Fraude

Vous avez dit Patent Troll ? Non, Trademark Troll !

Dans le monde de la propriété industrielle, nous connaissons le phénomène du Patent Troll, mais celui du Trademark Troll est moins répandu.

Pour rappel, ce terme qualifie la personne, physique ou morale, qui dépose un brevet ou, en l’occurrence, une marque sans avoir réellement l’intention de l’exploiter, dans le but de l’opposer à des tiers et de les menacer d’une action en contrefaçon pour les convaincre de prendre une licence, bien entendu payante, sur le titre en question, voire de l’acquérir.
Leur principale caractéristique est donc de ne produire aucun bien ni service. La concession de licence et le les actions en contrefaçon constituent leur principale activité économique.

Dans le domaine des marques, trois situations peuvent se présenter :

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Une grande banque chinoise défiée par la Cour américaine

Un juge new-yorkais a ordonné récemment à une banque chinoise, « Bank of China », de lui fournir des informations détaillées sur les comptes bancaires de personnes accusées d’avoir vendu des contrefaçons de sacs et portefeuilles de la marque Gucci aux Etats-Unis, pour une valeur estimée à plusieurs millions de dollars. Cette décision pourrait avoir une influence sur la capacité de la Cour américaine à récolter des informations sur des activités illégales auprès des banques chinoises.

Selon les enquêtes américaines et européennes sur ce sujet, les banques chinoises sont parfois des refuges pour le blanchiment massif et les contrefacteurs, ces derniers se servant régulièrement de ces grandes banques pour détourner les profits réalisés sur le sol américain vers des pays éloignés et difficilement atteignables par la justice occidentale.

Les banques chinoises, quant à elles, se sont fortement opposées à cette décision, considérant que la demande consistant à rendre publiques les informations de leurs clients est une atteinte à leur souveraineté.

Selon le juge américain Richard Sullivan, la Cour américaine a la compétence pour faire ordonner une telle mesure à Bank of China, cette dernière ayant quatre agences aux Etats-Unis et prétendant être le meilleur choix pour les transferts de dollars américains de et vers la Chine. Par ailleurs, il a mentionné dans sa décision du 29 septembre 2015 que «demander à Gucci de déclencher une telle procédure en Chine serait très long et surtout, risquerait de n’aboutir à aucun résultat».

Il est clair qu’une telle décision, si elle était confirmée en appel, pourrait être intéressante pour toutes les victimes, sur le sol américain, de contrefaçons venant de Chine. En effet, alors que l’obtention de preuves de la contrefaçon peut être une étape critique dans un procès en contrefaçon, de telles preuves peuvent s’avérer délicates à obtenir en Chine lorsque le titulaire de droits se trouve aux Etats-Unis, tout particulièrement les preuves concernant des données comptables, qui sont connues pour être difficiles à obtenir. Aussi, les informations que pourraient fournir les banques chinoises deviendraient des données précieuses, non seulement faciles à obtenir, mais en outre éclairantes concernant les revenus du contrefacteur présumé.

Néanmoins, relevons d’une part que la décision est susceptible d’appel, d’autre part que l’on peut s’attendre à ce que Bank of China soit réticente à donner une suite, car les banques chinoises essayeront de fournir le minimum d’informations.

L’actualité récente semble en fait donner raison à ces craintes : un juge américain a déclaré le 24 novembre 2015 que Bank of China risquait une amende du fait qu’elle refuse de fournir les informations. En effet, Bank of China soutient qu’elle ne peut le faire, sans quoi elle ferait infraction au droit chinois de la vie privée. Bank of China soulève par ailleurs une incompétence du tribunal de Manhattan.

Un risque serait donc que la décision de la Cour américaine, favorable aux ayants droit, ne brille nulle part ailleurs que sur le papier. Mais il y a fort à parier que la justice américaine ne restera pas sans réponse non plus.

Attendons donc la suite.

Article rédigé par Yifan ZHANG, du cabinet LLRllr_new

Affaire Goldman Sachs: un exemple de faux nom pour de vrais services bancaires

S’il est généralement acquis aujourd’hui pour les entreprises qu’il est nécessaire de protéger sa marque quand cette dernière est destinée à être utilisée pour la commercialisation de produits, la question est encore trop souvent en suspens quand une société ne rend que des prestations de services. Or, tel ne devrait pas être le cas. En effet, les contrefacteurs n’ont, pour leur part, pas autant d’hésitations et font souvent preuve d’une imagination débordante en matière de copies même lorsqu’il s’agit de services. Et ce n’est pas la banque Goldman Sachs qui nous contredira.

En effet, on reste songeur devant la découverte récente d’une fausse banque Goldman Sachs dans la région de Shenzen en Chine. Cet établissement qui, semble-t-il, rend de vrais services bancaires depuis mai 2013, utilise le nom en caractères latins de la célèbre banque Goldman Sachs mais de surcroit les caractères chinois choisis par cette dernière pour sa communication en Chine ainsi qu’une police de caractères quasi-similaire.

Comme souvent dans ce cas et même si cela peut prêter à sourire, la banque contrefactrice affirme que le choix d’un nom identique à une grande banque américaine est totalement fortuit.

Force est toutefois de constater que cette nouvelle affaire illustre, une fois encore, l’indispensable nécessité de se protéger en Chine même quand on ne rend que des prestations de services. En effet, si la banque Goldman Sachs n’était pas titulaire de droits sur son nom dans ce pays, elle serait bien en peine d’obtenir une décision condamnant l’établissement contrefacteur à changer de nom malgré sa très grande notoriété au niveau mondial. En effet, les autorités chinoises appliquent de manière très stricte le principe de la territorialité. Aussi toute société, même titulaire d’une marque notoire ne peut faire valoir ses droits que si elle a fait la démarche de déposer cette dite marque en Chine.

En matière de services, comme en matière de produits, le premier réflexe doit donc être celui du dépôt de sa marque car la contrefaçon peut se retrouver même dans les secteurs les plus inattendus.

L’histoire ne dit pas, enfin, si les clients ont remis à cet établissement des vrais billets de fausse monnaie.

La contrefaçon de nom de domaine en Chine

Alors que le commerce en ligne se développe considérablement en Chine, prenez garde à la contrefaçon de nom de domaine qui peut prendre de multiples visages.

Voici un article que nous traduisons en français, initialement rédigé en anglais par Alexander Bayntun-lees et publié sur le blog Your IP Insider. Ce blog est édité par les bureaux Helpdesks Chine et Asie du Sud-Est co-fondés par la Commission Européenne (China and Asean IPR SME Helpdesks), apportant de l’information et des services aux PME (Petites et Moyennes Entreprises) pour protéger et faire respecter leurs droits de propriété intellectuelle en Chine et en Asie du Sud-Est.

Stop au « squatting » : la protection des droits de propriété intellectuelle en ligne en Chine 

La Chine a une population de plus de 1,3 milliard de personnes, parmi lesquelles on comptait 632 millions d’utilisateurs Internet à la fin 2014. C’est à peu près la moitié de la population de Chine et trois fois le nombre d’utilisateurs Internet en Asie du Sud-Est.

Le pourcentage d’internautes en Chine est à présent de 46,03% selon le Centre d’information sur le réseau Internet de Chine (CNNIC), administré par l’Etat. Les tendances suggèrent également que l’utilisation d’internet en Chine devrait connaître une croissance supplémentaire dans les années qui viennent.

Le commerce électronique est aujourd’hui bien développé en Chine, et l’on prévoit qu’il compte pour environ 10% du nombre total d’achats au détail d’ici la fin 2015, en contraste avec les 6 à 8% en Europe. Par ailleurs, une autre étude de KPMG prévoit qu’avec la richesse, la pénétration d’Internet, la progression de la conscience des marques et de la fidélité, la vente en ligne devrait encore s’intensifier.

Qu’est-ce que cela implique pour vos affaires ?

Il y a sans doute beaucoup de raisons de se réjouir de la perspective d’augmentation du e-commerce en Chine. Non seulement cela fournit aux PME européennes des opportunités de se développer dans une région avec des demandes de consommateurs grandissantes, mais cela offre également la possibilité de le faire plutôt facilement, sans les coûts de démarrage associés à l’ouverture d’un bureau physique.

Cependant, les PME européennes devraient être conscientes de plusieurs difficultés lorsqu’elles établissent leur passerelle virtuelle dans le marché chinois.

Contrefaçon de nom de domaine

La contrefaçon de noms de domaine existe dans des formes variées. Les façons les plus communes pour un tiers de contrefaire un ou plusieurs nom de domaine sont les suivantes :

  • Le cybersquattage (« cybersquatting ») : enregistrement de noms de domaines qui sont identiques aux noms de produits ou de marques de votre entreprise, dans le but de vous revendre les noms de domaines (le propriétaire légitime) à un prix plus élevé.
  • La fausse affiliation : des criminels se présentent comme des revendeurs autorisés.
  • L’hameçonnage (« phishing ») : tentative d’acquérir des informations confidentielles et des noms d’utilisateurs par une communication électronique (courriels frauduleux contenant de faux liens). Le terme « phishing » est un mot formé de la fusion de « password » et « fishing ».
  • L’écrasement (« slamming ») : fraude par laquelle des registrars revendeurs de noms de domaine contactent des compagnies européennes, soutenant qu’un autre de leurs clients a demandé l’enregistrement de noms de domaine identiques à votre marque ou à votre nom de société.
  • Le typosquattage (« typosquatting ») : enregistrement de noms de domaine qui sont soient visuellement similaires à votre nom de domaine ou qui présentent une erreur de frappe (une erreur sur le clavier). Par exemple, si Europe.eu est le nom de domaine, www.europ.eu pourrait être le domaine typosquatté (visuellement similaire) ; ou bien www.Euripe.eu pourrait être la variante (la lettre ‘i’ proche du ‘o’ sur le clavier et pourrait ainsi être une erreur courante). Le fait d’omettre ou de doubler des caractères compte aussi comme du typosquattage.
  • La diversion de trafic : le fait d’utiliser un nom de domaine typosquatté pour rediriger du trafic destiné à votre site web.

Exemple : contentieux sur le nom de domaine de IKEA en Chine

Le premier contentieux sur un nom de domaine étranger en Chine eut lieu en juin 2000, lorsque la société Beijing CINET Information Co., Ltd. (CINET) enregistra le nom de domaine www.ikea.com.cn auprès du CNNIC.

La société Inter Ikea Systems B.V. (IKEA), société suédoise reconnue internationalement dans l’ameublement, possédait déjà plusieurs enregistrements de marques sous le nom de IKEA en Chine, et faisait un usage commercial de ces marques en Chine depuis plusieurs années. IKEA lança une action contre la société CINET dès qu’elle découvrit que CINET utilisait un nom de domaine incorporant son nom de société. IKEA demandé que le nom de domaine de CINET soit suspendu.

Dénouement

La Cour de Pékin (Beijing Second Intermediate People’s Court) considéra que, puisque les noms de domaine étaient de plus en plus relatifs aux marques avec le développement du e-commerce, CINET avait agi illégalement – utilisant sciemment une marque très connue pour conduire des activités commerciales. L’utilisation du nom de IKEA a également été considérée comme constituant de la concurrence déloyale et une contrefaçon de marque. En outre, la Cour découvrit que CINET détenait également plusieurs autres noms de domaine, dont beaucoup utilisaient d’autres noms commerciaux célèbres, notamment Cartier, Tiffany et Hertz. En conséquence, CINET a été accusée d’avoir enregistré www.ikea.com.cn de mauvaise foi.

Cette décision a été reconnue comme profitable, donnant des directives importantes dans le traitement du cybersquattage en Chine. Elle montre également que les parties étrangères sont capables de faire respecter leurs droits de propriété intellectuelle devant les cours chinoises.

Messages à retenir pour les PME européennes

  • Enregistrez vos noms de domaine dans de potentiels futurs marchés en Chine avant d’y établir votre activité. Cela peut faire gagner de l’argent et un temps considérable par la suite, et peut en outre ajouter stratégiquement de la valeur à votre société ;
  • Les noms de domaines en Chine fonctionnent selon un système du premier déposant (« first-to-file », F2F), qui délivre le droit au nom de domaine à la personne qui dépose en premier – indépendamment de la date de sa création ;
  • Pour économiser du temps et de l’argent il est recommandé de faire des recherches sur l’arbitrage des noms de domaine avant d’entrer en Chine ;
  • L’enregistrement d’un nom de domaine coûte typiquement 50 à 100 € (euros) par an ; le prix d’un litige en nom de domaine est typiquement équivalent au prix de 10 enregistrements de nom de domaine.

Apprenez comment enregistrer un nom de domaine, choisir un registrar, et récupérer un nom de domaine contrefait en Chine en utilisant [le] module d’apprentissage en ligne et [le] guide sur les droits de propriété intellectuelle en ligne en Chine sur [le] site web du China IPR SME Helpdesk.

 

Article rédigé par Alexander Bayntun-lees publié sur Your IP Insider le 12 août 2015nom de domaine

(The China IPR SME Helpdesk is a European Union co-funded project that provides free, practical, business advice relating to China IPR to European SMEs. To learn about any aspect of intellectual property rights in China, visit our online portal at www.china-iprhelpdesk.eu. For free expert advice on China IPR for your business, e-mail your questions to:  question@china-iprhelpdesk.eu. You will receive a reply from one of the Helpdesk experts within three working days.)

Article traduit de l’anglais vers le français par Clémence VALLEE-THIOLLIER, du cabinet LLR

Contrefaçon iPhone : la police chinoise agit

La police de Pékin a arrêté récemment 9 personnes dans le cadre d’une opération menée contre une usine de contrefaçon d’iPhone.

Comme rapporté par Reuters, l’opération remonte au mois de mai, mais l’information a été publiée il y a environ deux semaines par les autorités chinoises sur le web. Depuis, elle a rebondit dans les journaux du monde entier.

Créée en janvier 2015, cette usine était déguisée comme une entreprise de maintenance de gadgets électroniques. Des centaines d’employés auraient installé des composants provenant de téléphones usagés dans des portables qui ressemblaient à l’iPhone.

Ce n’est pas la première fois qu’Apple se trouve face à une affaire de contrefaçon en Chine. En 2011 les autorités chinoises avaient découvert 22 faux magasins Apple dans la ville de Kunming, où même les vendeurs étaient convaincus de travailler pour la maison américaine.

Cependant, ce qui a fait faire le tour du monde à cette plus récente nouvelle, ce sont les proportions de cette affaire, qui apparaissent exceptionnelles.

En effet, selon The Wall Street Journal, pour les autorités l’usine en objet aurait réalisé une production de masse d’environ 41.000 faux iPhones. Comme le dit le site web du magazine américain Fortune, les autorités américaines auraient repéré des modèles aux Etats Unis et alerté ensuite les autorités chinoises.

L’affaire est d’autant plus importante pour Apple, car selon Fortune, la « Greater China » (comportant Chine, Hong Kong et Taiwan) constitue pour elle le deuxième marché mondial après les Etats-Unis.

Selon le « Rapport de situation 2015 sur la contrefaçon au sein de l’Union européenne » de l’OHMI,  la Chine est le principal pays source de biens contrefaits circulant dans l’Union Européenne.

L’affaire rapportée ici est une illustration des efforts accomplis ces dernières années par les autorités chinoises pour contrer, même si la contrefaçon reste très présente dans l’industrie chinoise.

 

Article rédigé par Giulio GRANDE, du cabinet LLR

La France soutient la Chine dans la lutte contre la contrefaçon

La France soutient la Chine dans la lutte contre la contrefaçon en ligne. Ce fut l’objet de la visite récente en Chine du Président du Comité national anti-contrefaçon (CNAC), venu pour promouvoir des bonnes pratiques françaises en matière de lutte contre la contrefaçon sur Internet.

M. Richard Yung, sénateur des Français établis hors de France et Président du Comité national anti-contrefaçon (CNAC) était à Pékin entre le 1er et le 3 juin 2015, accompagné d’une délégation d’experts. Il y a rencontré les administrations chinoises susceptibles d’encourager la mise en œuvre de solutions préventives de détection des contrefaçons sur les plateformes de commerce électronique.

Comme cela a été relevé par Richard Yung lors d’une conférence de presse le 2 juin, les produits contrefaisants portent atteinte aux intérêts et à la santé des consommateurs, tout en nuisant aux titulaires de marques et autres titres de propriété intellectuelle en termes de ventes et d’image.

Parmi les solutions concrètes de détection des contrefaçons proposées par la France, l’usage de « filtres » est envisageable. Ce mécanisme de détection technique, basé sur des informations fournies par les titulaires de droits de propriété intellectuelle a été testé pendant plusieurs mois par des plateformes de commerce en ligne. A l’aide de mots-clés, les produits contrefaits sur Internet pourraient être identifiés avant leur mise en ligne, et les sources de l’offre seraient ainsi identifiées. 

Cependant, il semble que les résultats de l’expérimentation en Chine restent encore modestes, en raison d’un manque d’investissement de certaines plateformes de vente chinoises. Néanmoins, les autorités chinoises étudient ce projet.

La mission du sénateur s’inscrit dans le sillage de la rencontre à Pékin fin février 2015 entre M. Maurice Gourdault-Montagne, Ambassadeur de France en Chine, et M. Zhang Mao, Ministre de l’Industrie et du Commerce, faisant suite à la publication d’un rapport médiatique dénonçant la présence majoritaire de contrefaçons sur les plateformes du groupe Alibaba.

Plus généralement, le renforcement de cette coopération bilatérale en matière de propriété intellectuelle a été consacré dans la Déclaration conjointe adoptée par le Président François Hollande et le Président Xi Jinping lors de la visite d’Etat à Paris en mars 2014, durant l’année de célébration du 50ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques France-Chine.

Depuis juillet 2014, les autorités françaises en Chine (par l’intermédiaire de Jean-Baptiste Barbier, Conseiller INPI) facilitent un dialogue direct et concret entre les principales plateformes chinoises d’e-commerce et un groupe d’entreprises françaises, afin de tester des mécanismes proactifs et préventifs de détection des contrefaçons évidentes et récurrentes.

Cette approche préventive, qui est devenue un standard en France (Chartes de 2009 et 2012 supervisées par l’INPI) et en Europe, pourrait également être prônée par les autorités chinoises, lesquelles réfléchissent actuellement à de nouveaux modes de surveillance sur Internet et mènent des consultations en vue d’élaborer une réglementation relative au commerce électronique.

Pour plus d’informations, contacter Jean-Baptiste Barbier, Conseiller INPI à l’Ambassade de France

La Chine veut défendre les auteurs de musique

La Chine a annoncé qu’elle allait renforcer la protection des droits d’auteur dans le domaine de la musique.

Un séminaire s’est tenu le 23 avril entre l’autorité chinoise régulant les droits d’auteur (la NCAC, « National Copyright Administration of China ») et l’Organisation Mondiale de la Propriété intellecteulle (OMPI, WIPO en anglais).

Lors de ce séminaire, Yu Cike le chef de la NCAC, expliqua que l’accent de l’ « Action Epée » 2015 (« Sword Action », également appelée « Sword Network Campaign »), qui a pour but de lutter contre le piratage des droits d’auteur sur Internet, serait mis sur l’industrie musicale.

Pour mettre en oeuvre ce plan, Yu Cike explique que la NCAC va se charger de la surveillance des droits d’auteur des sites, va coopérer et communiquer avec des experts et des académiciens d’autres pays au sujet des aspects futurs de la protection des droits d’auteur musicaux.

Le « Trademark squatting » ou comment se faire prendre sa marque

Parmi les dépôts frauduleux de marque se trouve, nous l’avons vu, le « marque squattage » (ou « trademark squatting »). Il s’agit du dépôt par un tiers d’une marque ayant une certaine renommée, alors que vous n’avez pas forcément de lien avec lui.

Les déposants pratiquant de tels dépôts sont souvent des spéculateurs qui visent à s’approprier des marques qui ne sont pas encore déposées, mais déjà exploitées et disposant d’une certaine renommée en Chine.

Ce phénomène est souvent dû à la négligence des sociétés qui commencent à se développer sur le marché chinois : elles concentrent au début toute leur énergie à essayer de percer sur le marché et ne se soucient pas à ce stade de déposer leurs marques. Il arrive même de croiser des sociétés étrangères qui souhaiteraient être copiées ( !), se faisant la réflexion que le fait d’être copiées est le signe que l’on a fait un grand chemin, le marché chinois étant connu pour sa difficulté d’accès.

Malheureusement pour les marques comme pour les brevets, c’est souvent avant toute commercialisation qu’il faut procéder aux dépôts. Après, il est souvent trop tard.

Certes, il est possible de former une opposition contre un tel dépôt frauduleux.  Néanmoins d’une part il faut en avoir connaissance à temps (dans les trois mois de la publication de la marque frauduleuse), d’autre part il faut parvenir à prouver qu’il s’agit d’un « marque squattage ». La charge de la preuve incombe au titulaire réel. En général, il suffit de prouver que la marque a été exploitée de manière raisonnable dans certaines régions du continent chinois et que le déposant frauduleux se trouve ou a ses activités dans la région.

Plus particulièrement dans le cas de « marque squattage », les spéculateurs s’empressent souvent de déposer la translittération chinoise d’une marque en lettres latines.

En effet, la majorité des consommateurs chinois ne sont pas familiarisés avec les langues étrangères et les caractères latins, il s’avère donc important, voire nécessaire, de déterminer et protéger l’équivalent en caractères chinois d’une marque en lettres latines. Toutefois, les titulaires occidentaux négligent souvent cette précaution importante, et cela laisse le champ libre à des spéculateurs pour déposer des translittérations chinoises avant eux. Afin de pouvoir s’opposer à cet agissement, le titulaire doit apporter des preuves abondantes pour établir l’existence d’un lien unique entre la translittération chinoise et sa marque occidentale antérieure, et ce avant la date du dépôt frauduleux, alors que cette condition est en pratique difficile à remplir.

Aussi il est important qu’une société qui souhaite protéger sa marque en Chine pense à protéger les différentes translittérations possibles de la marque. Car toute marque qui ne sera pas déposée en amont pourra être déposée par un concurrent. Or, un concurrent qui aura choisi une translittération plus vendeuse pour les consommateurs aura peut-être plus de succès avec sa translittération que la vôtre, et vous n’aurez pas la possibilité de l’empêcher de l’utiliser. Des marques célèbres ont fait cette expérience.

Ainsi, la loi chinoise prévoit certes des dispositions pour lutter contre les dépôts frauduleux, néanmoins le moyen le plus efficace pour les éviter est d’anticiper en déposant votre marque, y compris dans différentes versions en caractères chinois, et de prendre date dès le début de votre projet.

Dépôt frauduleux de marque par un partenaire

Nous avons vu qu’il était possible de former une opposition contre une marque déposée de façon frauduleuse. Voici quelques éléments sur le cas dans lequel le dépôt frauduleux est effectué par une personne avec laquelle vous avez noué un lien préalable.

Dans ce cas, le scénario le plus récurrent en Chine est lorsque votre distributeur dépose votre marque à son nom. Il s’agit là d’un dépôt frauduleux en sens strict, et vous avez la possibilité de former opposition à l’encontre de ce dépôt frauduleux, en démontrant l’existence d’un contrat de distribution pour les produits de votre marque.

Une opposition est également envisageable si le dépôt est effectué, sans votre accord, par votre fournisseur (fabricant), votre sous-traitant, ou toutes autres personnes avec lesquelles vous avez noué un lien et ayant eu connaissance de votre marque, par exemple : un employé, ou bien les prétendus collaborateurs.

Afin de disposer de preuves, il est fortement recommandé de garder des traces écrites des liens que vous établissez avec vos (potentiels) partenaires.

Pour prouver ce lien, une solution relativement efficace est de fournir un exemplaire d’un contrat de distribution, de prestation, de travail etc. Néanmoins, d’autres documents tels que des échanges par courriels peuvent être utilisés.

Marques en Chine, attention aux dépôts frauduleux

Les dépôts frauduleux de marques sont un piège dans lequel il n’est pas rare que des sociétés étrangères tombent lors de leur implantation en Chine. Voici quelques éléments pour comprendre et lutter contre ce phénomène.

En matière de marque, la Chine s’aligne sur la plupart des pays du monde dont la France, et adopte le système de « premier arrivé, premier servi » : la protection de marque est accordée en principe à celui qui la dépose en premier.

frauduleuxDe ce principe sont nés des dépôts effectués de manière frauduleuse, par des personnes autres que les auteurs véritables de la marque. Lorsque de tels dépôts sont faits, l’auteur de la marque peut se voir interdire l’utilisation de sa marque sur le territoire chinois.

Face à ces dépôts frauduleux, la Chine a mis en place quelques exceptions au principe « premier arrivé, premier servi ». Ces exceptions permettent à la personne qui estime avoir un droit sur la marque, mais qui l’a déposée « avec du retard », de s’opposer à des dépôts frauduleux.

En général, les dépôts frauduleux se présentent dans deux cas :

  • Dépôt d’une marque par une personne avec laquelle vous avez noué un lien préalable (voir cet article)
  • Dépôt par un tiers d’une marque ayant une certaine renommée, alors que vous n’avez pas forcément de lien avec lui, il s’agit de ce que l’on appelle la « marque squattage», ou « trademark squatting » (voir cet article)

Ainsi lorsque l’auteur initial de la marque parvient à prouver qu’il se trouve dans l’une de ces deux situations, il a la possibilité de former une opposition contre la marque déposée frauduleusement. Si l’opposition formée est acceptée par l’Office chinois des marques, le dépôt frauduleux sera rejeté par l’Office chinois. Mais afin de pouvoir « récupérer » la propriété de la marque, il faut penser à la déposer à votre nom dès que possible, nous recommandons souvent de le faire en même temps que l’opposition.

Notons toutefois que l’opposition doit être formée dans les trois mois à compter de la publication de la marque frauduleuse.

Dans le cas où un dépôt frauduleux est constaté trop tardivement pour pouvoir former l’opposition, d’autres solutions sont possibles, mais elles sont en général plus coûteuses et plus compliquées. Il sera en particulier possible de demander l’annulation d’enregistrement de la marque frauduleuse, ou encore de racheter la marque.

En tout état de cause, le moyen le plus efficace pour éviter de telles difficultés est d’anticiper un dépôt frauduleux en déposant sa marque le plus tôt possible, dès le début de votre projet. Pour ce faire, il convient de bien déterminer le périmètre de votre projet : les activités envisagées et l’étendue géographique, puis de mettre en place une stratégie de dépôt, si nécessaire, internationale.