Quatrième révision de la Loi chinoise des marques

Une analyse des principales dispositions de la nouvelle loi

Durant la dernière décennie, la Chine a connu un essor économique sans précédent, ce qui a poussé de plus en plus de sociétés étrangères à tenter de se développer sur son marché. Dans ce contexte, la Chine a développé son droit de la propriété intellectuelle, et notamment son droit des marques. Le régime juridique chinois relatif aux marques a été adopté en 1983 et applique notamment le principe du premier déposant (« first to file »). Ce principe, qui fait bénéficier de la protection la première personne à enregistrer la marque, indépendamment du fait qu’elle l’ait utilisée ou prévoit de l’utiliser, a eu pour effet de favoriser le phénomène de squatting de marque.

Au travers des révisions successives de la loi des marques (en 1993, 2001, 2013 et 2019), la Chine s’est efforcée de mettre en place un système efficace pour lutter contre le dépôt frauduleux de marque et la contrefaçon. Il s’agit également de l’objectif majeur de la nouvelle révision de la loi des marques[1] qui a été adoptée cette année et est entrée en vigueur le 1^er novembre dernier. Nous vous proposons de revenir sur les modifications clés de cette révision.

L’INTRODUCTION DU CONCEPT D’INTENTION D’EXPLOITATION DANS LA LOI CHINOISE

En raison du principe du premier déposant appliqué en Chine, il est toujours recommandé aux entreprises qui souhaitent vendre leurs produits et/ou leurs services dans les territoires chinois de procéder au préalable à l’enregistrement de leurs marques dans les territoires concernés par leurs projets, à savoir la Chine continentale, Hong Kong, Macao et/ou Taïwan. En effet, il est très difficile de lutter a posteriori contre un dépôt de mauvaise foi. L’anticipation est donc de mise.

La révision de la loi ajoute un motif de refus d’enregistrement en cas de dépôt de marque de mauvaise foi et met à jour les sanctions applicables. Nous avions d’ailleurs déjà eu l’occasion de l’évoquer dans notre précédent article relatif aux dépôts de mauvaise foi.

Ainsi, l’article 4 de la nouvelle loi prévoit désormais que toute demande d’enregistrement d’une marque de mauvaise foi « sans intention d’exploitation » doit être rejetée par l’Office chinois des marques (CTMO). Par ailleurs, une référence à l’article 4 est ajoutée aux articles 33 et 44, cette disposition pouvant donc désormais être utilisée par le CTMO pour motiver le rejet d’une demande de marque mais également dans le cadre d’une procédure d’opposition devant le CTMO (article 33), ou lors d’une action en invalidation devant le TRAB (Trademark Review and Adjudication Board) (article 44).

LE RENFORCEMENT DU DÉPÔT DE MAUVAISE FOI COMME MOTIF DE REFUS D’ENREGISTREMENT DE MARQUE

L’apport principal de cet ajout est de renforcer le principe selon lequel le dépôt de mauvaise foi constitue un motif de refus indépendant. En effet, auparavant, seul l’article 7 mentionnait le principe de bonne foi mais cette disposition était insuffisante en raison de sa faible portée. En effet, elle était considérée tant par l’Office chinois des marques que par les juges comme une règle générale qu’il fallait appliquer obligatoirement combinée à l’une ou plusieurs des six autres règles concrètes de la loi (à savoir les articles 13, 15, 19.4, 30, 32 et 44.1). Il convient de noter que la nouvelle rédaction de l’article 4 a pour effet de faire du dépôt de mauvaise foi un motif de refus indépendant, qu’il est donc possible d’invoquer seul, non combiné à une autre disposition. À noter cependant que, bien entendu, si le motif de dépôt de mauvaise foi est invoqué lors d’une procédure d’opposition ou d’une action en invalidation, ce sont les articles 33 et 44 qui seront invoqués.

En pratique, les affaires dans lesquelles l’article 4 a été appliqué se sont pour le moment limitées essentiellement à des actions en invalidation, cette disposition étant peu utilisée comme motif de refus par le CTMO, ou comme motif d’opposition par un tiers. Il y a donc une attente importante de la part des professionnels du secteur et des titulaires de marque concernant l’application et l’interprétation qui seront faites de ce nouvel article 4, et notamment le fait de savoir si cet article sera activement utilisé par les examinateurs du CTMO pour rejeter les dépôts frauduleux dès la phase d’enregistrement et ce, afin d’éviter de faire porter le poids d’un recours long et coûteux aux nombreuses victimes des dépôts frauduleux.

DE NOUVELLES RÈGLES POUR PERMETTRE UNE MEILLEURE IDENTIFICATION DES DÉPÔTS DE MAUVAISE FOI

Les administrations ont tenté d’aider les examinateurs dans leur travail d’identification des dépôts de mauvaise foi grâce à la publication de directives d’interprétation et d’application de l’article 4. Les « Directives de jugement des affaires d’octroi et de vérification des droits de marque », publiées par la Haute Cour de Pékin le 24 avril 2019, ont ainsi prévu une série de circonstances dans lesquelles un dépôt devait être considéré comme anormal (et donc suspecté de dépôt de mauvaise foi).

De plus, l’Administration pour la régulation du marché a adopté, le 11 octobre 2019, un décret intitulé « Certaines règles pour la régularisation des demandes d’enregistrement de marques » qui est entré en vigueur le 1er décembre 2019. En vertu de l’article 8 de ce décret, certains éléments peuvent être pris en compte par les examinateurs dans l’application de l’article 4 de la nouvelle loi afin d’identifier les dépôts frauduleux :

le nombre de marques déposées, le nombre de classes de produit ou de service désigné, le nombre de marques cédées par le déposant ainsi que par les personnes physiques ou morales ou autres organismes qui ont des relations avec le déposant ;
le secteur industriel du déposant ainsi que l’exploitation qu’il fait de ses marques ;
les éventuels actes de dépôt frauduleux ou de contrefaçon commis par le déposant conformément à des décisions administratives ou judiciaires qui ont la force de la chose jugée ;
la similitude entre la marque déposée et les marques connues des tiers ;
la similitude entre la marque déposée et les noms connus de personnes physiques, les noms commerciaux, les sigles des noms de sociétés ou d’autres signes commerciaux,

LA MISE EN ŒUVRE DE LA RESPONSABILITÉ DU MANDATAIRE EN CAS DE DÉPÔT DE MAUVAISE FOI

Sur la question de la responsabilité des agences de marques, relevons tout d’abord que la version précédente de la loi leur imposait déjà un certain nombre d’obligations, parmi lesquelles l’obligation de respecter le principe de bonne foi.

La révision de la loi prévoit également que les mandataires en marques peuvent désormais être directement sanctionnés sur le fondement du dépôt de mauvaise foi prévu à l’article 4. En vertu du nouvel article 19.3, le mandataire qui a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance d’un dépôt de mauvaise foi et sans intention d’exploitation, doit refuser de fournir le service au client concerné. En vertu de l’article 68.1, les cabinets de conseil en marques engagent leur responsabilité et peuvent être condamnés à payer des amendes allant de 10 000 à 100 000 CNY en cas de non-respect de cette interdiction. Le directeur du cabinet peut désormais voir également sa responsabilité personnelle engagée et être condamné à payer une amende allant de 5 000 à 50 000 CNY. Dans certains cas, la responsabilité peut être pénale, comme prévu par l’article 68.

L’AUGMENTATION DES MONTANTS MAXIMUM DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS STATUTAIRES ET PUNITIFS

En vertu du nouvel article 63, le montant maximum des dommages et intérêts statutaires, qui s’applique lorsque la victime de la contrefaçon n’est pas en mesure de fournir les chiffres quant au préjudice subi, au bénéfice réalisé ou aux redevances, peut désormais aller jusqu’à 5 millions de CNY (contre 3 millions de CNY dans la version précédente de la loi). La hausse de ce montant plafond est un changement très positif qui reflète bien la tendance actuelle d’une meilleure valorisation de la PI en Chine.

L’article 63 alourdit aussi les sanctions applicables en cas de contrefaçon de mauvaise foi avec circonstances aggravantes. Les dommages et intérêts punitifs peuvent désormais s’élever jusqu’à cinq fois le montant du préjudice subi par le titulaire de la marque, du bénéfice illégal réalisé ou des redevances applicables (contre trois fois dans la version précédente de la loi).

LE RENFORCEMENT DU MÉCANISME DE SAISIE-CONTREFAÇON

Dans le cadre de la lutte contre la contrefaçon, l’article 63 de la nouvelle loi prévoit également des mesures plus strictes à l’égard des actes de contrefaçon à l’identique. Ainsi, en cas de contrefaçon à l’identique, les tribunaux chinois doivent désormais, si le titulaire de la marque en fait la demande, ordonner la saisie et la destruction des produits de contrefaçon. Les tribunaux ont également l’obligation d’ordonner la destruction des matériaux et outils servant principalement à la fabrication des produits de contrefaçon, et ce sans indemnité. Dans des cas exceptionnels, les tribunaux peuvent également interdire l’entrée dans le circuit commercial des produits de contrefaçon à l’identique et des outils, également sans indemnité, et ce, même si la représentation de la marque a été enlevée des produits.

Les nouvelles dispositions de la loi des marques vont renforcer la protection des titulaires de droits de propriété intellectuelle en Chine. Seront-elles suffisantes pour endiguer les problèmes de squatting de marque et de contrefaçon rencontrés par la Chine ? Cet objectif est très ambitieux. Il faut savoir que les dernières révisions de la loi des marques poursuivaient ce même but et que le phénomène de dépôts frauduleux n’a pourtant fait que s’amplifier ces dernières années. Cependant, on ne peut nier les efforts des autorités chinoises, qui ont été jusqu’à bouleverser leur régime de droit des marques, allant parfois bien au-delà des normes de protection en vigueur dans d’autres pays.

[1] Shujie FENG, Lutte contre les dépôts frauduleux, lutte contre la contrefaçon et lutte contre trademark troll – Le triple objectif de la quatrième révision de la loi chinoise des marques, Les Cahiers de propriété intellectuelle, Volume 32, Numéro 1, janvier 2020.

Par Xuewen GUO du cabinet LLR China