L’action en déchéance de marque en Chine, comment l’utiliser ?

Cet article vous explique comment un titulaire de droit étranger peut tirer profit de l’action en déchéance en Chine.

déchéance de marque
Photo par Gary Chan sur Unsplash

Ces dernières années ont vu s’envoler le nombre de demandes d’enregistrement national de marques en Chine. Ainsi, sur l’année 2017, l’office chinois des marques a dû faire face à plus de 5,9 millions de demandes, soit une augmentation de quasiment 55% par rapport à l’année précédente, permettant à la Chine de conserver son classement de premier déposant de marques au monde, et ce depuis 16 années consécutives.

Si on met de côté la croissance économique du pays et la priorité donnée à l’innovation par les autorités chinoises, deux raisons peuvent également expliquer cette croissance. La première réside dans le fait que l’Office des marques de Chine, contrairement à la pratique de nombreux pays, n’exige pas des déposants qu’ils affirment leur « intention d’utiliser » la marque lors du dépôt ou qu’ils prouvent leur utilisation avant l’enregistrement. De plus, les taxes officielles de dépôt ont été récemment réduites de moitié comme nous l’avions relaté sur notre blog, le dépôt d’une marque en Chine est donc relativement peu coûteux, ce qui a eu pour conséquence de créer un phénomène de « ruée vers le registre » et a encouragé le dépôt d’un nombre toujours croissant de demandes de marques.

Cette tendance a malheureusement été accompagnée d’une hausse des dépôts frauduleux, le « trademark-squatting » dont nous parlons souvent sur ce blog.

Afin de se prémunir contre ce type de comportements, certaines entreprises étrangères ont préféré mettre en place une stratégie de dépôt défensive, notamment en déposant leurs marques dans un nombre important de classes, alors même qu’elles n’ont pas l’intention de l’utiliser dans l’ensemble de ces classes. Cette pratique a eu pour conséquence directe la réduction du nombre de marques disponibles puisque ces marques déposées à grande échelle constituaient des obstacles d’enregistrement pour toutes les marques déposées postérieurement. De plus, le titre de marque étant, contrairement à d’autres titres de propriété intellectuelle, renouvelable sans limitation de durée, ces obstacles perduraient et bloquaient donc à long terme l’enregistrement de nouvelles marques.

Dans cette situation, il est nécessaire de prévoir un mécanisme permettant d’éliminer les marques enregistrées non utilisées. C’est dans ce contexte que l’action en déchéance de marques (ou action en annulation) a son utilité. Dans le cadre de cet article, nous vous proposons de revenir sur cette procédure qui attire de plus en plus l’attention. Elle constitue une bonne défense en cas de « trademark squatting », cependant elle peut également constituer une menace pour les titulaires étrangers de droits qui ont appliqué une stratégie de dépôt défensive, et qui donc n’utilisent pas leurs marques dans toutes les classes désignées par leurs dépôts.

Qui peut déposer une action en déchéance ? Dans quel cas ?

D’une manière générale, n’importe qui peut déposer une action en annulation. Le seul critère est que la marque doit avoir été déjà enregistrée pendant au moins trois ans (hors délai d’opposition).

La plupart du temps, les actions en déchéance servent à surmonter une marque antérieure qui a été citée par l’office chinois des marques (CTMO) pour refuser une demande d’enregistrement, dans le cadre d’un appel du refus formé auprès du bureau de révision (TRAB). Malgré les délais de traitement des litiges du TRAB et sa réticence à suspendre les procédures d’appel en attendant les décisions prises dans le cadre de ces actions en déchéance, l’action en déchéance est bien utile pour obtenir l’enregistrement d’une marque.

Concernant la procédure de suspension de procédures d’appel, le TRAB a récemment indiqué qu’il suspendrait son examen des appels de rejet dans les cas où la date de dépôt de l’action en déchéance est antérieure au dépôt d’enregistrement de la marque refusée. Cela devrait inciter les déposants à rechercher soigneusement les éventuelles marques antérieures bloquantes et à les supprimer de manière proactive avant de déposer la demande de marque, au lieu d’attendre le rejet de la demande par le CTMO et de procéder de façon simultanée au dépôt de l’action en déchéance et à l’appel à l’encontre de la décision de rejet.

La procédure de déchéance

Procédure devant le CTMO (9~12mois)

A la suite du dépôt d’une action de déchéance, le CTMO prévient le titulaire de la marque par une notification et lui demande de déposer, dans les deux mois de la date de réception de cette notification, des preuves de son utilisation de la marque pendant les trois ans précédant la date de dépôt de l’action en déchéance.

Parmi les éléments de preuve couramment acceptés, on trouve des accords de licence de marque, des brochures commerciales et autres éléments de publicité, des factures de vente de produits sous la marque, ou tout autre document pouvant prouver que la marque a déjà été utilisée au cours des 3 dernières années.

Si le titulaire ne soumet pas de preuve dans ce délai, la marque est annulée. Si, au contraire, il présente des preuves d’utilisation de la marque, le CTMO les examinera et décidera si elles répondent aux conditions d’utilisation.

Procédure d’appel devant le TRAB (12~18mois)

Dans l’hypothèse où le CTMO décide d’annuler l’enregistrement de marque, il le notifie au titulaire et celui-ci a la possibilité de déposer un recours devant le TRAB, dans les 15 jours suivant la réception de la décision.

Si, au contraire, le CTMO décide de rejeter la demande d’annulation, le demandeur a également la possibilité de déposer un recours devant le TRAB, dans le même délai. A cette occasion, les éléments de preuve apportés par le titulaire de la marque lui sont révélés.

Dans les deux cas de recours, le TRAB se saisit de la décision du CTMO pour enquête, et les deux parties peuvent lui soumettre leurs arguments et éléments de preuve pour le convaincre de revoir, ou au contraire de maintenir, la décision du CTMO.

Dans l’hypothèse où l’une des parties n’est pas satisfaite de la décision prise par le TRAB, elle peut déposer un appel auprès de la Cour de propriété intellectuelle de Pékin, dans les 30 jours suivant la réception de la décision.

L’action en déchéance, moyen de défense des titulaires étrangers de marques ?

L’action en déchéance pour non-utilisation de marque est ouverte à tous et a un coût raisonnable. De plus, elle est facile à mettre en œuvre, puisque la charge de la preuve pèse sur le défendeur. Ainsi, le nombre des actions en annulation a beaucoup augmenté ces dernières années.

Pour les titulaires de marques étrangères, cette action est un bon moyen de défense contre le « trademark squatting ». En effet, elle leur permet de « dégager le chemin » en éliminant les marques bloquantes afin d’obtenir un enregistrement lorsque leur marque a été déposée frauduleusement en Chine. En règle générale, les déposants frauduleux n’utilisent pas les marques qu’ils déposent et sont donc dans l’impossibilité de soumettre des preuves d’utilisation au CTMO.

Dans le même temps, une action en annulation constitue une menace potentielle pour les titulaires étrangers qui ont opté pour une stratégie défensive de dépôt, et ont donc déposé leurs marques dans un grand nombre de classes alors qu’ils ne les utilisent pas toutes. Cela doit donc les amener à considérer les risques d’un libellé de marques trop large, comme nous le relevions d’ailleurs dans notre article Enregistrement d’une marque en Chine : Questions – réponses.

 

 

Article rédigé par Hui Jing Yin, du Cabinet LLR ChinaLogo LLR

suscipit amet, in sed Nullam consequat. venenatis