Victoire de Rolls-Royce en Chine

Le fabricant de voitures de luxe obtient l’annulation de marques similaires enregistrées

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La Haute Cour de Pékin a rendu le 13 décembre 2019 une série de décisions dans les affaires Rolls-Royce c. Konbom. Dans ces décisions, la Cour a approuvé les décisions rendues par la Cour de la propriété intellectuelle de Pékin qui a pleinement pris en considération la réputation de la marque «劳斯莱斯» (translittération chinoise de « Rolls-Royce ») en Chine et a conclu que l’utilisation des marques litigieuses induisait le public en erreur. Notre article revient sur les faits, la procédure et les décisions rendues dans ces affaires.

Les marques détenues par Rolls-Royce

La société Rolls-Royce Motor Cars Limited (ci-après Rolls-Royce) est titulaire de la prestigieuse marque de voitures de luxe « Rolls-Royce » et de sa translittération chinoise « 劳斯莱斯 » (en pinyin « LAO SI LAI SI »).

Les marques litigieuses

La société Guangdong Konbom Technology & Industrial Company Limited (ci-après Konbom) a déposé les marques litigieuses suivantes « 保劳斯 » (BAO LAO SI), « 保莱斯 » (BAO LAI SI), «宝劳斯 » (BAO LAO SI) et « 宝莱斯 » (BAO LAI SI) en avril 2014 en classes 1 et 12 et a obtenu leur enregistrement en 2016 pour les produits de pneus et mastics pour pneus. Comme on peut le constater, deux des caractères de ces marques sont phonétiquement similaires à la translittération chinoise de « Rolls-Royce ».

Recours en invalidation auprès de la Chambre de réexamen des marques et d’arbitrage  (Trademark Review and Adjudication Board ou TRAB)

Par conséquent, en 2017, Rolls-Royce a intenté des actions en invalidation devant le TRAB en s’appuyant sur les motifs suivants :

  • à l’encontre des marques de Konbom en classe 1 dans laquelle Rolls-Royce ne détient pas d’enregistrement antérieur, les actions en invalidation se sont appuyées sur la notoriété de la marque de Rolls-Royce dans les produits de mastics pour pneus ;
  • à l’encontre des marques de Konbom en classe 12 dans laquelle Rolls-Royce détient des enregistrements antérieurs, les actions en invalidation ont été formées sur la base des marques antérieures de Rolls-Royce enregistrées pour des produits similaires en classe 12.

Le TRAB a décidé que, bien que les preuves apportées par Rolls Royce pouvaient démontrer le caractère notoire de la marque au moment du dépôt des marques litigieuses, ces marques n’étaient similaires ni phonétiquement ni visuellement. Par conséquent, les actions en invalidation n’ont pas été soutenues par le TRAB.

Mécontente de ces décisions, Rolls-Royce a saisi la Cour de PI de Pékin pour les contester.

Décision de la Cour de PI de Pékin

Saisie de ces affaires, la Cour de PI de Pékin a estimé, quant à elle, que les marques litigieuses constituaient des marques similaires à la translittération chinoise de « Rolls Royce ». Elle a également estimé que les marques de Konbom portaient atteinte aux intérêts de Rolls Royce étant donné le statut notoire de la marque en Chine. Par conséquent, la Cour de PI a rejeté la décision rendue par le TRAB.

Décision de la Haute Cour de Pékin

Le TRAB étant en désaccord avec la décision de la Cour de PI de Pékin, il a formé un appel devant la Haute Cour de Pékin, mais la Haute Cour de Pékin a décidé de maintenir les décisions de la Cour de PI.

Dans ces affaires, le point clé a été de savoir si les marques de Konbom étaient similaires aux marques de Rolls-Royce. Pour juger du degré de similitude des marques et des produits, la réputation des marques antérieures détenues par Rolls-Royce a été prise en considération. En effet, la réputation des marques antérieures augmente le risque de confusion parmi le public. C’est ce qui a permis à Rolls-Royce d’invoquer avec succès le privilège de la marque notoire afin d’obtenir l’invalidation des marques similaires.

Article rédigé par Fujuan DAI, Audrey DRUMMOND
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