Usage antérieur de marque

Dans quelles conditions invoquer ce moyen de défense lors d’un litige en contrefaçon de marque ?

Pour l’enregistrement des marques, la Chine applique le principe du « premier déposant » (first to file en anglais). Cependant, la loi chinoise sur les marques met également l’accent sur la légitimité de l’usage antérieur.

Ainsi, conformément à l’article 59.3 de la loi chinoise sur les marques, lorsqu’une marque identique ou similaire a été utilisée en relation avec des produits identiques ou similaires par des tiers avant le dépôt de la demande par le déposant, le titulaire exclusif du droit de la marque déposée n’aura pas le droit d’interdire à ces tiers de continuer à utiliser la marque si cette utilisation se fait dans le cadre d’origine. Le titulaire pourra toutefois demander à ces utilisateurs d’ajouter des marques appropriées permettant la distinction.

Dans la pratique récente, ce moyen de défense est largement invoqué par l’utilisateur antérieur d’une marque non enregistrée pour réfuter l’allégation de contrefaçon par le titulaire de la marque. Il est également souvent soutenu par les autorités judiciaires.

Dans quelles conditions invoquer le moyen de défense de l’utilisation antérieure ？ Quelles sont les règles applicables en la matière ? Dans l’affaire que nous présentons aujourd’hui, la Cour Suprême a répondu clairement à nos questions.

Introduction de l’affaire en question

Lin Mingkai (le demandeur) a poursuivi un magasin de meubles Chengdu Fuyun (le défendeur) pour contrefaçon de deux marques désignant les produits de meubles de la classe 20, à savoir les marques n°3374814 déposée le 19 novembre 2002 et n°7724167 déposée le 25 septembre 2009.

Dans sa défense, le défendeur a fait valoir qu’il avait été autorisé à utiliser les marques par un tiers dénommé société Fuyun, qui utilisait les marques contestées depuis 2001. Le défendeur a donc invoqué la défense de l’usage antérieur, comme le prévoit l’article 59.3 de la loi.

Décision de la Cour Suprême

La Cour Suprême, saisie de cette affaire, a rendu un jugement reconnaissant la contrefaçon commise par le défendeur pour les motifs suivants :

– A part l’utilisateur antérieur, aucune autre partie n’a le droit d’invoquer le moyen de défense de l’utilisation antérieure, même si cette partie a été autorisée par l’utilisateur antérieur. Ainsi, le défendeur dans cette affaire n’est pas l’utilisateur antérieur et n’était donc pas en droit d’invoquer ce moyen de défense.

– Le moyen de défense fondé sur l’usage antérieur peut être invoqué lorsque les cinq conditions suivantes sont remplies :

1) cette utilisation doit être à la fois antérieure à la date de dépôt de la marque, et antérieure à l’utilisation de la marque par le déposant de la marque, condition que l’on peut appeler la condition de la “double antériorité” ;

2) L’utilisation antérieure doit concerner une marque identique ou similaire ;

3) L’utilisation antérieure doit concerner des produits identiques ou similaires ;

4) L’utilisation antérieure de la marque non enregistrée doit avoir atteint une réputation antérieure à l’utilisation et au dépôt de la marque par le déposant ;

5) L’utilisation postérieure doit se situer dans le cadre d’utilisation d’origine et le domaine géographique est un élément clé pour apprécier ce cadre d’utilisation d’origine.

Dans le cas d’espèce, et selon les éléments de preuve fournis, l’utilisation de la marque par le défendeur ne pouvait satisfaire les conditions n°1 (double antériorité) et n°4 (réputation). Par conséquent, la Cour suprême a rejeté ce moyen de défense.

 Apport de cette décision

Dans cette affaire, la Cour Suprême a illustré clairement les exigences relatives à la manière d’appliquer l’utilisation antérieure, à savoir :
1. La seule partie habilitée à invoquer la défense d’utilisation antérieure est l’utilisateur antérieur lui-même ;
2. L’usage antérieur et la réputation obtenue à cet effet doivent être à la fois antérieurs à la date d’application de la marque déposée, mais également antérieurs à l’utilisation de la marque déposée par le propriétaire ;
3. Le champ d’application géographique est un élément clé dans la définition du cadre d’utilisation d’origine.

Ce jugement de la Cour suprême affectera très probablement la pratique judiciaire dans les futures affaires de contrefaçon de marque. Ainsi, lorsque nous invoquons ou réfutons ce moyen de défense, il sera important de garder ces règles en tête.

Article rédigé par Fujuan DAI