Nous vous proposons un rapide questions-réponses sur la pratique qui permet, en cas de radiation de marque internationale visant la Chine, de demander sa transformation en marque nationale chinoise.
De nombreuses sociétés étrangères choisissent de protéger leurs marques en Chine via la procédure d’enregistrement international prévue par le système de Madrid. Ce mécanisme offre en effet des avantages en matière de gestion de portefeuille et de contrôle de coût, mais également quelques inconvénients, comme nous l’avons vu dans notre article Questions-réponses : l’enregistrement d’une marque en Chine.
L’enregistrement d’une marque internationale nécessite d’avoir au préalable déposé sa marque auprès d’un office local de propriété intellectuelle qui doit être celui du pays d’immatriculation du déposant (pour une personne morale) ou de son domicile (pour une personne physique). C’est sur la base de cet enregistrement local (que l’on appelle « marque de base ») que la marque est étendue à l’international et vise les pays que le déposant choisit parmi les États membres du système de Madrid. La marque est alors protégée pour 10 ans dans les États où la demande a été acceptée.
Pendant 5 ans, le sort de la marque internationale est lié à celui de la marque de base. Ainsi, si la marque de base cesse de produire ses effets dans le pays d’origine, quelle qu’en soit la raison, c’est toute la marque internationale qui cessera de produire ses effets : elle sera radiée. Il est toutefois possible de demander une transformation de marque internationale, pratique qui est peu connue pour certains titulaires de droit. Nous allons donc répondre aux questions les plus courantes sur cette procédure de transformation de marque en Chine.
- Transformation d’une marque internationale en marque nationale chinoise : de quoi s’agit-il ?
En vertu du Protocole de Madrid (Article 9 quinquies et Règle 22 de son Règlement d’exécution), dans l’hypothèse où une marque internationale est radiée partiellement ou entièrement en vertu de l’article 6.4 (c’est-à-dire à la demande de l’office d’origine), le titulaire peut déposer une demande d’enregistrement national de la même marque dans les pays dans lesquels la marque internationale a été étendue, sous réserve du respect de certaines conditions. En pratique, l’article 6.4 peut s’appliquer dans des situations variées, notamment en cas d’opposition contre la marque de base, d’annulation, de non-renouvellement, etc.
- En cas de transformation de marque, quelle sera la date d’enregistrement pour la demande nationale?
La date d’enregistrement d’une telle nouvelle demande nationale sera identique à celle de l’enregistrement international (ou de désignation postérieure si la Chine a été désignée postérieurement). En outre, pour une marque internationale qui bénéficiait d’une priorité, la demande nationale chinoise en bénéficiera aussi.
- Quelles sont les conditions à remplir pour transformer une marque internationale en marque nationale chinoise ?
Les conditions suivantes doivent être remplies :
- La marque internationale doit être valide en Chine, c’est-à-dire qu’elle doit avoir été acceptée par l’Office chinois des marques ;
- La marque internationale doit être radiée en vertu de l’article 6.4 du Protocole de Madrid ;
- Une demande de transformation doit être déposée dans les trois mois à compter de la date de radiation de l’enregistrement international ;
- Les informations énumérées dans la demande de transformation doivent être cohérentes avec celles de la marque internationale correspondante ;
En particulier, les produits et/ou services énumérés dans la demande de transformation ne doivent pas dépasser la portée de protection (mais également de radiation en cas de radiation partielle) de l’enregistrement international correspondant ;
- La demande de transformation doit être conforme aux autres lois et règlements applicables en Chine.
- Quelle est la procédure pour obtenir la transformation de marque internationale en marque nationale chinoise ?
Tout d’abord, le demandeur doit soumettre une demande de transformation à l’Office chinois des marques (CTMO) par l’intermédiaire d’une agence locale.
Cette demande de transformation sera traitée par le CTMO comme une nouvelle demande de marque et sera donc examinée sur la forme comme sur le fond. Par conséquent, le délai pour obtenir la transformation en marque nationale sera le même que pour l’obtention d’une marque nationale via la procédure habituelle, à savoir environ 8-9 mois selon les récentes informations du CTMO.
Il peut paraître étonnant que la marque, qui a déjà été approuvée par le CTMO dans le cadre de l’enregistrement international, doive faire à nouveau l’objet d’un examen. C’est pourtant ce qui est prévu, mais on peut imaginer que, dans une telle situation, l’examen de la demande sera réalisé sommairement par l’office.
- Quels sont les documents à fournir dans le cadre d’une demande de transformation de marque ?
La demande de transformation doit inclure les documents suivants :
- Formulaire de demande de transformation de marque internationale en marque nationale chinoise ;
- Formulaire de demande d’enregistrement de marque ;
- Procuration ;
- Copie de l’avis de radiation.
Le demandeur devra également s’acquitter des taxes officielles conformément à la règlementation nationale, à savoir 600 CNY par classe.
Cette procédure de transformation, bien que rarement appliquée, est à connaître pour les titulaires de marques internationales qui pourraient vouloir s’en prévaloir en cas de radiation de leurs marques.
Par Jiayu ZHANG du cabinet LLR China