Modèle d’utilité

Quels dommages et intérêts lors d’une contrefaçon de brevet en Chine ?

La question nous est souvent posée concernant le montant des dommages et intérêts en cas de contrefaçon de brevet avérée par un tribunal en Chine. Voici quelques indications sur le sujet.

De manière générale, la Chine a la réputation d’allouer des dommages et intérêts d’un montant relativement faible. La moyenne est en effet de l’ordre de 80k RMB (11k €) par affaire, toutefois ce faible montant est fortement lié au manque de preuves utilisables par les tribunaux pour déterminer le montant des dommages et intérêts. Ainsi si l’on parvient à fournir des preuves pertinentes, l’obtention de montants conséquents est possible.

Au cours du  PIAC en septembre 2015, des juges des nouvelles Cours spécialisées en propriété intellectuelle, notamment un juge de la Cour de Canton, M. Tan, ont présenté les facteurs les plus significatifs pour les juges chinois pour déterminer les dommages et intérêts. Nous vous proposons ci-dessous une synthèse. Rappelons que trois nouveaux tribunaux spécialisés en propriété intellectuelle ont été créés en 2014 à Pékin, Shanghai et Canton.

Nous pouvons regrouper les 13 facteurs mentionnés par le juge en différentes catégories.

I – Dommages et intérêts liés au brevet concerné

Lire la suiteQuels dommages et intérêts lors d’une contrefaçon de brevet en Chine ?

Questions-réponses : ce modèle d’utilité dont on parle tant en Chine

Le dépôt de modèle d’utilité est très pratiqué en Chine, surtout par les déposants chinois et probablement pas assez par les étrangers, nous l’avons déjà vu (voir notre article L’utilité des modèles méconnue des étrangers). Voici quelques réponses à des questions que l’on se pose souvent sur cette pratique peu connue en France.

Un modèle d’utilité, qu’est-ce que c’est ?

Le modèle d’utilité (« utility model patent ») est l’un des trois types de brevets existants en Chine, à côté du brevet d’invention (« invention patent »), équivalent à un brevet classique tel que le brevet français, et du brevet de dessin (« design patent») qui correspond à un dessin et modèle en Europe, pour protéger les formes esthétiques.

Selon les dispositions de la loi chinoise sur les brevets, le modèle d’utilité désigne des solutions techniques nouvelles qui s’appliquent à la forme, à la structure du produit ou à la combinaison des deux.

En pratique, on dit qu’il s’agit d’un « petit brevet », qui permet de protéger tout ce qui est de l’ordre du dispositif.

Quelle est sa durée de vie ?

Un modèle d’utilité a une durée maximale de 10 ans à compter de la date de dépôt, à supposer bien sûr que l’on paie les annuités jusqu’à la fin.

Quelles sont ses conditions de validité ?

Comme pour un brevet d’invention, une demande de modèle d’utilité doit répondre aux exigences de nouveauté, d’activité inventive et d’utilité pour être valide.

Néanmoins, concernant l’exigence d’activité inventive, elle s’applique légèrement différemment de celle qui concerne le brevet, tout particulièrement concernant l’état de la technique opposable (voir notre article Un modèle d’utilité plus solide qu’un brevet ? pour plus de précisions), de sorte que l’on peut considérer que l’exigence d’activité inventive est moins élevée pour un modèle d’utilité que pour un brevet.

Par ailleurs, il faut bien avoir en tête que normalement, le SIPO (office chinois des brevets) n’effectue pas d’examen sur la nouveauté et l’activité inventive avant la délivrance du modèle d’utilité, uniquement en cas de litige ultérieur. Ainsi, il est aisément possible d’obtenir un modèle d’utilité délivré, en apparence valable, pour une invention qui n’est pas valable sur le fond.

Qu’est-ce que l’on ne peut pas protéger par modèle d’utilité?

Comme cela ressort de la définition donnée plus haut, seul le produit est protégeable par le modèle d’utilité chinois. En d’autres termes, on ne peut pas l’utiliser pour protéger un procédé (mais une machine pour mettre en œuvre le procédé oui), une composition chimique, une microstructure ou encore un objet existant dans la nature sans être fabriqué par l’Homme.

Quelle est la durée de procédure d’obtention d’un modèle d’utilité?

modèle utilitéDans le cadre d’un dépôt par voie électronique, nous constatons qu’un modèle d’utilité est généralement délivré en 4 à 12 mois à compter de la date de dépôt. S’il n’y a pas d’irrégularité à surmonter après le dépôt, on aura généralement la délivrance en 4~6 mois.

Pourquoi les chinois déposent tant de modèles d’utilité?

Le modèle d’utilité est traditionnellement utilisé par les déposants chinois en raison de la rapidité et de la facilité de la délivrance, et des coûts relativement faibles par rapport à un brevet d’invention classique.

Par ailleurs, bien qu’il n’y ait pas d’examen de fond, un modèle d’utilité n’est pas toujours facile à invalider car l’exigence d’activité inventive pour un modèle d’utilité peut être moins élevée que pour un brevet d’invention.

Enfin, le nombre de modèles d’utilité déposés est pris en compte pour qu’une société puisse acquérir le statut HNTE (High and New Technology Enterprise), statut procurant des avantages fiscaux.

Pourquoi les étrangers n’en déposent pas ?

Il semble que les étrangers n’ont pas beaucoup de connaissances sur les avantages du modèle d’utilité en Chine et procèdent en Chine comme ils le font dans leur pays habituel, via des brevets d’invention (pour plus de précisions voir notre article L’utilité des modèles méconnue des étrangers). C’est peut-être la raison principale pour laquelle ils en déposent très peu.

Pourquoi les étrangers ont intérêt à déposer davantage de modèles d’utilité?

Voir notre article De l’utilité des modèles en Chine qui développe les avantages du modèle d’utilité : coûts faibles, délivrance très aisée, publication rapide, difficulté à invalider, etc.

 

Défense Nationale chinoise, attendez l’autorisation

Pour toute invention faite en Chine, il est interdit de déposer une demande de brevet hors de Chine sans avoir eu préalablement l’autorisation de l’administration.

Plus précisément, l’article 20 de la loi chinoise sur les brevets mentionne (emphase ajoutée) :

Any entity or individual that seeks to apply for a patent with respect to an invention or utility model accomplished in China shall first report the matter to the administrative department for patents under the State Council for confidentiality examination purposes. Matters such as confidentiality examination procedures and duration shall comply with the provisions of the State Council.
(…)
Where a patent application is filed for any invention or utility model for which a patent application is filed in another country in violation of the provisions of Paragraph 1 of this Article, no patent right shall be granted.

Ainsi toute invention faite en Chine doit être avant-tout rapportée à l’administration chinoise, et dans le cas où une demande de brevet est déposée à l’étranger sans cette étape, non seulement l’invention ne pourra pas donner lieu à un brevet en Chine, mais d’autres sanctions sont possibles pour l’auteur de la divulgation.

En pratique, la plupart des inventions faites en Chine font l’objet, avant tout dépôt à l’étranger, d’un dépôt national ou d’un dépôt de demande internationale PCT, dans les deux cas auprès du SIPO. Dans le cas d’un dépôt national, on dépose généralement une requête d’examen de confidentialité lors du dépôt, et dans le cas d’un dépôt PCT, le seul fait de déposer la demande au SIPO fait office de demande d’autorisation auprès de l’administration chinoise. Ainsi, lorsque des dépôts ont tout d’abord lieu  en Chine, la procédure est relativement automatique et simple.

Dans certains cas plus rares, il est possible que l’on souhaite déposer une demande de brevet directement à l’étranger pour une invention faite en Chine, sans passer par un dépôt direct auprès du SIPO. Cela peut être le cas par exemple lorsque le déposant est une société étrangère. Dans ce cas, il faut déposer une requête pour demander l’accord de l’administration chinoise avant de faire le dépôt à l’étranger.

Attention, même si en pratique il est courant de recevoir l’autorisation relativement rapidement après la demande, cela peut prendre théoriquement jusqu’à 4 voire 6 mois. Plus précisément : si l’on ne reçoit pas une notification d’examen de confidentialité dans un délai de 4 mois après la demande d’autorisation, la loi dit que l’on peut déposer la demande de brevet à l’étranger. Ce délai peut être de 6 mois dans certains cas dans lesquels l’administration émet une notification d’examen demandant de retarder le dépôt à l’étranger. Dans ce cas particulier néanmoins, si l’on ne reçoit pas de décision de l’administration dans les 6 mois (à compter de la date de requête), il est possible de déposer la demande de brevet à l’étranger.

Nous n’avons pas connaissance à ce jour d’une possibilité de diminuer ce délai, bien qu’il soit constaté que généralement, l’examen est assez rapide et l’autorisation est reçue dans les 15 jours après le dépôt de la requête.

Notons que l’on peut déposer une simple description de l’invention (la solution technique) au SIPO, et non nécessairement un texte rédigé sous forme de demande de brevet.

 

Un modèle d’utilité plus solide qu’un brevet ?

Nous avons vu que le dépôt de modèle d’utilité présentait un certain nombre d’avantages.

modèle solideParmi ces avantages, nous relevons qu’un modèle d’utilité peut, paradoxalement, être plus difficile à invalider qu’un brevet.

En effet, la Chine est le seul pays (*) à notre connaissance dans lequel la loi mentionne expressément une différence concernant l’appréciation d’activité inventive entre le modèle d’utilité et le brevet.

Plus précisément, la condition d’activité inventive est formulée ainsi dans la loi chinoise (article 22):

– Pour les modèles d’utilité :

« The invention has substantive features and represents progress ».

En d’autres termes, il est uniquement mentionné que l’invention doit présenter des caractéristiques significatives et représenter un progrès.

– Pour les brevets :

« The invention has prominent substantive features and represents a notable progress ».

Dans ce cas, il est clairement précisé, à la différence du modèle d’utilité, que l’invention doit présenter des caractéristiques significatives majeures, et représenter un progrès notable.

Ainsi, les conditions sont formulées de sorte que l’exigence est moins importante pour les modèles d’utilité.

Cette exigence moindre pour les modèles d’utilité a une application en particulier dans la façon d’opposer l’état de la technique antérieur.

Les Directives du SIPO mentionnent par exemple que pour le modèle d’utilité,  le nombre de documents que l’on peut citer pour contester une absence d’activité inventive est de un ou deux (seulement), alors qu’il n’y a pas de nombre déterminé pour un brevet.

En outre pour un modèle d’utilité, on ne tient généralement pas compte des connaissances générales de l’homme du métier.

Selon un autre exemple, l’étendue des domaines techniques à considérer par l’examinateur est limitée pour un modèle d’utilité : on ne considère que le domaine du modèle d’utilité, ou alors il faut identifier une mention explicite dans un document antérieur qu’un homme du métier irait consulter des solutions techniques dans un domaine voisin.

Le corollaire de cette appréciation de l’activité inventive est que l’on peut se retrouver, en cas de procès, à se voir invalider un brevet pour une invention jugée insuffisamment inventive, alors que le modèle d’utilité pour la même invention se verrait maintenu. 

Gardons-nous toutefois de faire un raccourci rapide qui consisterait à considérer qu’un modèle d’utilité est systématiquement plus solide qu’un brevet, et rappelons que le modèle d’utilité présente des limites.

(*) L’Allemagne par exemple, pays dans lequel le dépôt de modèles d’utilité est courant, a clairement jugé en 2006 par une décision de la Cour Suprême, que l’exigence d’activité inventive était la même pour un modèle d’utilité et pour un brevet.

 

De l’utilité des modèles en Chine

Les modèles d’utilité, ou « petits brevets », présentent un certain nombres de qualités dont certaines sont plutôt méconnues des étrangers, voir notre article sur ce sujet.

MU flouté

Tout d’abord, il s’agit de titres obtenus à coûts relativement faibles : comme il n’y a pas d’examen sur le fond, les échanges avec l’office ne concernent généralement que des questions relativement formelles, donc des coûts de procédure plus faibles. Certes, nous constatons qu’il arrive quelquefois que l’office chinois soulève des objections de nouveauté, lorsque la demande de modèle d’utilité est issue d’une demande internationale PCT dans laquelle le rapport de recherche internationale cite des documents pertinents, mais généralement nous parvenons à surmonter ces objections assez aisément.

Du fait de cet examen formel, outre les coûts amoindris, la procédure donne lieu de façon quasi-systématique à la délivrance du modèle. A la différence pour une demande de brevet, un examinateur non convaincu peut rejeter la demande, qui ne donne lieu alors à aucune protection.

Par ailleurs, la délivrance a lieu très rapidement, moins d’un an après le dépôt normalement (à comparer aux deux à cinq ans pour une procédure de brevet). Cette délivrance fait acte de publication de la demande. Ainsi la publication intervient généralement dans les 6 à 12 mois après le dépôt, donc avant le délai de 18 mois prévu pour les demandes de brevets. Cette publication rapide est particulièrement intéressante pour informer des contrefacteurs potentiels de l’existence d’un titre, voire pour agir contre eux. La publication rapide est d’autant plus intéressante qu’en Chine, la copie d’une technologie peut être très rapide (il n’est pas inhabituel de voir des copies en seulement quelques mois, voire semaines, après le lancement d’un produit sur le marché).

Ainsi le modèle d’utilité peut clairement avoir la fonction d’un épouvantail rapidement opérationnel, permettant d’assurer une protection de transition avant la délivrance d’un brevet sur le produit.

Enfin, parmi les autres points forts que nous identifions pour le modèle d’utilité : il peut, paradoxalement, être plus difficile à invalider qu’un brevet. Tout particulièrement pour les innovations dont l’activité inventive est légère ou délicate à démontrer. Cette différence entre les conditions de validité d’un modèle d’utilité et d’un brevet fait l’objet d’un autre article.

Malgré tous le avantages identifiés ci-dessus, n’oublions pas toutefois que l’utilisation des modèles utilité présente ses limites : la durée maximale de vie d’un modèle d’utilité est de 10 ans à compter de sa date de dépôt (à comparer aux classiques 20 ans pour un brevet d’invention).

Par ailleurs, seules certaines inventions peuvent être protégées par un modèle d’utilité. Principalement, seules les caractéristiques structurelles, visibles, peuvent être protégées. Par exemple, il n’est généralement pas possible de revendiquer un procédé, une microstructure ou une composition de matière.

Enfin, ayons bien à l’esprit qu’un modèle d’utilité, n’ayant pas subi d’examen de fond, peut se voir invalider plus tard en cours d’action judiciaire ou administrative, car un examen sur le fond sera probablement effectué et pourra révéler des lacunes qui n’avaient pas été considérées au cours de l’examen formel de délivrance du modèle d’utilité.

Compte tenu de ces limites, la décision de protéger une invention par l’intermédiaire d’un modèle d’utilité à la place d’un brevet doit être prise avec discernement, au cas par cas en fonction des inventions.

L’idéal, pour les inventions revêtant une certaine importance, est de viser une double protection, à la fois par un modèle d’utilité et un brevet. La façon d’y parvenir n’est pas toujours évidente car la loi prévoit des dispositions empêchant une pure coexistence de deux protections exactement identiques. Néanmoins, c’est possible, cela fera l’objet d’un prochain article.

 

L’utilité des modèles méconnue des étrangers

Les sociétés étrangères qui veulent protéger leurs innovations en Chine procèdent généralement à des dépôts de demandes de brevet, en suivant les mêmes réflexes de protection qu’en Europe ou aux États-Unis. Pourtant, il existe une autre voie de protection des innovations en Chine, souvent méconnue ou mal comprise par les occidentaux : le modèle d’utilité (« utility model patent« ).

On le surnomme généralement « le petit brevet », car il n’a une durée maximale de vie que de 10 ans, il est plus économique et très facile à obtenir : un simple examen de forme suffit.

A la différence,  le brevet d’invention (« invention patent« ) a les caractéristiques classiques des brevets, il est vu comme « le vrai brevet », semblable à celui que l’on retrouve dans la plupart des pays : il peut vivre jusqu’à 20 ans et subit un examen de fond avant sa délivrance.

Il arrive certes que les occidentaux passent par des modèles d’utilité, mais les cas sont très rares, et c’est généralement pour protéger des inventions jugées mineures, de façon principalement à limiter les coûts (le modèle d’utilité étant moins cher) et à obtenir une délivrance certaine.

Les chiffres parlent d’aux-même, voici un exemple montrant la proportion de dépôts de demandes de modèles d’utilité réalisés par des étrangers en 2010, en comparaison avec les dépôts de demandes de brevet (données publiées sur le site du SIPO, l’office des brevets chinois) :

pourcentage MU

Ainsi, 0.6% seulement des modèles d’utilité chinois sont déposés par des occidentaux. Et pourtant, le SIPO reçoit davantage de demandes de modèles d’utilité que de demandes de brevet.

Pourtant, on aurait tort de sous-estimer le dépôt de modèles d’utilité et de le réserver uniquement aux cas dans lesquels l’invention est mineure.

En effet, un modèle d’utilité peut être une arme puissante, non seulement parce qu’elle permet d’obtenir une protection à moindre coût, mais également parce qu’elle permet d’obtenir un titre qui peut être plus difficile à invalider qu’un brevet. Les avantages des modèles d’utilité feront d’ailleurs l’objet d’un prochain article.

Nous pouvons nous demander pourquoi les étrangers n’utilisent pas ce système, pourtant tellement utilisé par les chinois, et alors qu’ils passent couramment par la protection par brevets (puisque les occidentaux déposent 25% des brevets chinois).

Une réponse pourrait être que les étrangers ne connaissent pas ce système et ne songent donc pas à l’utiliser. Une autre réponse serait qu’ils le considèrent comme un « brevet factice », qui ne sert à rien.

C’est dommage.

D’une part parce que ce titre n’est pas factice. D’autre part parce que, quand-bien même il serait considéré comme factice, il resterait utile.

Rappelons que les chinois déposent majoritairement des modèles d’utilité, et que bien des sociétés étrangères pourraient témoigner que ces modèles d’utilité chinois ont des côtés « empêcheurs de tourner en rond » : même si l’on est souvent convaincu qu’ils ne sont pas valables, ils laissent planer des doutes, une peur d’une sentence inattendue en cas d’action en contrefaçon lancée par son titulaire.

Aussi, ne laissons pas trop vite passer les opportunités de déposer des modèles d’utilité. Songeons donc cet outil comme une voie de protection parallèle ou alternative à celle des brevets d’invention.