Non, l’usage d’une marque sur des produits à exporter n’est pas une contrefaçon en Chine !

Controverses en Chine sur des cas de contrefaçon par des équipementiers (OEM) de produits fabriqués en Chine destinés uniquement à l’exportation

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Photo par chuttersnap sur unsplash

Comme nous le relatons depuis maintenant plusieurs années sur ce blog, la protection des droits de PI connaît des avancées importantes en Chine, puisque les autorités chinoises se montrent de plus en plus désireuses de lutter contre la fabrication de produits de contrefaçon en Chine. Cependant, certaines zones grises, pouvant porter préjudice aux titulaires de droit, persistent encore. C’était notamment le cas de la question épineuse de l’application du droit des marques aux produits d’équipementiers dits OEM.

Pourquoi les équipementiers OEM ont une position particulière concernant la contrefaçon ?

Un OEM (« Original Equipment Manufacturer »), ou FEO en français (« Fabricant d’Equipement d’Origine ») est une entreprise ayant un business model selon lequel le titulaire d’une marque commande ses produits à un fabricant, souvent localisé dans un autre pays, qui fabrique et fournit des produits portant la marque de son acheteur et non la sienne. Ce type d’entreprise est courant dans le secteur automobile, aéronautique, ou encore électronique. La Chine est connue pour ses capacités de production, et par conséquent, le commerce OEM pèse un poids important dans l’économie du pays.

La question qui est posée depuis de nombreuses années aux tribunaux chinois est celle de savoir si l’apposition d’une marque sur un produit fabriqué en Chine, mais destiné uniquement à l’exportation, peut ou non être qualifiée d’usage de marque sur le territoire chinois et donc donner lieu, si la marque est utilisée sans l’autorisation de son titulaire, à la qualification de contrefaçon.

Cette question, qui paraît de prime abord relativement simple, a donné lieu à de nombreuses décisions contradictoires en la matière, et donc à une importante incertitude juridique pour les titulaires de droit. Certains considèrent que les importants facteurs économiques et politiques qui sont sous-jacents dans ce type d’affaires ont pu influencer les tribunaux à se prononcer en faveur de fabricants chinois.

En novembre 2015, une première décision de la Cour Suprême, détaillée dans la suite, est venue répondre à la question. Il s’agit de la décision Pretul, qui a donné lieu à une controverse importante puisqu’elle a exclu la qualification d’usage de marque pour des produits destinés à l’exportation, et par conséquent de contrefaçon, dans cette affaire relative à des produits OEM. Par la suite, d’autres décisions de cours inférieures sont venues atténuer cette jurisprudence, laissant donc penser que la décision Pretul ne s’appliquerait qu’aux faits bien spécifiques de l’affaire. Or, la Cour Suprême est venue la réaffirmer dans le cadre de l’affaire Dongfeng. Nous vous proposons de revenir sur cette jurisprudence qui fait encore beaucoup parlé aujourd’hui.

Première décision de la Cour Suprême « Pretul » en 2015

Tout d’abord, étudions les faits de cette affaire, qui opposait d’une part, la société Focker, titulaire de la marque chinoise PRETUL en classe 6 couvrant les produits de serrure, et, d’autre part, la société Yahuan qui fabriquait en Chine des serrures portant la marque PRETUL pour son client, la société mexicaine Truper, détentrice de la marque PRETUL au Mexique. Ces produits étaient fabriqués exclusivement pour l’exportation. A noter également que, afin de bien comprendre le contexte, la société Focker avait auparavant été le distributeur de la société Truper et, par conséquent, l’enregistrement de la marque PRETUL par la société Focker avait toutes les caractéristiques d’un enregistrement de mauvaise foi.

Saisie de l’affaire, la Cour suprême a fait savoir que l’apposition de la marque sur des produits destinés à l’exportation ne pouvait être considérée comme une contrefaçon. Pour arriver à cette conclusion, elle cite l’article 48 de la loi des marques qui indique que « l’usage d’une marque [condition de la qualification de contrefaçon] se réfère à l’utilisation de la marque sur des produits, sur les emballages et les contenants des produits, sur les documents commerciaux relatifs aux produits, ou dans le cadre de publicité, de salons d’expositions, ou d’autres activités commerciales dans le but d’identifier l’origine des produits ». Elle énonce alors qu’étant donné que les produits fabriqués par la société Yayuan allaient tous être importés au Mexique, la marque n’assurait donc pas cette fonction essentielle d’identification de l’origine des produits sur le marché chinois et que, pour cette raison, il n’était pas nécessaire de procéder à la comparaison de similarité des marques et des produits couverts par l’enregistrement. En effet, la Cour Suprême estime que, dans ce cas de figure, il n’y a pas de risque de confusion de la part du public chinois.

Cette décision a fait l’objet d’inquiétudes et de critiques importantes de la part les titulaires de droit étrangers. En effet, même si l’on peut se réjouir du fait que la Cour Suprême ait souhaité protéger un fabricant chinois faisant probablement face à un déposant de marque de mauvaise foi, la solution, si elle a vocation à s’appliquer à toutes les affaires relatives à de la fabrication OEM, pourrait porter une atteinte considérable aux titulaires de droits qui, sous prétexte que les produits contrefaisants sont destinés à l’exportation, ne pourraient pas obtenir de protection de la part des tribunaux chinois. Il s’agit donc d’une faille juridique importante dont les contrefacteurs pourraient se prévaloir.

Une incertitude résidait donc quant à la portée de la décision. En effet, le cas d’espèce de l’affaire Pretul se caractérisait par des circonstances particulières : tous les produits fabriqués en Chine étaient destinés à l’exportation, l’acheteur étranger était propriétaire de la marque dans le pays d’importation (Mexique), et le fabricant OEM supposé contrefacteur avait été autorisé à fabriquer les produits par le titulaire étranger de la marque. Ainsi, certains tribunaux ont, par la suite, estimé que ce raisonnement n’était pas systématiquement applicable aux cas relatifs à des produits OEM et se sont donc prononcés différemment.

Hésitation des tribunaux suite à la jurisprudence Pretul

C’est le cas notamment de la Cour de PI de Shanghai dans l’affaire Peak, dont la décision date d’avril 2017. Là encore, les faits étaient bien spécifiques puisque d’une part, la marque déposée par l’acheteur étranger dans le pays d’importation n’était pas totalement identique à la marque apposée sur les produits en question et d’autre part, même si les produits étaient fabriqués pour l’export uniquement, le titulaire du droit de marque en Chine avait pu prouver que les produits étaient accessibles par les consommateurs chinois via le site de vente en ligne Amazon. En se basant sur ces circonstances, la Cour de PI de Shanghai a accepté la qualification de contrefaçon de marque.

La Cour Supérieure du Jiangsu, qui a été saisie, en appel, de l’affaire Dongfeng a également eu un raisonnement différent de celui de la jurisprudence Pretul.

Revenons sur les faits de l’affaire Dongfeng, qui oppose, d’une part, la société Shanghai Diesel Engine (SDE), titulaire de la marque semi-figurative Dongfeng en Chine et, d’autre part, un fabricant OEM chinois. La marque, qui inclut à la fois les caractères chinois Dong Feng et le pinyin, a été enregistrée pour les produits de machines diesels. Une entreprise indonésienne PT Adi a déposé le même logo en Indonésie, également pour les produits de machines diesels et a commandé au fabricant OEM chinois des machines diesels portant cette marque. La société SDE a donc agi en contrefaçon de la marque Dongfeng contre le fabricant chinois. La cour de première instance prit la même position que celle de la Cour Suprême dans l’affaire Pretul et jugea donc qu’il n’y avait pas contrefaçon car les produits n’avaient jamais été mis en circulation en Chine.

Par la suite, la Cour Supérieure du Jiangsu, saisie de l’appel, eut un raisonnement intéressant. Tout en citant la décision Pretul, elle indiqua également que les circonstances de l’affaire étaient différentes. Ainsi, elle releva que le fabricant chinois savait que Dongfeng était une marque notoire en Chine et qu’en acceptant la commande de produits qui lui avait été faite par la société PT Adi, il avait failli à son obligation de prudence. Par conséquent, et en prenant également en compte le fait que la société PT Adi avait déposé la marque Dongfeng en Indonésie de manière frauduleuse et avait causé des dommages importants à SDE en commandant des produits au fabricant OEM, la Cour juge que ce dernier est responsable de contrefaçon de marques.

La Cour Suprême réaffirme sa position dans l’affaire Dongfeng en 2018

Le fabricant porte l’affaire devant la Cour Suprême, qui, par sa décision du 8 avril 2018, renverse la position de la Cour supérieure et réaffirme le raisonnement de la décision PRETUL. Elle indique donc que les produits OEM ne peuvent pas enfreindre les droits de marque si ces produits sont tous exportés sans entrer dans le marché chinois car la marque n’assure pas la fonction essentielle d’identification de l’origine des produits. De plus, elle refuse de prendre en considération le caractère notoire de la marque en Chine et décide au contraire que le fabricant n’a pas failli à son obligation de prudence, qui l’obligeait uniquement à vérifier le statut de la marque dans le pays d’exportation des produits.

La Cour suprême clarifie donc la portée de la décision Pretul en énonçant que sa position ne concernait pas que le cas d’espèce mais qu’il s’agissait bien de ce qu’on appelle en France un arrêt de principe, applicable à toutes les affaires relatives à des produits OEM.

Cette décision va probablement amener les tribunaux chinois à adopter le même raisonnement dans le futur. Il est louable de la part de la Cour Suprême d’imposer une cohérence et ainsi de mettre fin à l’incertitude juridique qui existait sur ce sujet, cependant le sujet reste très sensible et la position de la Cour critiquable du point de vue des titulaires de droit étrangers, qui devront rester vigilants pour faire face aux potentiels abus qui pourront en découler.

Par Audrey DRUMMOND, de LLR CHINALogo LLR