La CNIPA invalide une série de marques reproduisant l’image de Bruce Lee et détenue par une chaîne chinoise de fastfood.
Après plus de dix ans de poursuites pour contrefaçon de marque, le conflit entre les descendants de Bruce Lee et la chaîne de restauration rapide « Zenkongfu » (en anglais « real kungfu ») a atteint des progrès substantiels. En effet, l’Office chinois des marques a publié des décisions d’invalidation concernant 20 marques déposées par Zenkongfu au motif que ces marques sont quasiment identiques au portrait de Bruce Lee, ce qui peut induire le public en erreur. Nous vous invitons à revenir sur ce cas.
Le nom commercial est essentiel pour toute entreprise puisque c’est ce qui lui permet de se distinguer par rapport à ses concurrents. Il peut être identique à la marque sous laquelle l’entreprise vend ses produits mais ce n’est pas systématiquement le cas.
La Chine est membre de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle depuis 1985. A ce titre, elle s’est notamment engagée à respecter l’article 10 paragraphe 8 de la convention, qui énonce qu’un nom commercial est « protégé dans tous les pays de l’Union sans obligation de dépôt ou d’enregistrement, qu’il fasse ou non partie d’une marque ».
Nous vous proposons de faire un point sur la protection du nom commercial en Chine. Le sujet étant vaste, nous le traiterons en deux parties : la première dans l’article ci-dessous, et la deuxième dans un futur article.
Conformément à plusieurs notifications émises par l’Office national de la propriété intellectuelle (CNIPA), les parties qui, en raison de l’épidémie de covid-19, seraient dans l’impossibilité de respecter les délais applicables aux procédures de marques et de brevets pourront bénéficier d’une suspension de délai ou d’une restauration de droits. Nous vous proposons de revenir sur ces règles, qui ont pris effet début février et sont toujours applicables.
Il est important de les avoir en tête, tout d’abord car vous pourriez vouloir en bénéficier, mais aussi car vos éventuels adversaires dans le cadre d’une procédure administrative ou judiciaire relative aux marques pourraient se voir attribuer une suspension de délai.
Les produits fabriqués en Chine et destinés uniquement à l’exportation peuvent être qualifiés de produits de contrefaçon
Notre article de blog Non, l’usage d’une marque sur des produits à exporter n’est pas une contrefaçon en Chine !, publié l’année dernière, présentait en détail les arrêts de la Cour suprême chinoise dans les affaires PRETUL et Dongfeng. Il concluait, à partir de ces deux affaires caractéristiques, que le recours d’un demandeur concernant la contrefaçon de marque dans un cadre OEM serait probablement rejeté par la Cour. Cependant, un arrêt récent prononcé en septembre 2019 dans une action en contrefaçon de marque en relation avec la marque HONDA infirme la conclusion précédente, et énonce au contraire que les produits OEM peuvent être considérés comme des produits de contrefaçon de marque. Désormais, nous devons garder à l’esprit que de telles actions en contrefaçon relatives à l’usage d’une marque sur des produits OEM seront jugées au cas par cas, en tenant compte de tous les faits et éléments spécifiques de chaque espèce.
L’office chinois des marques annonce qu’il publiera dorénavant les décisions d’opposition en ligne
Le 18 février 2020, l’Office chinois des marques (CTMO) a annoncé qu’il publierait désormais les décisions d’opposition de marques. Cette nouvelle règle s’applique pour toutes les nouvelles décisions relatives à des demandes d’opposition rendues à compter du 1er janvier 2020. Cette évolution vise à renforcer la transparence de l’examen des oppositions. En effet, jusqu’à cette date, les décisions ne faisaient l’objet d’aucune publication, elles étaient seulement envoyées aux deux parties.
Les décisions sont donc désormais publiées sur le site officiel de la CNIPA dans un délai de 20 jours suite à l’envoi de la décision aux parties.
Nous vous proposons cette semaine la deuxième partie d’un guide à l’usage des acteurs de l’industrie pharmaceutique en Chine. Cet article que nous traduisons en français a été initialement rédigé en anglais par le China IPR SME Helpdesk. La première partie, qui était consacrée aux brevets, est accessible ici.
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3 – Marques
3.1. L’importance de l’enregistrement des marques
Selon les règles de l‘Administration Nationale des Aliments et Médicaments (SFDA, State Food and Drug Administration) et les règles de gestion des étiquettes, les marques non enregistrées ne peuvent pas être utilisées dans des feuillets et des emballages pharmaceutiques.
De plus, dans un environnement commercial, les marques déposées sont généralement nécessaires pour les produits pharmaceutiques. Si les produits pharmaceutiques sont vendus sur des sites de e-commerce célèbres tels que Taobao, Jingdong, etc., les plates-formes exigent généralement que les produits soient marqués avec des marques déposées. Normalement, si les produits doivent être vendus sur des sites de e-commerce, le certificat d’enregistrement chinois est requis par les plates-formes.
Il est donc essentiel d’enregistrer une marque sur les produits pharmaceutiques avant leur mise sur le marché.
3.2. Enregistrement de marque pour les produits pharmaceutiques
Lorsqu’on demande l’enregistrement d’un produit dans la classe 5 (Préparations pharmaceutiques et vétérinaires ; préparations hygiéniques à usage médical) pour une marque sur des produits pharmaceutiques, il est également suggéré d’enregistrer la même marque sur d’autres catégories de produits ou services pertinents afin de protéger pleinement la marque en Chine.
Comme Chanel, luttez-vous contre la contrefaçon en attaquant non pas les vendeurs mais le centre commercial dans lequel ces derniers vendent des produits de contrefaçon ?
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La société Chanel a récemment remporté son procès contre le centre commercial Golden World Glasses City de Shenzhen qu’elle avait attaqué pour contrefaçon de marque. La Cour intermédiaire de Shenzhen chargée de juger cette affaire a rappelé l’obligation de diligence et de supervision des opérateurs de marché tels que les centres commerciaux.
Cette affaire est intéressante pour plusieurs raisons. Tout d’abord, cette affaire concerne un cas de vente physique de produits de contrefaçon et nous permet donc de rappeler que même si les ventes de produits de contrefaçon se réalisent de plus en plus sur les plateformes de vente en ligne, il existe encore, dans les grandes villes chinoises, de nombreux centres commerciaux spécialisés dans la vente de produits de contrefaçon. Par ailleurs, contrairement aux procès habituels pour contrefaçon, Chanel n’a pas attaqué le vendeur, maisa directement poursuivi le centre commercial pour les actes de contrefaçon. Enfin, cette affaire a été l’occasion pour la Cour intermédiaire de Shenzhen de rappeler les obligations des centres commerciaux vis-à-vis de l’activité des vendeurs, notamment en matière de protection de PI. Nous vous proposons donc de revenir sur cette affaire.
Le 18 juin dernier, s’est tenue la deuxième conférence « Quoi de neuf dans la PI en Chine ? », co-organisée par l’ASPI et le Blog ChinePI, réunissant, pour échanger sur les évolutions récentes de la PI en Chine, un ancien juge, des experts et des avocats chinois ainsi que des experts français.
Le Comité de Rédaction du Blog ChinePI remercie vivement les intervenants et les participants pour la très grande valeur des échanges.
La saga Louboutin vient une nouvelle fois de faire parler d’elle, cette fois-ci en Chine où, pour la première fois, il a été reconnu qu’une marque pouvait être constituée de la position d’une couleur précise à un endroit spécifique.
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Sous priorité de sa marque britannique du 15 novembre 2007, M. Christian Louboutin avait déposé une demande d’enregistrement de marque internationale n°1031242 pour sa fameuse semelle de couleur rouge, désignant notamment la Chine et visant les produits « chaussures pour dames » en classe 25, composée du signe suivant :
Source WIPO
La demande d’enregistrement comprenait également la précision suivante :
« Rouge – Pantone numéro Pantone 18.1663TP.
Cette marque se compose de la couleur rouge (Pantone n° 18.1663TP) s’appliquant à la semelle de la chaussure, telle que représentée (le contour de la chaussure ne fait pas partie de la marque mais sert uniquement d’illustration) ».
Selon l’Article 8 de loi chinoise sur les marques, « tout signe, capable de distinguer les produits et services d’une personne physique, morale ou de toute autre organisme de ceux d’un tiers, y compris les mots, dispositifs, lettres, chiffres, signes 3D, combinaison de couleurs, sons… ainsi que la combinaison des éléments ci-dessus peut faire l’objet d’une demande d’enregistrement à titre de marque ».
La demande d’enregistrement de M. Louboutin avait été rejetée après examen par le Chinese Trademark Office, puis par le Trademark Review and Adjudication Board (TRAB) suite au dépôt d’un appel, car il avait été retenu que le signe objet de la demande constituait une marque figurative (un logo) dénuée de caractère distinctif.
L’affaire avait été portée devant la Beijing Intellectual Property Court en première instance.
Celle-ci a considéré que le signe constituait une marque 3D et a renvoyé l’affaire devant le TRAB pour qu’il revoie sa décision selon la typologie du signe retenue.
Suite à un nouveau refus du TRAB, l’affaire avait ensuite été portée en seconde instance devant la Beijing High Court, qui a rendu sa décision en décembre dernier.
Elle a considéré que le signe en cause ne constituait pas une marque 3D, ni une marque figurative mais une marque constituée d’une couleur apposée à un endroit spécifique (sur la semelle de la chaussure à talon).
Ce type de signe pouvait constituer une marque susceptible d’être enregistrée selon l’article 8 de la loi chinoise sur les marques puisqu’il n’était pas spécifiquement exclu de son champ d’application.
L’affaire a donc été renvoyée une nouvelle fois devant le TRAB, qui devra se prononcer sur le caractère distinctif de cette marque de position, en prenant en compte tous les éléments la constituant.
Il convient de retenir de cette décision, qui n’est pas encore la dernière étape de la procédure, que la Chine semble vouloir se tourner vers une application plus libérale de la loi sur les marques, afin de pallier la prudence dont faisaient jusqu’alors preuve les Examinateurs chinois et les tribunaux en rejetant systématiquement les demandes « non-traditionnelles » de ce type.
Toutefois, certaines exigences restent, comme le fait d’indiquer à la fois la teinte précise de la couleur et sa position.
Nous attendons maintenant avec impatience la nouvelle étude de cette affaire par le TRAB au regard des éléments apportés par la cour de Pékin.
