Marque

Usage antérieur de marque

Dans quelles conditions invoquer ce moyen de défense lors d’un litige en contrefaçon de marque ?

usage antérieur

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Pour l’enregistrement des marques, la Chine applique le principe du « premier déposant » (first to file en anglais). Cependant, la loi chinoise sur les marques met également l’accent sur la légitimité de l’usage antérieur.

Ainsi, conformément à l’article 59.3 de la loi chinoise sur les marques, lorsqu’une marque identique ou similaire a été utilisée en relation avec des produits identiques ou similaires par des tiers avant le dépôt de la demande par le déposant, le titulaire exclusif du droit de la marque déposée n’aura pas le droit d’interdire à ces tiers de continuer à utiliser la marque si cette utilisation se fait dans le cadre d’origine. Le titulaire pourra toutefois demander à ces utilisateurs d’ajouter des marques appropriées permettant la distinction.

Dans la pratique récente, ce moyen de défense est largement invoqué par l’utilisateur antérieur d’une marque non enregistrée pour réfuter l’allégation de contrefaçon par le titulaire de la marque. Il est également souvent soutenu par les autorités judiciaires.

Dans quelles conditions invoquer le moyen de défense de l’utilisation antérieure ？ Quelles sont les règles applicables en la matière ? Dans l’affaire que nous présentons aujourd’hui, la Cour Suprême a répondu clairement à nos questions.

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Victoire de la BBC en Chine

La BBC obtient des dommages et intérêts d’un montant plus élevé que celui demandé

BBC
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Le tribunal du district de Haidian à Pékin a récemment rendu sa décision concernant un litige entre la BBC (demandeur) et la société iYuba Technology Co. Ltd (défendeur) relatif à une affaire de contrefaçon de marque et concurrence déloyale. Le tribunal a ordonné à la société iYuba de cesser de porter atteinte aux droits exclusifs de la BBC sur la série de marques « BBC » et à compenser les pertes économiques de la BBC à hauteur d’un million de RMB (environ 131 000 euros). Cette décision a attiré l’attention en Chine, notamment en raison du fait que le montant de dommages et intérêts prononcé par le tribunal correspond au double de ce qui avait été initialement demandé par le demandeur.

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Usage non autorisé d’une marque par un revendeur de produits authentiques

Cette publication sera la dernière de l’été et le Comité de rédaction du Blog ChinePI vous retrouvera à la rentrée avec de nouveaux articles sur la PI en Chine !

Nous souhaitons de très bonnes vacances à nos lecteurs.

 

Quels risques en matière de PI ?

usage non autorisé de marque
photo par StockSnap

Il arrive très souvent qu’un produit (qu’on appellera ci-après « produit authentique ») portant une marque enregistrée en Chine (ci-après « marque authentique »), après sa mise sur le marché, soit revendu sur le territoire chinois par un revendeur non autorisé. Pour ce faire, le revendeur utilise généralement la marque authentique non seulement sur le produit en question, mais aussi pour la décoration de sa boutique (en ligne ou hors ligne), sur son site Internet, dans les matériels de publicité, sur les cartes de visite de ses commerciaux, etc. Attention, il existe des risques liés à la propriété intellectuelle assez importants dans ce genre d’usage non autorisé. Ces actes pourraient constituer dans certains cas une contrefaçon de marque et/ou une concurrence déloyale, selon la loi et les pratiques chinoises. Il s’avère donc nécessaire de connaître les enjeux et la mesure dans laquelle le revendeur peut utiliser la marque authentique de manière sécurisée, c’est-à-dire sans risque d’être poursuivi devant une cour par le titulaire de la marque ou par un licencié de la marque ayant le droit de lancer une action en justice.

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Directives de la Haute Cour de Pékin

Quel est son apport pour les affaires administratives de marque ?

directives
photo par naidokdin sur Pixabay

Le 24 avril 2019, la Haute Cour de Pékin a publié un document intitulé “Directives sur les affaires administratives relatives aux marques”. Une date de publication qui n’a pas été prise au hasard puisqu’elle est intervenue la veille de l’entrée en vigueur de la révision de la loi sur les marques.

Ces Directives ont pour but principal d’uniformiser l’application de la loi sur les marques par les examinateurs de l’Office chinois de la propriété intellectuelle (CNIPA) dans le cadre des affaires administratives de marques. Ainsi, elles fournissent des explications précises sur la façon dont certains principes de base du droit des marques doivent être appliqués, notamment l’article 4 de la loi sur les marques (qui, dans sa rédaction actuelle, prévoit l’interdiction de déposer des marques sans intention de les utiliser) ou encore le champ d’examen de la similarité des marques, la protection des marques notoires et l’application du principe de bonne foi de l’article 7.

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La protection des droits de marques par les douanes en Chine

Mise à jour : L’administration générale des douanes chinoises (GACC) a récemment publié des statistiques relatives à l’enregistrement des droits de propriété intellectuelle auprès de ses services et aux mesures de protection douanière.

Ainsi, plus de 50 000 enregistrements de droits de PI ont été effectués jusqu’en septembre 2019. Par ailleurs, la GACC indique avoir pris environ 49 700 mesures de protection en 2018, entraînant la saisie de plus de 47 200 expéditions de marchandises suspectées de violation de droits de PI. Parmi ces saisies, 97% étaient fondées sur des actions dites « ex-officio » des douanes, qui ne sont ouvertes que pour les droits enregistrés.

Ces chiffres nous montrent à nouveau à quel point la protection douanière doit être prise en compte lors de la mise en place d’une stratégie de protection des droits de PI en Chine. L’enregistrement de vos droits auprès du GACC, qui est gratuit depuis 2015, est une formalité nécessaire si vous souhaitez empêcher l’exportation de marchandises de contrefaçon depuis la Chine.

A cette occasion, nous vous proposons de redécouvrir notre article concernant la protection des droits de marques par les douanes en Chine.

Douanes
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Zoom sur la translittération de marques

translittération
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De l’importance du dépôt d’une marque en caractères chinois

Notre blog en a fait écho à plusieurs reprises notamment concernant la marque Mickael Jordan et New Balance. Il est primordial pour les entreprises étrangères qui souhaitent se développer en Chine d’enregistrer leurs marques, non seulement les marques en caractères latins, mais aussi les translittérations en caractères chinois. Nous vous proposons de vous expliquer pourquoi ce dépôt est si important et comment une translittération de marque peut être choisie.

Pourquoi est-il important pour les entreprises étrangères de déposer leurs marques en caractères chinois ?

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Annulation des marques frauduleuses, une évolution bienvenue !

La prescription de cinq ans ne s’appliquerait pas en cas d’enregistrement de marque obtenu par un moyen inapproprié au sens de la loi chinoise sur les marques

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En Chine comme en France, l’annulation d’une marque peut être obtenue par le biais d’une action en annulation (également appelée action en invalidation). Cette action est prévue par les articles 44 à 47 de la loi chinoise sur les marques. Conformément à ces dispositions, une marque peut être déclarée nulle pour diverses raisons, notamment si elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public, de nature à tromper le public, dépourvue de caractère distinctif ou encore si elle n’était pas disponible au moment du dépôt car portant atteinte aux droits antérieurs d’un tiers.

A moins que le motif d’annulation ne soit l’un des motifs absolus listés par loi (et sous réserve d’un certain nombre d’exceptions, parmi lesquels le cas de la marque notoire), l’action en annulation doit être déposée dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement de la marque en question. Passé ce délai, les titulaires de droit antérieur ou autres personnes intéressées ne peuvent plus agir par ce biais à l’encontre de la marque.

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Annulation des marques frauduleuses, une évolution bienvenue !

La prescription de cinq ans ne s’appliquerait pas en cas d’enregistrement de marque obtenu par un moyen inapproprié au sens de la loi chinoise sur les marques

Prescription

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En Chine comme en France, l’annulation d’une marque peut être obtenue par le biais d’une action en annulation (également appelée action en invalidation). Cette action est prévue par les articles 44 à 47 de la loi chinoise sur les marques. Conformément à ces dispositions, une marque peut être déclarée nulle pour diverses raisons, notamment si elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public, de nature à tromper le public, dépourvue de caractère distinctif ou encore si elle n’était pas disponible au moment du dépôt car portant atteinte aux droits antérieurs d’un tiers.

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Quelle protection pour les marques de couleur en Chine ?

Un enregistrement possible mais compliqué à obtenir

Comme nous l’avons déjà évoqué plusieurs fois sur ce blog, la Chine fait face actuellement à une véritable explosion du nombre de demandes de marque, ce qui fait qu’il est de plus en plus difficile d’obtenir l’enregistrement d’une marque traditionnelle, à savoir une marque verbale, figurative ou encore semi-figurative. Ce phénomène a poussé les déposants à se tourner vers des marques non traditionnelles, par exemple les marques sonores qui ont été acceptées comme marques enregistrables pour la première fois en 2018, ou encore les marques de couleur que nous allons étudier dans cet article.

Par ailleurs, de nombreuses études de marketing ont montré que les consommateurs reconnaissent mieux la couleur et la forme que le texte brut. Il est donc peu étonnant qu’on ait vu une recrudescence des demandes de marque de couleur en Chine.

marque de couleur
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Mais, tout d’abord, qu’est-ce qu’une marque de couleur ?

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Quoi de neuf en 2019 ?

Panorama des dernières évolutions PI en Chine

Afin de célébrer la dernière publication de l’année, nous vous proposons de revenir sur les principales évolutions qu’a connues la Chine en 2019 concernant la protection de la propriété intellectuelle.

panorama PI

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Quelles évolutions dans la législation en 2019 ?

En matière de brevets

– La 4e révision de la loi sur les brevets, qui devait entrer en vigueur en 2019, est toujours en attente d’approbation par le Congrès national. Cette nouvelle révision devrait inclure : des dommages et intérêts plus élevés pour violation de brevet, l’introduction de dommages et intérêts punitifs, plus d’options pour récompenser les inventeurs dans le cadre d’un système de rémunération des inventions de salariés et la prolongation de la durée des brevets de dessin (design patents) (voir nos commentaires ici).

– Les modifications des principes directeurs régissant l’examen des brevets, publiées le 25 septembre 2019,  sont entrées en vigueur le 1er novembre 2019. Elles portent, notamment, sur les dépôts de demande divisionnaire, l’évaluation de l’activité inventive et les exigences d’enregistrement des interfaces graphiques.

En matière de marques

– La 4e révision de la loi sur les marques est entrée en vigueur le 1er novembre 2019. Cette révision met l’accent sur la lutte contre les dépôts de mauvaise foi, la contrefaçon et le squatting de marque.  Les principales modifications concernent l’introduction, dans la loi, de la condition d’ «intention d’utilisation» de la marque, la mise en place de sanctions applicables en cas de dépôt de mauvaise foi, ainsi que de sanctions plus sévères pour les contrefacteurs de marques (voir nos commentaires ici).

– Les lignes directrices pour le jugement des affaires d’octroi et de vérification des droits de marque ont été publiées par la Cour supérieure de Beijing en avril 2019. Ces lignes directrices décrivent en détail les circonstances dans lesquelles un dépôt de marque doit être suspecté comme étant de mauvaise foi.

– L’Administration nationale de la propriété intellectuelle de Chine (la CNIPA) a annoncé une réduction des taxes officielles applicables lors d’un renouvellement de marque ou d’une inscription de modification à compter du 1er juillet 2019 (voir nos commentaires ici).

En matière de concurrence déloyale et de secret d’affaires

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