En Chine, Facebook gagne et Apple perd …
… son procès en annulation de marque !
Hasard du calendrier, les deux géants américains du numérique, Facebook et Apple, ont chacun appris récemment les résultats de leurs actions devant les tribunaux chinois concernant la défense de leurs marques. Alors que Facebook a obtenu gain de cause, Apple fait les frais d’une difficile décision.
La politique de conquête de la Chine de Mark Zuckerberg porterait-elle ses fruits ?
Il n’est pas toujours bien aisé d’être aimée et Sophie Marceau en a fait les frais récemment. L’actrice préférée des français, qui est la star française la plus connue en Chine avait été surprise d’apprendre que son nom avait fait l’objet d’un dépôt de marque en Chine. Comme nous allons le voir dans cet article, la reproduction complète de son nom lui a permis d’éviter une longue procédure judiciaire et de gagner la procédure d’opposition devant le CTMO (China Trade Mark Office).
La marque contestée, Sophie Marceau 苏菲·麻纱
Tout commence par le dépôt de la marque semi-figurative « Sophie Marceau 苏菲·麻纱 » par une société enregistrée à Shanghai pour des produits « huiles essentielles » (classe 3). Le signe déposé est composé d’une partie principale, les prénom et nom de l’actrice reproduits à la lettre, et d’une partie accessoire, la translittération en chinois de la partie principale 苏菲·麻纱 (se prononçant « Sufei Masha ») qui, il faut le noter, a été légèrement retouchée par rapport à la translittération habituelle de Sophie Marceau en Chine « 苏菲·玛索 » (prononciation : Sufei Masuo).
Suite à la publication du dépôt, Sophie Marceau a formé une opposition devant le CTMO, au motif que l’enregistrement de la marque contestée porterait atteinte à son nom, qui constitue un droit antérieur au dépôt de la marque en cause.
Lire la suiteSophie Marceau s’oppose à la marque « Sophie Marceau »
Nous avons déjà parlé sur notre blog de l’affaire Qiaodan qui aborde le problème du dépôt par un tiers d’une marque en caractères chinois, non déposée par le titulaire de la marque en caractères latins. Mais la question est plus large et concerne également la protection accordée aux signes exploités mais non déposés à titre de marque.
Lire la suiteMichael Jackson, Castel : exemples de signes exploités mais non déposés en Chine
Le fashion brand franco-italien Moncler a obtenu le transfert de 50 noms de domaine que trois résidents en Chine avaient enregistrés pour vendre des contrefaçons. La procédure UDRP montre ainsi encore une fois son efficacité dans la lutte contre les pratiques de cybersquatting.
L’enregistrement d’un nom de domaine qui contient une marque célèbre est souvent une pratique de cybersquatting. En effet, comme nous l’avons déjà vu dans un autre article publié sur ce blog, ce mot désigne le fait d’acheter des noms de domaines de marques connues pour obliger les titulaires des marques à les racheter à un prix plus élevé.
Cependant, enregistrer un nom de domaine contenant une marque est aussi un moyen de faciliter la vente en ligne de produits contrefaits.
Dans un cas comme dans l’autre, le titulaire légitime de la marque a un moyen rapide de se défendre : la procédure UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy).
C’est grâce à cette procédure entamée auprès de l’OMPI que le fashion brand franco-italien Moncler, dont les lecteurs de ce blog connaissent déjà l’engagement contre la contrefaçon, a pu récemment obtenir le transfert de 50 noms de domaine que trois résidents en Chine avaient enregistrés pour vendre des contrefaçons des produits de cette marque.
Lire la suiteMoncler récupère 50 noms de domaine contrefaisants
Une affaire en matière d’enregistrement de marque a été l’occasion pour la Cour de Pékin de solliciter l’avis d’associations, d’universités, de centres de recherche. C’était déjà arrivé, mais une nouveauté cette fois semble marquer le début d’une nouvelle pratique: les avis d’experts ont fait leur parution intégrale dans la décision de la Cour.
Un signe fort de la part des magistrats chinois pour montrer au public un esprit ouvert et transparent, et plus précisément une ouverture assez nouvelle sur l’intégration de la doctrine professionnelle dans les jugements.
Lire la suiteLes jugements chinois s’ouvrent aux avis d’experts
La Chambre de Commerce Américaine en Chine (AmCham China) a publié fin janvier son enquête annuelle, réalisée auprès de 500 entreprises étasuniennes opérant en Chine. Cette enquête est centrée sur l’évolution du climat des affaires et sur les perspectives d’activité 2016, elle aborde en particulier les questions de propriété intellectuelle en Chine.
Malgré le ralentissement du taux de croissance de l’économie chinoise et une baisse du niveau de profitabilité des entreprises perçu en 2015, les entreprises étrangères en Chine restent résolument optimistes sur le potentiel de croissance du marché intérieur. Et la conquête de ce marché demeure un investissement prioritaire pour la moitié d’entre elles.
Elles s’accordent par ailleurs à constater une amélioration de la protection des droits de propriété intellectuelle en Chine sur les cinq dernières années
Lire la suiteLes étrangers optimistes sur l’évolution de la propriété intellectuelle en Chine
Quelques mois avant l’ouverture du parc Disneyland Shanghai, les autorités Chinoises ont officiellement annoncé que la marque Disney bénéficierait d’un niveau de protection encore jamais atteint dans le pays. Le premier grand acte est certainement la condamnation de faux hôtels Disney par les autorités.
La chasse aux faux hôtels Disney
Les contrefacteurs vont toujours plus loin que notre imagination. Après la chasse aux fausses banques en Chine (voir notre analyse sur l’affaire Goldman Sachs), l’on se retrouve désormais confronté aux faux hôtels Disney.
Si le parc d’attraction nous fait patienter encore quelque temps (il devrait ouvrir en juin 2016), les hôtels poussent comme des champignons autour de Disneyland, y compris ceux qui essaient d’insérer d’une façon ou d’une autre le terme « Disney » dans leur dénomination, afin d’attirer un maximum de clients à l’occasion de cette opportunité commerciale à ne pas manquer.
Ainsi, par exemple, une société chinoise, le groupe Vienna Hotels, a inséré le terme « Disney » pour cinq de ses établissements situés à Shanghai, parmi lesquels on découvre « Vienna Hotel Shanghai Disney » ou encore « Vienna Hotel Shanghai Disneyland ». Ces hôtels se trouvent à moins de 20 kilomètres du futur parc d’attraction.
Ce comportement qualifié de contrefaçon a été condamné par l’administration chinoise chargée de la protection de la propriété intellectuelle (l’Administration de l’Industrie et du Commerce, AIC) qui a condamné cette société à une amende de 100 000 RMB (environ 14 000 euros).
Un niveau de protection jamais connu
L’intervention contre de faux hôtels fait partie de l’action de protection initiée par la SAIC (Administration d’Etat de l’Industrie et du Commerce), à un niveau national, spécifiquement conçue pour la marque de la société américaine Walt Disney. L’action était annoncée au mois d’octobre dernier pour une durée d’un an, coïncidant avec l’ouverture du 1er parc Disneyland en Chine continentale à Shanghai, prévue pour le 16 juin 2016.
Face au ralentissement économique du pays, la deuxième plus grande économie mondiale espère que ce projet de parc d’attraction, représentant 5,5 milliards dollars, va contribuer à sa croissance économique.
Après toutes les dispositions qui ont été prises par les autorités pour faire de ce projet une réussite, comme la fermeture des usines pollueuses aux alentours, ou l’extension importante du réseau de transport dans la région, les autorités ont par la suite songé à mener des actions pour la protection de la propriété intellectuelle.
La Chine n’avait encore jamais donné ce genre de protection au niveau national pour une seule marque, encore moins lorsque cette marque appartenait à une société étrangère.
La SAIC a divisé le pays en 3 parties, correspondant à des niveaux de vigilance plus ou moins élevés :
D’autres mesures ont également été prises, notamment la formation et la sensibilisation des autorités à ces problématiques de propriété intellectuelle.
Si ces mesures sont importantes par leur ampleur, l’on peut se demander ce qu’il adviendra à l’issue de la durée prévue d’un an de ces actions. D’autres interventions seront sans doute nécessaires afin de dissuader les contrefacteurs.
Par ailleurs, la mise en place de ces actions spéciales pourrait poser la question de l’égalité de traitement des titulaires de marques devant les autorités chinoises. L’argument pourrait éventuellement être soulevé par d’autres sociétés étrangères qui ne se sentiraient pas aussi bien défendues que Disney en Chine.
Elle se faisait attendre, voilà qu’elle arrive : d’après l’information donnée par la SAIC (State Administration of Industry and Commerce) le 13 février 2016, la demande d’enregistrement d’une marque sonore a été acceptée en Chine pour la toute première fois.
Cette demande a été déposée par China Radio International le 4 mai 2014, soit trois jours après l’entrée en vigueur du dernier amendement de la Loi des marques qui permet expressément l’enregistrement d’une marque sonore.
Cette marque désigne les classes 35 (publicité, gestion des affaires commerciales), 38 (télécommunication), 41 (éducation, formation, divertissement) et 42 (services scientifiques et technologiques). La description de la marque comprend à la fois une représentation graphique (une portée musicale) et une description textuelle. Une version audio de 40 secondes est également disponible.
Les statistiques montrent que jusqu’à la fin janvier 2016, 450 demandes d’enregistrement de marques sonores ont été déposées au CTMO (China Trade Mark Office).
Face à ce genre de marque qui ne repose plus sur la vision, comme c’est le cas des marques « classiques », mais sur l’ouïe du consommateur, la SAIC a pris soin de définir les critères d’examen (de forme et de fond) des marques sonores dans un document administratif déterminant la procédure d’examen du CTMO.
Ce document confirme la possibilité d’enregistrer les sons musicaux ou non musicaux, et précise la description nécessaire à travers des exemples concrets. Il est également rappelé que l’examen du CTMO porte sur le caractère distinctif du signe qui, pour les marques sonores, s’acquiert généralement par l’usage.
Cet enregistrement de marque sonore est peut-être le premier d’une longue série en Chine. En Europe, le nouveau Règlement sur la marque européenne qui supprime la condition de représentation graphique pour une marque va peut-être également permettre d’admettre plus facilement l’enregistrement de marques sonores.
La Chine ne fait pas parler d’elle uniquement pour sa croissance en termes de brevets. Selon le « Rapport annuel de marques » publié par Thomson Compumark fin décembre 2015, avec plus de 1,7 millions de nouvelles marques, la Chine a vu son taux global de croissance de marques enregistrées bondir de 71 % en 2014, occupant toujours la place leader parmi 186 registres dans le monde.
Les classes les plus demandées dans le pays restent les classes 25, 29, 30, 35 et 43, relatives aux produits et services en rapport avec les vêtements et les aliments.
Après vous avoir présenté un article relatif à la protection de la propriété intellectuelle par le secret en Chine, nous vous proposons aujourd’hui une étude de cas sur ce même sujet, l’exemple d’une société néerlandaise produisant des produits chimiques pour lutter contre la poussière sur certains sites, ayant mis en œuvre une protection par le secret.
Cet article a été initialement rédigé en anglais par le China IPR SME Helpdesk.
Étude de cas de propriété intellectuelle : Garder les secrets de fabrique
Presque toutes les entreprises dans toutes les industries et secteurs possèdent des secrets de fabrique. Les secrets de fabrique sont une forme précieuse et très utile de la propriété intellectuelle qui est néanmoins souvent sous-estimée et négligée par leurs propriétaires. Ce n’est pas moins le cas dans le secteur des services, où la valeur relative des secrets de fabrique, comme des actifs incorporels, peut être extrêmement élevée. Par exemple, une entreprise de logistique peut ne détenir que peu de brevets, peu de marques ou de droits d’auteur, mais la valeur de ses opérations pourrait fortement provenir des informations contenues dans ses listes de clients et procédures de fonctionnement habituelles.
Un avantage considérable pour les secrets de fabrique est que, contrairement à d’autres formes de droits de propriété intellectuelle, comme les brevets et droits d’auteur qui ont une durée déterminée, les secrets de fabrique peuvent théoriquement bénéficier d’une durée de protection infinie tant que le secret de fabrique reste à l’état de secret. La principale différence entre protéger quelque chose par brevet ou par secret est qu’alors que l’information technique est publiquement divulguée dans les brevets, elle est maintenue à l’écart de la scène publique dans les secrets de fabrique. Un secret de fabrique peut durer éternellement, tant que les mesures de confidentialité qui le protègent continuent de fonctionner. Un brevet d’invention expire habituellement au bout de 20 ans.
D’autre part, la protection juridique des secrets de fabrique est facilement perdue. Une fois que l’information devient une information publique, elle ne bénéficie plus d’aucune protection juridique. En conséquence, la prévention est la règle d’or quand il s’agit de protéger vos secrets de fabrique, car une fois que votre secret est dévoilé, votre marge de manœuvre est extrêmement réduite pour agir. La Chine, comme la plupart des autres pays, fournit un cadre juridique pour la protection des secrets de fabrique, et la loi prévoit des recours dans le cas où vos secrets de fabrique sont illégalement divulgués.
Etude de cas :
La PME néerlandaise Wuvio est un leader du marché dans la production de produits chimiques pour lutter contre la poussière des sites de construction, des producteurs d’énergie, des mines et des entreprises diverses. Wuvio travaille avec des solutions uniques, qui nécessitent une approche structurée de la propriété intellectuelle. Rob te Braake, représentant de Wuvio en Chine, partage ses expériences et donne quelques conseils pratiques pour toute entreprise qui cherche à protéger ce genre de portefeuille de propriété intellectuelle.
Wuvio était actif en Europe pendant 11 années lorsqu’ils ont décidé qu’il était temps de s’exporter en Chine. « Beaucoup d’entreprises actives dans le même secteur économique prétendent offrir ce que nous offrons, mais leurs solutions ne sont soit pas aussi efficaces, soit plus chères, ou encore non biodégradables. Cela nous donne un fort avantage en Chine », déclare Rob avec confiance. « Nous avons d’abord mis en place une société à responsabilité limitée à Hong Kong en 2011, puis nous nous sommes étendus dans la Chine continentale en 2013. »
Wuvio a prudemment développé une marque chinoise et l’a enregistrée en Chine, mais selon Rob, la partie la plus importante de la stratégie de propriété intellectuelle de l’entreprise réside dans leurs secrets de fabrique : « Nous n’avons aucun brevet déposé en Europe ou en Chine, parce que nous ne voulons pas que nos solutions chimiques tombent dans le domaine public dans 20 ans. Nous n’aimons également pas dépendre de droits exécutoires, car en tant que PME, nous ne disposons tout simplement pas des ressources pour poursuivre des contrefaçons. La prévention est la clé pour nous. »
« Nous importons actuellement les produits des Pays-Bas, mais même si nous déplacions la production vers la Chine, nous garderions toujours la production des composants primordiaux aux Pays-Bas, parce qu’ils sont la clé de nos produits», poursuit Rob. « Nous avons nous-mêmes vérifié si la formule de nos solutions peut facilement être extraite par ingénierie inversée, mais les nombreuses tentatives n’ont pas réussi. Je suis donc convaincu que nos solutions sont correctement protégées de cette manière ».
Comme recommandation finale, Rob ajoute qu’il est important de travailler avec un avocat qualifié qui connaît le système de propriété intellectuelle chinois, et que faire des affaires en Chine nécessite beaucoup de patience : « Se familiariser avec le monde des affaires chinois, les différences culturelles et la distance entre votre siège social en Europe et le bureau en Chine peut être difficile au début, mais vous vous y habituerez. Vous avez juste besoin d’être confiant et de trouver les bonnes personnes avec qui travailler ».
Leçons apprises:
- Évaluer si vos innovations et votre technologie seraient mieux protégées par des secrets de fabrique ou par des brevets délivrés.
- Ne divulguer aucune information utile, sauf si c’est absolument nécessaire.
- Construire un réseau solide de partenaires et d’employés commerciaux de confiance et conclure des contrats bien rédigés des accords de non-divulgation et de non-concurrence.
Article rédigé par le IPR Helpdesk
The China IPR SME Helpdesk is a European Union co-funded project that provides free, practical, business advice relating to China IPR to European SMEs. To learn about any aspect of intellectual property rights in China, visit our online portal at www.china-iprhelpdesk.eu. For free expert advice on China IPR for your business, e-mail your questions to: question@china-iprhelpdesk.eu. You will receive a reply from one of the Helpdesk experts within three working days.
Traduit de l’anglais vers le français par Louis FONLUPT, du cabinet LLR