Responsabilité conjointe du dirigeant de l’entreprise contrefactrice

Responsabilité conjointe du dirigeant de l'entreprise contrefactrice

Illustration par l’analyse de l’affaire ASICS

La lutte contre la contrefaçon est une priorité pour les autorités chinoises depuis de nombreuses années, mais les contrefacteurs recourent désormais à des méthodes de plus en plus sophistiquées. Ainsi, il n’est pas rare qu’une entreprise ferme à la suite d’une condamnation pour violation de droits de PI, mais que son dirigeant et certains de ses employés parviennent à conserver les outils de la contrefaçon, ainsi que les fonds de l’entreprise pour ensuite créer une nouvelle entité afin de poursuivre leurs activités illégales. Ces dernières années, les autorités administratives et judiciaires ont intensifié leurs efforts pour lutter contre ces modèles de contrefaçon à grande échelle, notamment en tenant les dirigeants responsables des actes de contrefaçon, et en les déclarant solidairement responsables des infractions commises avec les entreprises. L’affaire ASICS illustre parfaitement cette tendance.

ASICS a été fondée au Japon et est devenue un leader dans la production d’articles de sport, notamment de chaussures. Grâce à des années de promotion intensive, les produits ASICS jouissent d’une grande notoriété en Chine. La société japonaise est titulaire de nombreuses marques en Chine, qui protègent notamment les bandes iconiques qui ornent les chaussures ASICS ainsi que des translittérations de la marque ASICS en caractères chinois.

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Lutte contre la contrefaçon de marque, victoire de Rothschild en Chine

Comment protéger une marque de vin étrangère en Chine ? Contrefaçon de marque et concurrence déloyale

Château Lafite a remporté une victoire dans une affaire en contrefaçon de marque et concurrence déloyale. Cette affaire est intéressante en raison du montant de dommages et intérêts que le juge a décidé de prononcer. L’indemnisation s’élève à 79,17 millions de yuans (soit 10,29 millions d’euros), un record en ce qui concerne les affaires dans le domaine du vin.

Cette affaire devant la Cour suprême opposait Château Lafite Rothschild (« Rothschild ») à des sociétés chinoises dans le secteur viticole (ci-après les défendeurs). Le tribunal a ordonné aux défendeurs de cesser la contrefaçon de la marque de Rothschild et leurs comportements de concurrence déloyale, et de verser des dommages et intérêts à Rothschild. Rothschild obtient donc gain de cause après une bataille juridique qui aura duré 12 ans.

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Évaluation des dommages-intérêts statutaires

Évaluation des dommages-intérêts statutaires

Étude de cas sur contrefaçon de marques de Louis Vuitton

La détermination des dommages-intérêts pour violation de la propriété intellectuelle est particulièrement complexe en raison de la nature immatérielle de ces droits.

En Chine, les dommages-intérêts pour atteinte aux droits de PI sont évalués en tenant compte de la perte subie par la victime ou des bénéfices illicites réalisés par le contrefacteur ou encore du montant des redevances raisonnables. Toutefois, en l’absence de preuves concrètes de ces montants, les tribunaux peuvent imposer des dommages-intérêts dits statutaires basés sur divers critères, avec un plafond fixé par la loi. Ainsi la loi sur les marques chinoises fixe ce plafond à 5 millions de CNY (environ 640 000 euros).

Étudier les décisions de justice sur les dommages-intérêts permet de comprendre la méthodologie des tribunaux et de prévoir avec plus de précision les compensations possibles en cas de contrefaçon de droits de PI en Chine. Dans l’affaire examinée ici, plusieurs critères ont été pris en compte pour calculer les dommages-intérêts dans une affaire de contrefaçon de marques Louis Vuitton. Nous allons revenir sur le raisonnement du tribunal.

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L’enregistrement défensif de marque est-il légal en Chine ?

L’enregistrement défensif de marque est-il légal en Chine ?

L’opinion de la Cour de PI de Pékin

Selon un jugement récent de la Cour de la propriété intellectuelle de Pékin [1], une marque déposée à des fins défensives ne constitue pas une « demande de mauvaise foi sans intention d’utilisation », dont le dépôt est interdit par l’article 4 de la loi chinoise sur les marques.

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L’action en déchéance de marque en Chine

L’action en déchéance de marque en Chine

Comment l’utiliser ?

En Chine, l’usage effectif d’une marque n’est pas une condition préalable à son enregistrement. En d’autres termes, il n’est pas nécessaire qu’une marque soit utilisée au moment où la demande d’enregistrement est déposée. Ainsi, le système chinois repose sur le principe du « first to file » et se différencie d’autres systèmes juridiques, tels que celui applicable aux États-Unis qui appliquent le principe du « first to use ».

Toutefois, l’absence d’utilisation d’une marque en Chine peut avoir un impact négatif sur sa validité. Ainsi, et conformément à l’article 49.2 de la loi chinoise sur les marques, si une marque enregistrée n’est pas utilisée pendant trois années consécutives sans motif justifié, toute personne peut engager une action en déchéance pour non-utilisation et contester la validité de la marque.

Cet article vous explique comment fonctionnent les actions en déchéance en Chine, comment les entreprises étrangères peuvent en bénéficier, mais également comment elles peuvent leur être préjudiciables.

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Invalidation d’une marque chinoise similaire à HEINEKEN

Invalidation d’une marque chinoise similaire à HEINEKEN

La similarité phonétique est prise en compte par la Cour de PI de Pékin

Dans un précédent article, nous mettions en garde nos lecteurs sur l’importance d’adopter une translittération de marque en caractères chinois. Vous pouvez retrouver nos conseils en la matière ici. En résumé, adopter et déposer une translittération de votre marque permet d’éviter qu’un tiers ne le fasse à votre place et vous empêche ensuite d’utiliser la marque chinoise, alors même qu’elle est parfois considérée comme la translittération de votre marque par les consommateurs chinois.

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Dématérialisation des oppositions de marque

Dématérialisation des oppositions de marques

Après les procédures de dépôt de marque et de réexamen, ce sont désormais les oppositions qui doivent être déposées sur la plateforme en ligne de la CNIPA.

En effet, le 7 octobre 2023, la CNIPA a publié un document intitulé « Annonce pour la promotion globale des oppositions électroniques ». Cette annonce indique qu’à partir du 1er décembre 2023, les oppositions déposées par les agences de marques doivent être soumises via la plateforme en ligne de la CNIPA. Ainsi, en principe, les oppositions ne peuvent plus être soumises en version papier par les agences de marques. Relevons que l’annonce ciblant spécifiquement ces agences, les opposants non représentés par une agence semblent donc toujours en mesure de déposer des oppositions en version papier.

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Suspension des procédures de marques en Chine

Nouvelles règles !

Les praticiens de la propriété intellectuelle en Chine déploraient depuis plusieurs années la pratique des autorités administratives et judiciaires des marques, qui consistait, jusqu’à il y a peu, à donner la priorité à la rapidité de l’examen, au détriment des intérêts des déposants de marque. Ainsi, les autorités refusaient quasi-systématiquement d’accorder des suspension de procédure lors de l’examen d’une demande de marque alors même que leur décision dépendait du résultat d’actions connexes menées par les déposants contre des marques antérieures.

Cette pratique, qui a débuté en 2020, obligeait les déposants de marques à choisir entre former des recours judiciaires coûteux pour garder leur demande de marque en vigueur, ou re-déposer des demandes de marque afin de conserver une antériorité, stratégie moins coûteuse mais plus risquée.

Heureusement, cette pratique est enfin en train d’évoluer. Ainsi, en juin 2023, l’Office chinois des marques (CTMO) a publié un document intitulé « Interprétation des normes de suspension des affaires de réexamen » (ci-après l’Interprétation).

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Distinctivité des marques étrangères en Chine

L’opinion de la Cour suprême sur l’affaire BIODERMA

Le 23 avril 2023, la Cour suprême de Chine a publié un résumé de son rapport annuel 2022 sur les affaires de propriété intellectuelle. Parmi les sujets évoqués dans ce rapport, on trouve la question de la détermination de la distinctivité des marques en caractères latins. Ce document nous apporte des enseignements intéressants pour les déposants qui souhaitent enregistrer des marques en caractères latins, et donc notamment pour les déposants étrangers.

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Examen accéléré des procédures de marques

Examen accéléré

Annonce du CTMO

En mars 2023, l’Office chinois des marques (CTMO) a publié une nouvelle annonce concernant l’accélération de l’examen de certaines procédures de marques. La durée des procédures de marques est une question importante pour le CTMO qui prend régulièrement des mesures pour raccourcir certaines procédures et en permettre un examen accéléré dans certains cas.

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