Etrangers

QIAODAN, ou l’importance de déposer aussi sa marque en chinois (le cas Michael Jordan)

La Cour municipale de Pékin vient de rendre une décision rejetant la demande du fameux basketteur américain Michael Jordan d’annuler la marque QIAODAN (ici en caractères pinyin), surnom communément utilisé en Chine pour le désigner, qui a été déposée par la société Qiaodan Sports.

Pour revenir au début de cette affaire, en 2012, Michael Jordan a poursuivi la société Qiaodan Sports devant une Cour chinoise, en invoquant la reprise par cette dernière de son surnom en chinois QIAODAN (en caractères chinois 乔丹 prononcés « chee-ow dahn »), pour vendre des chaussures et des maillots de basketball. Selon Michael Jordan, Qiaodan Sports crée une confusion dans l’esprit du public car les consommateurs chinois vont penser qu’il est associé à cette marque.

La Cour a donné raison à la société Qiaodan Sports, et l’appel formé par Michael Jordan devant le tribunal populaire supérieur municipal de Pékin n’a pas non plus abouti. En effet, il a été considéré que dans la mesure où il existe d’autres surnoms chinois que QIAODAN correspondant à Jordan, et où JORDAN est un surnom commun pour les américains, la volonté de Qiaodan Sports de faire référence à Michael Jordan n’est pas avérée.

Un nouveau recours devant la Cour municipale devrait être formé par le basketteur.

La leçon à tirer de cette affaire est double :

– Le premier point est qu’il faut déposer sa marque en Chine au plus tôt, si possible dès avant l’arrivée des produits et services concernés sur le marché chinois.

Le titulaire qui ne dépose sa marque qu’après le début de l’exploitation du signe en Chine s’expose à un dépôt frauduleux par un tiers.

– Le second point est que si la marque en question est en langue étrangère (non chinoise), il faut trouver une translittération en chinois et la déposer en même temps que la dénomination étrangère. A défaut, un tiers risque de choisir une translittération et de la déposer à la place du titulaire.

En effet, les noms étrangers sont très difficilement prononçables par les chinois, et ces derniers vont donc trouver un surnom qui, s’il est déposé avant que le titulaire ne le fasse, empêche ce dernier de l’exploiter.

Dans le cas de Michael Jordan, il aurait fallu qu’il choisisse une translittération en chinois de sa marque AIR JORDAN et la dépose immédiatement. Cela aurait évité que les consommateurs et les médias n’utilisent le surnom QIAODAN pour le désigner et que le terme soit déposé à titre de marque, empêchant ainsi le joueur d’exploiter son nom en chinois en Chine.

Ce cas est une nouvelle illustration de l’importance de déposer sa marque en Chine et également, voire surtout, sa translittération chinoise. N’oublions donc pas la protection des caractères chinois !

Un grand pas pour les vins de Bordeaux en Chine

Lors de sa venue en France début juillet, le Premier Ministre chinois Li Keqiang a annoncé que la Chine reconnaîtrait désormais l’indication géographique « Bordeaux » pour les vins.

C’était une discussion entamée depuis 2011 et la décision était très attendue. Le certificat de reconnaissance de l’appellation Bordeaux a été remis officiellement à Manuel Valls par Li Keqiang le 30 juin 2015.

Il s’agit là d’une victoire pour le vin français, et même d’une « avancée historique » selon le ministre Stéphane Le Foll et le secrétaire d’Etat Matthias Fekl. En effet, Bordeaux devient la cinquième (seulement) indication géographique étrangère reconnue par la Chine dans le domaine des vins et spiritueux, après le Cognac, le Whisky écossais, le Champagne et la Napa Valley.

En outre, 45 appellations bordelaises, telles que Graves ou Margaux, ont été publiées comme rattachées à cette indication, ce qui devrait conduire à une protection effective dans les deux mois.

Néanmoins, comme le relève Bernard Farges, président du Conseil Interprofessionnel du vin de Bordeaux, dans La Tribune : « Pour autant, sur le plan de la contrefaçon le combat n’est pas terminé. La lutte contre la contrefaçon nécessite d’autres maillons supplémentaires : les contrôles réguliers des autorités chinoises et aussi, il ne faut pas l’oublier, l’enregistrement de nos acteurs bordelais auprès de l’INPI Chinois !« . Concernant cet enregistrement que mentionne Bernard Farges, il s’agit d’un enregistrement de marque, à effectuer auprès de l’office des marques chinois (CTMO) et qui reste à mener individuellement par chaque acteur pour protéger son vin. Cet enregistrement est une procédure distincte de la reconnaissance d’indication géographique qui vient d’être faite par l’AQSIQ (administration en charge de la qualité et de l’inspection des produits alimentaires).

Rappelons que l’enregistrement d’une marque est une étape fondamentale à faire le plus tôt possible en Chine, quelquefois même avant qu’un marché chinois ne se soit révélé. Car si vous ne le faites pas, un tiers pourra protéger votre marque en son nom de manière frauduleuse. Cette situation n’est pas rare, en particulier dans le domaine du vin.

Relevons par ailleurs que les autorités françaises poursuivent une discussion avec la Chine pour aboutir à une reconnaissance mutuelle entre l’Union Européenne et la Chine d’une centaine d’indications géographiques des deux pays.

Pour utiliser votre marque en Chine, pensez au certificat d’enregistrement !

Il peut arriver que l’on doive faire valoir un droit de marque en urgence, lorsque l’on identifie une contrefaçon imminente notamment. Néanmoins en Chine, cette action peut être bloquée si l’on ne dispose pas du certificat d’enregistrement.

Pour faire valoir vos droits de marque en Chine, par exemple dans une action en contrefaçon, ou bien tout simplement lorsque vous souhaitez négocier une licence d’exploitation avec vos partenaires, il est primordial pour vous de pouvoir prouver l’existence de vos droits auprès des autorités compétentes ou de vos partenaires. Le certificat d’enregistrement de marque émis par l’Office des marques chinois est alors le premier document officiel que l’on vous demande. En absence de ce document, vous risquerez de ne pas pouvoir avancer sur vos démarches ou projets en Chine !

certificat marques

Or, certains titulaires étrangers ignorent que dans le cadre des marques internationales, l’Office des marques chinois n’émet le certificat d’enregistrement que sur la demande de son titulaire, alors que le délai pour obtenir ce certificat pourrait s’avérer relativement long, généralement de 2 à 3 mois.

Ainsi, lorsque le titulaire réalise qu’il a besoin de toute urgence d’un certificat d’enregistrement émis par l’Office chinois, il est souvent trop tard pour en obtenir un dans le délai souhaité.

Ainsi, nous recommandons systématiquement au titulaire de marques internationales de commander ce document dès l’acceptation de l’enregistrement de sa marque en Chine.

 

Défense Nationale chinoise, attendez l’autorisation

Pour toute invention faite en Chine, il est interdit de déposer une demande de brevet hors de Chine sans avoir eu préalablement l’autorisation de l’administration.

Plus précisément, l’article 20 de la loi chinoise sur les brevets mentionne (emphase ajoutée) :

Any entity or individual that seeks to apply for a patent with respect to an invention or utility model accomplished in China shall first report the matter to the administrative department for patents under the State Council for confidentiality examination purposes. Matters such as confidentiality examination procedures and duration shall comply with the provisions of the State Council.
(…)
Where a patent application is filed for any invention or utility model for which a patent application is filed in another country in violation of the provisions of Paragraph 1 of this Article, no patent right shall be granted.

Ainsi toute invention faite en Chine doit être avant-tout rapportée à l’administration chinoise, et dans le cas où une demande de brevet est déposée à l’étranger sans cette étape, non seulement l’invention ne pourra pas donner lieu à un brevet en Chine, mais d’autres sanctions sont possibles pour l’auteur de la divulgation.

En pratique, la plupart des inventions faites en Chine font l’objet, avant tout dépôt à l’étranger, d’un dépôt national ou d’un dépôt de demande internationale PCT, dans les deux cas auprès du SIPO. Dans le cas d’un dépôt national, on dépose généralement une requête d’examen de confidentialité lors du dépôt, et dans le cas d’un dépôt PCT, le seul fait de déposer la demande au SIPO fait office de demande d’autorisation auprès de l’administration chinoise. Ainsi, lorsque des dépôts ont tout d’abord lieu  en Chine, la procédure est relativement automatique et simple.

Dans certains cas plus rares, il est possible que l’on souhaite déposer une demande de brevet directement à l’étranger pour une invention faite en Chine, sans passer par un dépôt direct auprès du SIPO. Cela peut être le cas par exemple lorsque le déposant est une société étrangère. Dans ce cas, il faut déposer une requête pour demander l’accord de l’administration chinoise avant de faire le dépôt à l’étranger.

Attention, même si en pratique il est courant de recevoir l’autorisation relativement rapidement après la demande, cela peut prendre théoriquement jusqu’à 4 voire 6 mois. Plus précisément : si l’on ne reçoit pas une notification d’examen de confidentialité dans un délai de 4 mois après la demande d’autorisation, la loi dit que l’on peut déposer la demande de brevet à l’étranger. Ce délai peut être de 6 mois dans certains cas dans lesquels l’administration émet une notification d’examen demandant de retarder le dépôt à l’étranger. Dans ce cas particulier néanmoins, si l’on ne reçoit pas de décision de l’administration dans les 6 mois (à compter de la date de requête), il est possible de déposer la demande de brevet à l’étranger.

Nous n’avons pas connaissance à ce jour d’une possibilité de diminuer ce délai, bien qu’il soit constaté que généralement, l’examen est assez rapide et l’autorisation est reçue dans les 15 jours après le dépôt de la requête.

Notons que l’on peut déposer une simple description de l’invention (la solution technique) au SIPO, et non nécessairement un texte rédigé sous forme de demande de brevet.

 

Le « Trademark squatting » ou comment se faire prendre sa marque

Parmi les dépôts frauduleux de marque se trouve, nous l’avons vu, le « marque squattage » (ou « trademark squatting »). Il s’agit du dépôt par un tiers d’une marque ayant une certaine renommée, alors que vous n’avez pas forcément de lien avec lui.

Les déposants pratiquant de tels dépôts sont souvent des spéculateurs qui visent à s’approprier des marques qui ne sont pas encore déposées, mais déjà exploitées et disposant d’une certaine renommée en Chine.

Ce phénomène est souvent dû à la négligence des sociétés qui commencent à se développer sur le marché chinois : elles concentrent au début toute leur énergie à essayer de percer sur le marché et ne se soucient pas à ce stade de déposer leurs marques. Il arrive même de croiser des sociétés étrangères qui souhaiteraient être copiées ( !), se faisant la réflexion que le fait d’être copiées est le signe que l’on a fait un grand chemin, le marché chinois étant connu pour sa difficulté d’accès.

Malheureusement pour les marques comme pour les brevets, c’est souvent avant toute commercialisation qu’il faut procéder aux dépôts. Après, il est souvent trop tard.

Certes, il est possible de former une opposition contre un tel dépôt frauduleux.  Néanmoins d’une part il faut en avoir connaissance à temps (dans les trois mois de la publication de la marque frauduleuse), d’autre part il faut parvenir à prouver qu’il s’agit d’un « marque squattage ». La charge de la preuve incombe au titulaire réel. En général, il suffit de prouver que la marque a été exploitée de manière raisonnable dans certaines régions du continent chinois et que le déposant frauduleux se trouve ou a ses activités dans la région.

Plus particulièrement dans le cas de « marque squattage », les spéculateurs s’empressent souvent de déposer la translittération chinoise d’une marque en lettres latines.

En effet, la majorité des consommateurs chinois ne sont pas familiarisés avec les langues étrangères et les caractères latins, il s’avère donc important, voire nécessaire, de déterminer et protéger l’équivalent en caractères chinois d’une marque en lettres latines. Toutefois, les titulaires occidentaux négligent souvent cette précaution importante, et cela laisse le champ libre à des spéculateurs pour déposer des translittérations chinoises avant eux. Afin de pouvoir s’opposer à cet agissement, le titulaire doit apporter des preuves abondantes pour établir l’existence d’un lien unique entre la translittération chinoise et sa marque occidentale antérieure, et ce avant la date du dépôt frauduleux, alors que cette condition est en pratique difficile à remplir.

Aussi il est important qu’une société qui souhaite protéger sa marque en Chine pense à protéger les différentes translittérations possibles de la marque. Car toute marque qui ne sera pas déposée en amont pourra être déposée par un concurrent. Or, un concurrent qui aura choisi une translittération plus vendeuse pour les consommateurs aura peut-être plus de succès avec sa translittération que la vôtre, et vous n’aurez pas la possibilité de l’empêcher de l’utiliser. Des marques célèbres ont fait cette expérience.

Ainsi, la loi chinoise prévoit certes des dispositions pour lutter contre les dépôts frauduleux, néanmoins le moyen le plus efficace pour les éviter est d’anticiper en déposant votre marque, y compris dans différentes versions en caractères chinois, et de prendre date dès le début de votre projet.

De l’utilité des modèles en Chine

Les modèles d’utilité, ou « petits brevets », présentent un certain nombres de qualités dont certaines sont plutôt méconnues des étrangers, voir notre article sur ce sujet.

MU flouté

Tout d’abord, il s’agit de titres obtenus à coûts relativement faibles : comme il n’y a pas d’examen sur le fond, les échanges avec l’office ne concernent généralement que des questions relativement formelles, donc des coûts de procédure plus faibles. Certes, nous constatons qu’il arrive quelquefois que l’office chinois soulève des objections de nouveauté, lorsque la demande de modèle d’utilité est issue d’une demande internationale PCT dans laquelle le rapport de recherche internationale cite des documents pertinents, mais généralement nous parvenons à surmonter ces objections assez aisément.

Du fait de cet examen formel, outre les coûts amoindris, la procédure donne lieu de façon quasi-systématique à la délivrance du modèle. A la différence pour une demande de brevet, un examinateur non convaincu peut rejeter la demande, qui ne donne lieu alors à aucune protection.

Par ailleurs, la délivrance a lieu très rapidement, moins d’un an après le dépôt normalement (à comparer aux deux à cinq ans pour une procédure de brevet). Cette délivrance fait acte de publication de la demande. Ainsi la publication intervient généralement dans les 6 à 12 mois après le dépôt, donc avant le délai de 18 mois prévu pour les demandes de brevets. Cette publication rapide est particulièrement intéressante pour informer des contrefacteurs potentiels de l’existence d’un titre, voire pour agir contre eux. La publication rapide est d’autant plus intéressante qu’en Chine, la copie d’une technologie peut être très rapide (il n’est pas inhabituel de voir des copies en seulement quelques mois, voire semaines, après le lancement d’un produit sur le marché).

Ainsi le modèle d’utilité peut clairement avoir la fonction d’un épouvantail rapidement opérationnel, permettant d’assurer une protection de transition avant la délivrance d’un brevet sur le produit.

Enfin, parmi les autres points forts que nous identifions pour le modèle d’utilité : il peut, paradoxalement, être plus difficile à invalider qu’un brevet. Tout particulièrement pour les innovations dont l’activité inventive est légère ou délicate à démontrer. Cette différence entre les conditions de validité d’un modèle d’utilité et d’un brevet fait l’objet d’un autre article.

Malgré tous le avantages identifiés ci-dessus, n’oublions pas toutefois que l’utilisation des modèles utilité présente ses limites : la durée maximale de vie d’un modèle d’utilité est de 10 ans à compter de sa date de dépôt (à comparer aux classiques 20 ans pour un brevet d’invention).

Par ailleurs, seules certaines inventions peuvent être protégées par un modèle d’utilité. Principalement, seules les caractéristiques structurelles, visibles, peuvent être protégées. Par exemple, il n’est généralement pas possible de revendiquer un procédé, une microstructure ou une composition de matière.

Enfin, ayons bien à l’esprit qu’un modèle d’utilité, n’ayant pas subi d’examen de fond, peut se voir invalider plus tard en cours d’action judiciaire ou administrative, car un examen sur le fond sera probablement effectué et pourra révéler des lacunes qui n’avaient pas été considérées au cours de l’examen formel de délivrance du modèle d’utilité.

Compte tenu de ces limites, la décision de protéger une invention par l’intermédiaire d’un modèle d’utilité à la place d’un brevet doit être prise avec discernement, au cas par cas en fonction des inventions.

L’idéal, pour les inventions revêtant une certaine importance, est de viser une double protection, à la fois par un modèle d’utilité et un brevet. La façon d’y parvenir n’est pas toujours évidente car la loi prévoit des dispositions empêchant une pure coexistence de deux protections exactement identiques. Néanmoins, c’est possible, cela fera l’objet d’un prochain article.

 

L’utilité des modèles méconnue des étrangers

Les sociétés étrangères qui veulent protéger leurs innovations en Chine procèdent généralement à des dépôts de demandes de brevet, en suivant les mêmes réflexes de protection qu’en Europe ou aux États-Unis. Pourtant, il existe une autre voie de protection des innovations en Chine, souvent méconnue ou mal comprise par les occidentaux : le modèle d’utilité (« utility model patent« ).

On le surnomme généralement « le petit brevet », car il n’a une durée maximale de vie que de 10 ans, il est plus économique et très facile à obtenir : un simple examen de forme suffit.

A la différence,  le brevet d’invention (« invention patent« ) a les caractéristiques classiques des brevets, il est vu comme « le vrai brevet », semblable à celui que l’on retrouve dans la plupart des pays : il peut vivre jusqu’à 20 ans et subit un examen de fond avant sa délivrance.

Il arrive certes que les occidentaux passent par des modèles d’utilité, mais les cas sont très rares, et c’est généralement pour protéger des inventions jugées mineures, de façon principalement à limiter les coûts (le modèle d’utilité étant moins cher) et à obtenir une délivrance certaine.

Les chiffres parlent d’aux-même, voici un exemple montrant la proportion de dépôts de demandes de modèles d’utilité réalisés par des étrangers en 2010, en comparaison avec les dépôts de demandes de brevet (données publiées sur le site du SIPO, l’office des brevets chinois) :

pourcentage MU

Ainsi, 0.6% seulement des modèles d’utilité chinois sont déposés par des occidentaux. Et pourtant, le SIPO reçoit davantage de demandes de modèles d’utilité que de demandes de brevet.

Pourtant, on aurait tort de sous-estimer le dépôt de modèles d’utilité et de le réserver uniquement aux cas dans lesquels l’invention est mineure.

En effet, un modèle d’utilité peut être une arme puissante, non seulement parce qu’elle permet d’obtenir une protection à moindre coût, mais également parce qu’elle permet d’obtenir un titre qui peut être plus difficile à invalider qu’un brevet. Les avantages des modèles d’utilité feront d’ailleurs l’objet d’un prochain article.

Nous pouvons nous demander pourquoi les étrangers n’utilisent pas ce système, pourtant tellement utilisé par les chinois, et alors qu’ils passent couramment par la protection par brevets (puisque les occidentaux déposent 25% des brevets chinois).

Une réponse pourrait être que les étrangers ne connaissent pas ce système et ne songent donc pas à l’utiliser. Une autre réponse serait qu’ils le considèrent comme un « brevet factice », qui ne sert à rien.

C’est dommage.

D’une part parce que ce titre n’est pas factice. D’autre part parce que, quand-bien même il serait considéré comme factice, il resterait utile.

Rappelons que les chinois déposent majoritairement des modèles d’utilité, et que bien des sociétés étrangères pourraient témoigner que ces modèles d’utilité chinois ont des côtés « empêcheurs de tourner en rond » : même si l’on est souvent convaincu qu’ils ne sont pas valables, ils laissent planer des doutes, une peur d’une sentence inattendue en cas d’action en contrefaçon lancée par son titulaire.

Aussi, ne laissons pas trop vite passer les opportunités de déposer des modèles d’utilité. Songeons donc cet outil comme une voie de protection parallèle ou alternative à celle des brevets d’invention.