Défense des droits de PI en Chine, quoi de neuf ?

Les pratiques de la PI en Chine évoluent à toute allure, aussi bien celle des tribunaux que celle des sociétés chinoises. Quelles sont les toutes dernières recommandations à suivre pour les entreprises étrangères ?


 Le 28 septembre 2017 de 14h à 18h, à l’Espace Hamelin (Paris, 16),

l’ASPI et le Blog ChinePI vous invitent à la conférence :

« Défense des droits de PI en Chine, quoi de neuf ? »

réunissant des spécialistes clés des évolutions récentes de la PI en Chine.


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Le cas clé USB : record de dommages et intérêts par Pékin

La Cour de Propriété Intellectuelle de Pékin établit de nouveaux records en matière d’indemnisation des victimes de contrefaçon, et condamne au paiement de la somme de 50 millions de RMB les auteurs d’une violation des droits de propriété intellectuelle.

A rebours de l’idée habituelle selon laquelle les juges chinois sont peu enclins à accorder des dommages et intérêts fondés sur la valeur réelle du préjudice subi, la Cour spécialisée dans les affaires de propriété intellectuelle de Pékin a rendu, le 18 novembre 2016, une décision qui confirme certaines tendances jurisprudentielles en la matière.

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Christian Louboutin obtient la première injonction préliminaire de Guangzhou

La Cour de la propriété intellectuelle de Guangzhou (l’une des trois Cours de propriété intellectuelle en Chine avec celles de Pékin et Shanghai) a émis le 22 juin 2016 sa première injonction préliminaire depuis sa création en 2014. C’est le célèbre Christian Louboutin qui en a bénéficié. Une affaire intéressante pour comprendre l’octroi d’injonction préliminaire en Chine.

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Enregistrement de marque en caractères chinois, le cas New Balance

Toute entreprise étrangère souhaitant s’implanter en Chine doit procéder en amont au dépôt de sa marque – en caractères latins, cela va sans dire – mais surtout en caractères chinois puisque c’est cette marque qui va être utilisée par les consommateurs chinois. L’entreprise Castel, le sportif Michael Jordan et encore plus récemment l’entreprise New Balance l’ont d’ailleurs appris à leurs dépens.

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Dommages et intérêts en brevets : un exemple de la Cour de Pékin

Le 20 novembre 2015, la nouvelle Cour spécialisée en propriété intellectuelle de Pékin a rendu une décision concernant une affaire de contrefaçon de modèles brevetés (Jing Zhi Min Chu Zi 2015), qui n’est pas passée inaperçue. En effet, fait rare en Chine, la Cour a accepté la demande de dommages et intérêts du demandeur dans son intégralité, cette demande incluant 3 000 000 RMB (environ 400 000 euros) pour pertes économiques ainsi que 200 000 RMB (environ 27 000 euros) de dépenses pour faire cesser la contrefaçon. En complément, elle a également condamné les défendeurs à payer tous les frais de la procédure.

Nous avons déjà eu l’occasion de l’évoquer sur ce blog, le gouvernement chinois applique actuellement un programme visant à inciter le développement de l’innovation en Chine. C’est donc dans ce cadre que la Cour de Pékin a pris cette attitude en faveur de l’indemnisation des titulaires de droits par les contrefacteurs.

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Projet de réforme de la loi des brevets en Chine (Partie 1/2)

Depuis sa création en 1984, le régime chinois des brevets est en constante évolution. Déjà amendée trois fois depuis cette date, la version actuelle de la loi des brevets, entrée en vigueur en 2009, fera prochainement l’objet d’une nouvelle révision. On discute ainsi, depuis un certain temps maintenant, de la « quatrième loi des brevets » à venir. En effet, depuis 2012, plusieurs versions d’un projet d’amendement ont été mises à disposition du public pour commentaires par l’Office chinois de la propriété intellectuelle (SIPO) et le Conseil d’Etat chinois.

Voici une présentation d’un certain nombre de modifications apportées dans cette quatrième loi des brevets en cours de discussion, selon le projet tel que publié par le Conseil d’Etat en décembre 2015. Au vu de l’importance et du nombre de modifications proposées dans le cadre de ce projet de réforme, nous avons divisé notre analyse en deux parties.

La présente première partie vise à présenter certaines des modifications qui concernent le régime des dessins et modèles (« design patents »), le renforcement de la protection via la facilitation de l’obtention de preuves, l’introduction de dommages et intérêts punitifs ou encore la notion de responsabilité solidaire, et l’allègement de la procédure d’examen des demandes de brevet.

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Quels dommages et intérêts lors d’une contrefaçon de brevet en Chine ?

La question nous est souvent posée concernant le montant des dommages et intérêts en cas de contrefaçon de brevet avérée par un tribunal en Chine. Voici quelques indications sur le sujet.

De manière générale, la Chine a la réputation d’allouer des dommages et intérêts d’un montant relativement faible. La moyenne est en effet de l’ordre de 80k RMB (11k €) par affaire, toutefois ce faible montant est fortement lié au manque de preuves utilisables par les tribunaux pour déterminer le montant des dommages et intérêts. Ainsi si l’on parvient à fournir des preuves pertinentes, l’obtention de montants conséquents est possible.

Au cours du  PIAC en septembre 2015, des juges des nouvelles Cours spécialisées en propriété intellectuelle, notamment un juge de la Cour de Canton, M. Tan, ont présenté les facteurs les plus significatifs pour les juges chinois pour déterminer les dommages et intérêts. Nous vous proposons ci-dessous une synthèse. Rappelons que trois nouveaux tribunaux spécialisés en propriété intellectuelle ont été créés en 2014 à Pékin, Shanghai et Canton.

Nous pouvons regrouper les 13 facteurs mentionnés par le juge en différentes catégories.

I – Dommages et intérêts liés au brevet concerné

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Litiges brevets en Chine : neutres ou pro-chinois ?

En Chine, un paramètre crucial à prendre en compte par les sociétés étrangères dans leur stratégie de dépôt de demandes de brevets est la capacité à faire valoir leurs droits et à obtenir gain de cause en cas de litige. Cette capacité dépend en grande partie de l’attitude des tribunaux chinois. Une étude récente par des universitaires américains publiée dans le Vanderbilt J. Ent. & Tech. Law (« Patent litigation in China : Protecting rights or the local economy ? ») a fait l’objet de nombreux commentaires car elle conclut que le système judiciaire chinois est parvenu à maturité, au sens où les jugements sont désormais sensiblement impartiaux envers les étrangers.

Une analyse de cette étude révèle que, si l’on constate effectivement des améliorations sur ce point, cette conclusion mérite d’être nuancée.

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Affaire Moncler : coup de chaud pour les contrefacteurs !

Connue pour ses doudounes brillantes de luxe, la marque italienne Moncler a également eu l’occasion de se faire connaitre par les non amateurs de mode : elle a remporté un litige en contrefaçon en Chine le 23 avril 2015. Le tribunal lui a octroyé des dommages et intérêts d’un montant de 3 millions de RMB (soit environ 430 000 euros), le montant maximal exigible dans le cas où les juges chinois ne disposent pas de suffisamment de preuves pour établir le préjudice subi, selon la nouvelle loi chinoise des marques qui est entrée en vigueur depuis 2014.

L’histoire se répète pour Moncler comme pour les autres marques qui connaissent un succès en Chine : une société d’habillement pékinoise s’était mise, au moins depuis 2013, à la fabrication des doudounes portant la marque Moncler et une marque similaire « Monckner ». Afin d’améliorer ses commandes, les produits contrefaisants étaient disponibles directement depuis son site Internet « http://www.monckner.com ».

Toutefois, bien que les preuves fournies permettaient de caractériser l’acte de contrefaçon, Moncler n’a pas pu fournir les preuves directes du préjudice subi.

Il se trouve que dans la pratique judiciaire chinoise, la cour de cassation a mis en place un système de détermination du montant des dommages et intérêts en cascade selon les quatre étapes suivantes :

  • Le montant des dommages et intérêts est, en principe, déterminé par rapport au préjudice subi par la victime ;
  • A défaut de preuve du préjudice subi, le montant sera déterminé par rapport au profit engendré par les actes du contrefacteur ;
  • A défaut de preuve d’un tel profit, le montant sera déterminé sous forme d’un multiple de la redevance qui aurait dû être versée par la société contrefaisante pour obtenir une licence de marque ;
  • Enfin, faute de preuves sur tous les éléments précédents, c’est le juge qui déterminera le montant, à sa discrétion, selon la demande de la victime et l’ensemble des éléments et circonstances de l’affaire. Ce montant ne devait pas dépasser 500 mille RMB chinois selon l’ancienne loi chinoise.

Pour obtenir un montant de dommages et intérêts satisfaisant, les obstacles essentiels restaient au niveau de la preuve directe du préjudice subi, sachant qu’il était rare que les juges chinois accordent le montant maximal exigible des dommages et intérêts dans leur marge d’appréciation (quatrième étape ci-dessus).

Le 3ème amendement de la loi chinoise sur le droit des marques, datant de 2013, est connu pour avoir augmenté significativement le plafond de dommages et intérêts de 500 mille RMB à 3 millions de RMB au cas où il revient au juge d’évaluer le montant de l’indemnité en l’absence de preuves suffisantes en cette matière.

Dans cette affaire, la Cour de la propriété intellectuelle de Pékin, nouvelle instance spécialisée qui a été instaurée en novembre 2014, a fait l’application de ce 3ème amendement. Relevons que le changement de la pratique judiciaire est un élément tout aussi important que la modification de la loi pour l’amélioration de l’efficacité du droit chinois dans la lutte contre la contrefaçon.

Dans l’affaire Moncler, étant donné qu’aucune preuve directe sur les trois éléments précédents n’avait été fournie par les parties, le juge a fait recours au faisceau d’indices dans son raisonnement pour la détermination de l’indemnisation, notamment :

  • la notoriété de la marque ;
  • les modes d’infraction ;
  • la durée de l’infraction ;
  • la mauvaise foi du contrefacteur ; ainsi que
  • le prix de vente des produits contrefaisants.

Au-delà du fait que l’on puisse se réjouir de cette application de la loi chinoise, de plus en plus favorable aux titulaires de droits, l’affaire Moncler nous paraît particulièrement importante pour déterminer les éléments à fournir au juge afin d’obtenir une meilleure réparation du préjudice lorsque les preuves directes sont manquantes, et en particulier des preuves sur la mauvaise foi du contrefacteur.

Article rédigé par Yi QIN, du cabinet LLRllr_new

Une grande banque chinoise défiée par la Cour américaine

Un juge new-yorkais a ordonné récemment à une banque chinoise, « Bank of China », de lui fournir des informations détaillées sur les comptes bancaires de personnes accusées d’avoir vendu des contrefaçons de sacs et portefeuilles de la marque Gucci aux Etats-Unis, pour une valeur estimée à plusieurs millions de dollars. Cette décision pourrait avoir une influence sur la capacité de la Cour américaine à récolter des informations sur des activités illégales auprès des banques chinoises.

Selon les enquêtes américaines et européennes sur ce sujet, les banques chinoises sont parfois des refuges pour le blanchiment massif et les contrefacteurs, ces derniers se servant régulièrement de ces grandes banques pour détourner les profits réalisés sur le sol américain vers des pays éloignés et difficilement atteignables par la justice occidentale.

Les banques chinoises, quant à elles, se sont fortement opposées à cette décision, considérant que la demande consistant à rendre publiques les informations de leurs clients est une atteinte à leur souveraineté.

Selon le juge américain Richard Sullivan, la Cour américaine a la compétence pour faire ordonner une telle mesure à Bank of China, cette dernière ayant quatre agences aux Etats-Unis et prétendant être le meilleur choix pour les transferts de dollars américains de et vers la Chine. Par ailleurs, il a mentionné dans sa décision du 29 septembre 2015 que «demander à Gucci de déclencher une telle procédure en Chine serait très long et surtout, risquerait de n’aboutir à aucun résultat».

Il est clair qu’une telle décision, si elle était confirmée en appel, pourrait être intéressante pour toutes les victimes, sur le sol américain, de contrefaçons venant de Chine. En effet, alors que l’obtention de preuves de la contrefaçon peut être une étape critique dans un procès en contrefaçon, de telles preuves peuvent s’avérer délicates à obtenir en Chine lorsque le titulaire de droits se trouve aux Etats-Unis, tout particulièrement les preuves concernant des données comptables, qui sont connues pour être difficiles à obtenir. Aussi, les informations que pourraient fournir les banques chinoises deviendraient des données précieuses, non seulement faciles à obtenir, mais en outre éclairantes concernant les revenus du contrefacteur présumé.

Néanmoins, relevons d’une part que la décision est susceptible d’appel, d’autre part que l’on peut s’attendre à ce que Bank of China soit réticente à donner une suite, car les banques chinoises essayeront de fournir le minimum d’informations.

L’actualité récente semble en fait donner raison à ces craintes : un juge américain a déclaré le 24 novembre 2015 que Bank of China risquait une amende du fait qu’elle refuse de fournir les informations. En effet, Bank of China soutient qu’elle ne peut le faire, sans quoi elle ferait infraction au droit chinois de la vie privée. Bank of China soulève par ailleurs une incompétence du tribunal de Manhattan.

Un risque serait donc que la décision de la Cour américaine, favorable aux ayants droit, ne brille nulle part ailleurs que sur le papier. Mais il y a fort à parier que la justice américaine ne restera pas sans réponse non plus.

Attendons donc la suite.

Article rédigé par Yifan ZHANG, du cabinet LLRllr_new