En Chine, l’usage effectif d’une marque n’est pas une condition préalable à son enregistrement. En d’autres termes, il n’est pas nécessaire qu’une marque soit utilisée au moment où la demande d’enregistrement est déposée. Ainsi, le système chinois repose sur le principe du « first to file » et se différencie d’autres systèmes juridiques, tels que celui applicable aux États-Unis qui appliquent le principe du « first to use ».
Toutefois, l’absence d’utilisation d’une marque en Chine peut avoir un impact négatif sur sa validité. Ainsi, et conformément à l’article 49.2 de la loi chinoise sur les marques, si une marque enregistrée n’est pas utilisée pendant trois années consécutives sans motif justifié, toute personne peut engager une action en déchéance pour non-utilisation et contester la validité de la marque.
Cet article vous explique comment fonctionnent les actions en déchéance en Chine, comment les entreprises étrangères peuvent en bénéficier, mais également comment elles peuvent leur être préjudiciables.
En mars 2023, l’Office chinois des marques (CTMO) a publié une nouvelle annonce concernant l’accélération de l’examen de certaines procédures de marques. La durée des procédures de marques est une question importante pour le CTMO qui prend régulièrement des mesures pour raccourcir certaines procédures et en permettre un examen accéléré dans certains cas.
La pratique des administrations et des cours chinoises évolue.
Une lettre de consentement de marque (aussi appelée accord de coexistence) est une lettre émise par le titulaire d’une marque antérieure au bénéfice du déposant d’une marque qui a vu sa demande bloquée par cette même marque antérieure. Rappelons en effet que l’Office chinois des marques (CTMO) effectue une recherche d’antériorité lors de l’examen de la demande et peut donc refuser l’enregistrement si la marque est identique ou similaire à une marque antérieure désignant des produits/services identiques ou similaires.
L’office chinois des marques annonce qu’il publiera dorénavant les décisions d’opposition en ligne
Le 18 février 2020, l’Office chinois des marques (CTMO) a annoncé qu’il publierait désormais les décisions d’opposition de marques. Cette nouvelle règle s’applique pour toutes les nouvelles décisions relatives à des demandes d’opposition rendues à compter du 1er janvier 2020. Cette évolution vise à renforcer la transparence de l’examen des oppositions. En effet, jusqu’à cette date, les décisions ne faisaient l’objet d’aucune publication, elles étaient seulement envoyées aux deux parties.
Les décisions sont donc désormais publiées sur le site officiel de la CNIPA dans un délai de 20 jours suite à l’envoi de la décision aux parties.
Étude de l’évolution des pratiques d’examen en Chine
Notre article d’aujourd’hui concerne une situation que rencontrent de nombreux déposants chinois et étrangers en Chine : suite au dépôt d’une demande de marque, le déposant reçoit une décision de refus provisoire émise par l’Office chinois des marques (China Trademark Office ou CTMO), décision qui est motivée par l’existence de marques antérieures déposées par des tiers. Relevons à l’occasion qu’il s’agit d’une des motivations de refus telle que prévue par l’article 30 de la loi des marques. Comment réagir dans ce cas de figure ?
En septembre 2007, Wenger S.A. dépose en classe 25 la demande de marque « SWISSGEAR » auprès de l’Office chinois des marques. S’ensuit une épopée administrative de plus de 10 ans, la demande de marque ayant récemment fait l’objet d’un rejet final de la part de la Haute Cour de Pékin. Nous vous proposons de revenir sur cette affaire et, à cette occasion, de vous en dire plus sur la protection des marques incluant un nom de pays.
La saga Louboutin vient une nouvelle fois de faire parler d’elle, cette fois-ci en Chine où, pour la première fois, il a été reconnu qu’une marque pouvait être constituée de la position d’une couleur précise à un endroit spécifique.
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Sous priorité de sa marque britannique du 15 novembre 2007, M. Christian Louboutin avait déposé une demande d’enregistrement de marque internationale n°1031242 pour sa fameuse semelle de couleur rouge, désignant notamment la Chine et visant les produits « chaussures pour dames » en classe 25, composée du signe suivant :
Source WIPO
La demande d’enregistrement comprenait également la précision suivante :
« Rouge – Pantone numéro Pantone 18.1663TP.
Cette marque se compose de la couleur rouge (Pantone n° 18.1663TP) s’appliquant à la semelle de la chaussure, telle que représentée (le contour de la chaussure ne fait pas partie de la marque mais sert uniquement d’illustration) ».
Selon l’Article 8 de loi chinoise sur les marques, « tout signe, capable de distinguer les produits et services d’une personne physique, morale ou de toute autre organisme de ceux d’un tiers, y compris les mots, dispositifs, lettres, chiffres, signes 3D, combinaison de couleurs, sons… ainsi que la combinaison des éléments ci-dessus peut faire l’objet d’une demande d’enregistrement à titre de marque ».
La demande d’enregistrement de M. Louboutin avait été rejetée après examen par le Chinese Trademark Office, puis par le Trademark Review and Adjudication Board (TRAB) suite au dépôt d’un appel, car il avait été retenu que le signe objet de la demande constituait une marque figurative (un logo) dénuée de caractère distinctif.
L’affaire avait été portée devant la Beijing Intellectual Property Court en première instance.
Celle-ci a considéré que le signe constituait une marque 3D et a renvoyé l’affaire devant le TRAB pour qu’il revoie sa décision selon la typologie du signe retenue.
Suite à un nouveau refus du TRAB, l’affaire avait ensuite été portée en seconde instance devant la Beijing High Court, qui a rendu sa décision en décembre dernier.
Elle a considéré que le signe en cause ne constituait pas une marque 3D, ni une marque figurative mais une marque constituée d’une couleur apposée à un endroit spécifique (sur la semelle de la chaussure à talon).
Ce type de signe pouvait constituer une marque susceptible d’être enregistrée selon l’article 8 de la loi chinoise sur les marques puisqu’il n’était pas spécifiquement exclu de son champ d’application.
L’affaire a donc été renvoyée une nouvelle fois devant le TRAB, qui devra se prononcer sur le caractère distinctif de cette marque de position, en prenant en compte tous les éléments la constituant.
Il convient de retenir de cette décision, qui n’est pas encore la dernière étape de la procédure, que la Chine semble vouloir se tourner vers une application plus libérale de la loi sur les marques, afin de pallier la prudence dont faisaient jusqu’alors preuve les Examinateurs chinois et les tribunaux en rejetant systématiquement les demandes « non-traditionnelles » de ce type.
Toutefois, certaines exigences restent, comme le fait d’indiquer à la fois la teinte précise de la couleur et sa position.
Nous attendons maintenant avec impatience la nouvelle étude de cette affaire par le TRAB au regard des éléments apportés par la cour de Pékin.
En juin dernier, le TRAB (organe en charge de l’administration des marques avec le CTMO) a publié un rapport analysant les statistiques concernant les décisions qu’il a émises et qui ont été renversées par la suite par les cours de justice en 2017. Ce rapport est intéressant car il indique quels sont les motifs principaux énoncés par les cours lorsque celles-ci décident d’annuler la décision du TRAB. C’est également l’occasion de faire un point sur la compétence du TRAB et les différentes procédures de marques dans lesquelles il est impliqué.
Cet article est une mise à jour de l’article » Libellé d’une marque nationale en Chine, quelques conseils » en raison d’une évolution de la pratique de l’office chinois des marques.
Photo par Niketh Vellanki sur Unsplash
La classification chinoise présente un certain nombre de spécificités : voici quelques conseils pour aider dans la rédaction du libellé d’une marque nationale en Chine afin de désigner les produits et services.
Le 26 avril 2018, la Cour Suprême chinoise a rendu une décision en faveur de la société Christian Dior Parfum qui marque un point d’étape en matière de propriété intellectuelle en Chine.
Flacon J’ADORE de DIOR
La marque litigieuse, une marque tridimensionnelle (3D) représentant le célèbre flacon de parfum en forme de goutte « J’ADORE » (reproduit ci-dessus), a été déposée en 2014 par la société CHRISTIAN DIOR PARFUM (« Dior ») pour désigner divers produits de parfumerie en classe 3.
