Quelles sont les stratégies de défense possibles pour un titulaire de droits de propriété intellectuelle (PI) faisant face à une violation de ses droits en Chine ? Sur ce blog, nous parlons souvent des recours administratifs, des poursuites civiles ou encore des saisies douanières. Mais qu’en est-il des poursuites pénales ? En effet, en Chine comme en France, la production et la vente de produits de contrefaçon constituent un délit pénal, qui peut donner lieu à une action pénale.
Le 10 mai 2021, le Tribunal populaire supérieur du Zhejiang a rendu une décision dans une affaire opposant la société LABORATOIRES M&L, titulaire de la marque L’OCCITANE, aux sociétés chinoises Zhejiang Junda Biotechnology Development Co., Ltd et Guangzhou Ailian Cosmetic Co., Ltd pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale. Le tribunal a ordonné aux deux sociétés chinoises de cesser tout acte de contrefaçon et de concurrence déloyale, et de payer à la demanderesse la somme de 9 millions de yuans.
La Cour prend en considération les chevauchements possibles parmi les publics des deux marques
La Cour supérieure de Pékin a récemment rendu un jugement définitif concernant l’affaire d’invalidation de la marque n°6085778 « 宝格丽音乐咖啡 BALCARY MUSIC COFFEE » : elle a donné raison à BULGARI en confirmant le jugement de première instance rendu par le tribunal de la propriété intellectuelle de Pékin. L’enregistrement de la marque en question est invalidé. Cette décision met fin à la lutte de BULGARI qui avait débuté en 2017.
Reconnaissance d’une marque notoire dans le cadre d’une action en contrefaçon.
Le 25 novembre 2020, le Tribunal populaire intermédiaire de Suzhou a rendu une décision en faveur de Schneider Electric China dans l’affaire intentée contre la société chinoise Suzhou Schneider Elevator Co., Ltd (« Schneider Elevator »). Le Tribunal a ainsi reconnu une nouvelle fois à la marque « » un caractère notoire et en conséquence sanctionné la société Schneider Elevator, qui utilisait le terme « Schneider » à titre de marque, dénomination sociale et nom de domaine, pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale. Le Tribunal a ordonné à Schneider Elevator de cesser toute violation de la marque de Schneider Electric, de modifier sa dénomination sociale, de publier une déclaration publique et de régler à Schneider Electric des dommages et intérêts s’élevant à plus de 40 millions de yuans (environ 5,12 millions d’euros).
La Haute Cour de Shanghai (Shanghai High People’s Court) a récemment confirmé la condamnation de 9 personnes pour contrefaçon des droits d’auteur de Lego sur ses célèbres briques. Cette affaire, qui implique des montants très importants, se veut exemplaire face à la multiplication des atteintes portées aux droits de Lego.
L’enseigne japonaise perd un important procès en contrefaçon de marque en Chine
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La Cour supérieure de Pékin a récemment rendu un jugement définitif concernant l’affaire MUJI dans laquelle elle donne raison à l’adversaire de MUJI, la société chinoise Beijing Cottonfield Textile Co., Ltd. Cette affaire concerne l’utilisation de la marque choisie par MUJI comme sa translittération en caractères chinois, à savoir 无印良品 (en pinyin, Wuyin Liangpin) en classe 24.
Cette défaite de MUJI met fin à de nombreuses années de procédures initiées à la fois par MUJI et ses adversaires, les titulaires successifs de la marque en classe 24. Nous vous proposons de revenir sur cette affaire afin de comprendre les raisons de l’échec de MUJI dans ces différentes procédures.
Dans quelles conditions invoquer ce moyen de défense lors d’un litige en contrefaçon de marque ?
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Pour l’enregistrement des marques, la Chine applique le principe du « premier déposant » (first to file en anglais). Cependant, la loi chinoise sur les marques met également l’accent sur la légitimité de l’usage antérieur.
Ainsi, conformément à l’article 59.3 de la loi chinoise sur les marques, lorsqu’une marque identique ou similaire a été utilisée en relation avec des produits identiques ou similaires par des tiers avant le dépôt de la demande par le déposant, le titulaire exclusif du droit de la marque déposée n’aura pas le droit d’interdire à ces tiers de continuer à utiliser la marque si cette utilisation se fait dans le cadre d’origine. Le titulaire pourra toutefois demander à ces utilisateurs d’ajouter des marques appropriées permettant la distinction.
Dans la pratique récente, ce moyen de défense est largement invoqué par l’utilisateur antérieur d’une marque non enregistrée pour réfuter l’allégation de contrefaçon par le titulaire de la marque. Il est également souvent soutenu par les autorités judiciaires.
Dans quelles conditions invoquer le moyen de défense de l’utilisation antérieure ？ Quelles sont les règles applicables en la matière ? Dans l’affaire que nous présentons aujourd’hui, la Cour Suprême a répondu clairement à nos questions.
La BBC obtient des dommages et intérêts d’un montant plus élevé que celui demandé
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Le tribunal du district de Haidian à Pékin a récemment rendu sa décision concernant un litige entre la BBC (demandeur) et la société iYuba Technology Co. Ltd (défendeur) relatif à une affaire de contrefaçon de marque et concurrence déloyale. Le tribunal a ordonné à la société iYuba de cesser de porter atteinte aux droits exclusifs de la BBC sur la série de marques « BBC » et à compenser les pertes économiques de la BBC à hauteur d’un million de RMB (environ 131 000 euros). Cette décision a attiré l’attention en Chine, notamment en raison du fait que le montant de dommages et intérêts prononcé par le tribunal correspond au double de ce qui avait été initialement demandé par le demandeur.
Cette publication sera la dernière de l’été et le Comité de rédaction du Blog ChinePI vous retrouvera à la rentrée avec de nouveaux articles sur la PI en Chine !
Nous souhaitons de très bonnes vacances à nos lecteurs.
Quels risques en matière de PI ?
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Il arrive très souvent qu’un produit (qu’on appellera ci-après « produit authentique ») portant une marque enregistrée en Chine (ci-après « marque authentique »), après sa mise sur le marché, soit revendu sur le territoire chinois par un revendeur non autorisé. Pour ce faire, le revendeur utilise généralement la marque authentique non seulement sur le produit en question, mais aussi pour la décoration de sa boutique (en ligne ou hors ligne), sur son site Internet, dans les matériels de publicité, sur les cartes de visite de ses commerciaux, etc. Attention, il existe des risques liés à la propriété intellectuelle assez importants dans ce genre d’usage non autorisé. Ces actes pourraient constituer dans certains cas une contrefaçon de marque et/ou une concurrence déloyale, selon la loi et les pratiques chinoises. Il s’avère donc nécessaire de connaître les enjeux et la mesure dans laquelle le revendeur peut utiliser la marque authentique de manière sécurisée, c’est-à-dire sans risque d’être poursuivi devant une cour par le titulaire de la marque ou par un licencié de la marque ayant le droit de lancer une action en justice.
Les produits fabriqués en Chine et destinés uniquement à l’exportation peuvent être qualifiés de produits de contrefaçon
Notre article de blog Non, l’usage d’une marque sur des produits à exporter n’est pas une contrefaçon en Chine !, publié l’année dernière, présentait en détail les arrêts de la Cour suprême chinoise dans les affaires PRETUL et Dongfeng. Il concluait, à partir de ces deux affaires caractéristiques, que le recours d’un demandeur concernant la contrefaçon de marque dans un cadre OEM serait probablement rejeté par la Cour. Cependant, un arrêt récent prononcé en septembre 2019 dans une action en contrefaçon de marque en relation avec la marque HONDA infirme la conclusion précédente, et énonce au contraire que les produits OEM peuvent être considérés comme des produits de contrefaçon de marque. Désormais, nous devons garder à l’esprit que de telles actions en contrefaçon relatives à l’usage d’une marque sur des produits OEM seront jugées au cas par cas, en tenant compte de tous les faits et éléments spécifiques de chaque espèce.
