Reconnaissance d’une marque notoire dans le cadre d’une action en contrefaçon.
Le 25 novembre 2020, le Tribunal populaire intermédiaire de Suzhou a rendu une décision en faveur de Schneider Electric China dans l’affaire intentée contre la société chinoise Suzhou Schneider Elevator Co., Ltd (« Schneider Elevator »). Le Tribunal a ainsi reconnu une nouvelle fois à la marque « 
» un caractère notoire et en conséquence sanctionné la société Schneider Elevator, qui utilisait le terme « Schneider » à titre de marque, dénomination sociale et nom de domaine, pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale. Le Tribunal a ordonné à Schneider Elevator de cesser toute violation de la marque de Schneider Electric, de modifier sa dénomination sociale, de publier une déclaration publique et de régler à Schneider Electric des dommages et intérêts s’élevant à plus de 40 millions de yuans (environ 5,12 millions d’euros).
Arguments des parties
Selon Schneider Electric, le terme « Schneider » ainsi que son équivalent chinois « 施耐德 » sont exploités en Chine en tant que marque et nom commercial depuis 1992. Ces signes ont acquis au fil des années une grande réputation sur le marché chinois, de sorte qu’ils doivent aujourd’hui être qualifiés de marques notoires.
En utilisant la marque « Schneider » et ses caractères chinois correspondants « 施耐德 » pour désigner et promouvoir ses ascenseurs, la société Schneider Elevator a nécessairement induit le public en erreur quant à l’origine de ces produits et services. La société Schneider Elevator a dès lors porté atteinte aux marques notoires de Schneider Electric.
Schneider Elevator faisait quant à elle principalement valoir que Schneider Electric ne fabrique ni commercialise d’ascenseurs et n’a donc acquis aucune réputation dans ce secteur. Le public n’a pu être induit en erreur et aucune atteinte n’aurait été portée aux marques de Schneider Electric.
Position du Tribunal
Suivant l’argumentation de Schneider Electric, le Tribunal a condamné Schneider Elevator en retenant les griefs invoqués contre elle.
1/ Atteinte à la marque notoire
Le Tribunal a en effet retenu le caractère notoire de la marque Schneider revendiquée par Schneider Electric pour certains produits électriques. Dès lors, l’utilisation faite par la société Schneider Elevator de cette marque pour désigner des ascenseurs et les services associés portaient atteinte à ces marques, quand bien même ces produits et services ne seraient pas similaires aux produits couverts par les marques notoires.
Qui plus est, les ascenseurs et les escalators couverts par la marque litigieuse de Schneider Elevator étaient en tout état de cause étroitement liés aux produits tels que les disjoncteurs et interrupteurs couverts par les marques notoires de Schneider Electric dès lors que leur fonction, utilisation, canaux de vente, etc. sont très proches. Ainsi, l’utilisation de la marque Schneider par Schneider Elevator a porté atteinte aux droits antérieurs que Schneider Electric a sur ses marques notoires.
2/ Concurrence déloyale
Le nom commercial « Schneider » a lui aussi acquis une très grande réputation dans l’industrie des produits électriques. En utilisant le signe « 施耐德 » (Schneider en chinois) comme nom commercial le nom de domaine similaire à « Schneider Electric », Schneider Elevator crée là aussi un risque de confusion pour le public. Elle commet dès lors des actes de concurrence déloyale.
3/ Condamnation au paiement de dommages et intérêts
L’atteinte portée aux droits de la société Schneider Electric aura duré 10 ans. Selon le Tribunal, cette atteinte est intentionnelle et grave et doit dès lors faire l’objet d’une indemnisation punitive, conformément à la loi. Il relève ensuite qu’à partir du moment où la défenderesse a modifié son nom commercial pour devenir Schneider Elevator en 2012, le revenu d’exploitation de cette dernière aurait bondi de 358 800 yuans à 88,15 millions de yuans en 2013, pour se stabiliser à plus de 100 millions de yuans les années suivantes. Selon les rapports annuels des entreprises liées à l’industrie des ascenseurs, la marge bénéficiaire moyenne de l’entreprise devrait être supérieure à 5 %. Compte tenu de la notoriété de la marque Schneider, le tribunal a estimé que la contribution de cette marque représentait 50 %. Sur la base de ces constats, le tribunal a calculé le montant du dommage à la somme de 20 millions de yuans, qu’il a doublé au vu du caractère sérieux de l’atteinte (dommages et intérêts punitifs), pour parvenir au montant final d’indemnisation de 40 millions de yuans.
L’affaire fait l’objet d’un appel.
Ce qu’il faut retenir
- Les critères de reconnaissance d’une marque notoire
Selon l’article 14 de la loi chinoise sur les marques, les facteurs suivants doivent être pris en compte pour la reconnaissance d’une marque notoire :
1) le degré de reconnaissance publique de la marque dans ses zones commerciales ;
2) la durée d’utilisation de la marque ;
3) la durée et l’étendue de la promotion effectuée sur la marque, et l’étendue géographique des zones commerciales dans lesquelles la marque est utilisée ;
4) la protection de la marque en tant que marque notoire ;
5) les autres raisons justifiant la notoriété de la marque.
Les juges déterminent si une marque est notoire sur la base éléments de preuve qui lui sont fournis, en tenant compte de tous ces facteurs.
- Protection élargie des marques notoires
Comme en France, le droit des marques chinois applique le principe dit de spécialité, c’est-à-dire que le titulaire d’une marque peut interdire aux tiers de reproduire ou imiter cette marque pour désigner des produits et/ou services identiques ou similaires.
Lorsqu’en revanche une marque est devenue notoire du fait de son exploitation et sa promotion sur le territoire chinois, le champ de protection est élargi aux produits et services même différents, car il existe toujours un risque de confusion pour le public qui a une forte connaissance de la marque notoire antérieure.
L’affaire Schneider, bien que provisoire à ce stade, est une parfaite illustration de ces principes. La marque Schneider ayant été reconnue comme étant une marque notoire, Schneider Elevator ne pouvait exploiter un signe identique pour désigner ses ascenseurs, quand bien même il s’agirait de produits distincts de ceux que commercialise la société Schneider Electric.
Article rédigé par Fujuan DAI