Pour utiliser votre marque en Chine, pensez au certificat d’enregistrement !

Il peut arriver que l’on doive faire valoir un droit de marque en urgence, lorsque l’on identifie une contrefaçon imminente notamment. Néanmoins en Chine, cette action peut être bloquée si l’on ne dispose pas du certificat d’enregistrement.

Pour faire valoir vos droits de marque en Chine, par exemple dans une action en contrefaçon, ou bien tout simplement lorsque vous souhaitez négocier une licence d’exploitation avec vos partenaires, il est primordial pour vous de pouvoir prouver l’existence de vos droits auprès des autorités compétentes ou de vos partenaires. Le certificat d’enregistrement de marque émis par l’Office des marques chinois est alors le premier document officiel que l’on vous demande. En absence de ce document, vous risquerez de ne pas pouvoir avancer sur vos démarches ou projets en Chine !

certificat marques

Or, certains titulaires étrangers ignorent que dans le cadre des marques internationales, l’Office des marques chinois n’émet le certificat d’enregistrement que sur la demande de son titulaire, alors que le délai pour obtenir ce certificat pourrait s’avérer relativement long, généralement de 2 à 3 mois.

Ainsi, lorsque le titulaire réalise qu’il a besoin de toute urgence d’un certificat d’enregistrement émis par l’Office chinois, il est souvent trop tard pour en obtenir un dans le délai souhaité.

Ainsi, nous recommandons systématiquement au titulaire de marques internationales de commander ce document dès l’acceptation de l’enregistrement de sa marque en Chine.

 

Tianjin veut renforcer sa protection en PI

La ville de Tianjin, 4ème ville de Chine en nombre d’habitants, a annoncé récemment sa volonté de renforcer la protection de la propriété intellectuelle.

Selon les déclarations du gouvernement municipal en avril reportées dans le China Daily le 24 avril 2015, le souhait est d’amplifier les efforts et d’innover dans le mécanisme de protection et de développement de la propriété intellectuelle, de façon à construire un environnement économique avec justice, honnêteté et principes.

Le SIPO et le gouvernement municipal de Tianjin ont signé en avril dernier un accord de coopération et de consultation pour améliorer la protection et la gestion de la propriété intellectuelle dans la zone de libre-échange.

Par cet accord, la ville de Tianjin s’inscrit dans une volonté générale et clairement exprimée en Chine de stimuler l’innovation et d’améliorer la protection de la propriété intellectuelle. Nous ne disposons pas d’informations sur les moyens concrets qui seront mis en place pour atteindre cet objectif.

Position de la Chine sur les brevets de smartphones

Les guerres de brevets dans le marché des télécommunications sont de loin les plus célèbres de ces dernières années, compte-tenu des marchés en jeu que sont les smartphones et autres tablettes. En février 2015, l’administration chinoise s’est prononcée sur un cas connu dans le domaine de la téléphonie mobile, relatif à l’utilisation des technologies 3G et 4G. Il s’agit là d’une prise de position chinoise sur la question des brevets essentiels.

Avant tout, quelques éléments pour rappeler le contexte de la téléphonie mobile : lorsque des brevets sont nécessaires pour l’utilisation d’un standard de télécommunication, ils sont considérés comme des brevets essentiels (SEP, pour « Standard Essential Patent ») et leurs titulaires sont tenus de concéder une licence globale, devant être juste, raisonnable et non discriminatoire, appelée licence « FRAND » (pour Fair, Reasonable and Non Discriminatory). Il se trouve qu’en plus de ces conditions de licences FRAND, les lois de régulation de la concurrence présentes dans les différents pays constituent d’autres paramètres qui faussent l’application classique du droit des brevets.
Voici dans ce qui suit une illustration chinoise du tiraillement qui peut exister entre les titulaires de brevets essentiels qui veulent faire respecter leurs droits et les autorités régulant la concurrence, soucieuses de laisser une certaine concurrence et imposant certaines conditions.
 smartphones
En effet, l’autorité chinoise de la concurrence, la NDRC (« National Development and Reform Commission »), s’est prononcée en février sur la position d’un titulaire de brevets essentiels sur le marché chinois.
Qualcomm est un leader mondial, et tout particulièrement sur le marché chinois, dans la fabrication de puces de smartphones, utilisant notamment les technologies 3G et 4G. Qualcomm est par ailleurs titulaire de brevets considérés comme essentiels sur ces technologies et la position de la NDRC permet, au-delà de la question de la position dominante de Qualcomm, de connaître quelle appréciation est donnée par la Chine sur les licences FRAND.
Ainsi, la décision de la NDRC est la suivante :
– Qualcomm a été en abus de position dominante sur les 4 marchés identifiés. Notons que l’abus de position dominante a été constaté en particulier et de façon relativement surprenante pour l’un des marchés dans lequel Qualcomm détenait – seulement – 53% des parts du marché, contre plus de 90% pour les autres marchés : la NDRC a tenu compte du fait que, sur ce marché particulier, les autres acteurs du marché étaient peu nombreux, ce qui résultait en une forte barrière pour l’intégrer.
– Qualcomm a fait preuve d’une conduite abusive notamment en raison d’un montant des redevances demandées qui n’est pas juste, pour plusieurs raisons : la liste des brevets essentiels mentionnait des brevets expirés, Qualcomm exigeait des licences gratuites en retour de la leur, et les montants ont été considérés comme non raisonnables, car basés sur le prix de tout le mobile.

– D’autres conduites abusives ont été identifiées, à savoir le fait de lier des brevets essentiels avec des brevets non essentiels, et le fait de proposer des conditions injustes en refusant de permettre la vente de produits si des licences, jugées non raisonnables, ne sont pas payées.

En conséquence de ces constats, la NDRC a considéré que Qualcomm avait violé la Loi Anti-Monopole (AML, « Anti-Monopoly Law ») et a demandé à la société de payer 975 Millions de dollars.

En outre, la NDRC a fixé les conditions des licences FRAND relatives aux technologies concernées : un taux de redevances de 5% pour les dispositifs 3G et de 3,5% pour les 4G (qui ne mettent pas en oeuvre certaines technologies). Néanmoins, et il s’agit là d’une certaine originalité, le taux de licence (ne) s’appliquera (que) sur 65% du prix de vente net du téléphone.
Ainsi, alors que le taux des licences est relativement classique, l’assiette de calcul de la redevance est réduite de 100% à 65% du prix du téléphone, ce qui constitue une approche originale, une façon de limiter les montants demandés par les titulaires de brevets essentiels.
Qualcomm devra par ailleurs concéder des licences sur les brevets essentiels de façon distincte de licences sur d’autres brevets.
De telles conditions devraient s’appliquer notamment pour les sociétés chinoises telles que Xiaomi ou Lenovo qui vendent beaucoup de smartphones en Chine. Qualcomm devrait probablement utiliser la décision comme base pour les accords avec ces sociétés.

Défense Nationale chinoise, attendez l’autorisation

Pour toute invention faite en Chine, il est interdit de déposer une demande de brevet hors de Chine sans avoir eu préalablement l’autorisation de l’administration.

Plus précisément, l’article 20 de la loi chinoise sur les brevets mentionne (emphase ajoutée) :

Any entity or individual that seeks to apply for a patent with respect to an invention or utility model accomplished in China shall first report the matter to the administrative department for patents under the State Council for confidentiality examination purposes. Matters such as confidentiality examination procedures and duration shall comply with the provisions of the State Council.
(…)
Where a patent application is filed for any invention or utility model for which a patent application is filed in another country in violation of the provisions of Paragraph 1 of this Article, no patent right shall be granted.

Ainsi toute invention faite en Chine doit être avant-tout rapportée à l’administration chinoise, et dans le cas où une demande de brevet est déposée à l’étranger sans cette étape, non seulement l’invention ne pourra pas donner lieu à un brevet en Chine, mais d’autres sanctions sont possibles pour l’auteur de la divulgation.

En pratique, la plupart des inventions faites en Chine font l’objet, avant tout dépôt à l’étranger, d’un dépôt national ou d’un dépôt de demande internationale PCT, dans les deux cas auprès du SIPO. Dans le cas d’un dépôt national, on dépose généralement une requête d’examen de confidentialité lors du dépôt, et dans le cas d’un dépôt PCT, le seul fait de déposer la demande au SIPO fait office de demande d’autorisation auprès de l’administration chinoise. Ainsi, lorsque des dépôts ont tout d’abord lieu  en Chine, la procédure est relativement automatique et simple.

Dans certains cas plus rares, il est possible que l’on souhaite déposer une demande de brevet directement à l’étranger pour une invention faite en Chine, sans passer par un dépôt direct auprès du SIPO. Cela peut être le cas par exemple lorsque le déposant est une société étrangère. Dans ce cas, il faut déposer une requête pour demander l’accord de l’administration chinoise avant de faire le dépôt à l’étranger.

Attention, même si en pratique il est courant de recevoir l’autorisation relativement rapidement après la demande, cela peut prendre théoriquement jusqu’à 4 voire 6 mois. Plus précisément : si l’on ne reçoit pas une notification d’examen de confidentialité dans un délai de 4 mois après la demande d’autorisation, la loi dit que l’on peut déposer la demande de brevet à l’étranger. Ce délai peut être de 6 mois dans certains cas dans lesquels l’administration émet une notification d’examen demandant de retarder le dépôt à l’étranger. Dans ce cas particulier néanmoins, si l’on ne reçoit pas de décision de l’administration dans les 6 mois (à compter de la date de requête), il est possible de déposer la demande de brevet à l’étranger.

Nous n’avons pas connaissance à ce jour d’une possibilité de diminuer ce délai, bien qu’il soit constaté que généralement, l’examen est assez rapide et l’autorisation est reçue dans les 15 jours après le dépôt de la requête.

Notons que l’on peut déposer une simple description de l’invention (la solution technique) au SIPO, et non nécessairement un texte rédigé sous forme de demande de brevet.

 

L’innovation, nouvelle priorité du gouvernement chinois

La Chine poursuit son objectif de devenir le pays de l’innovation : elle annonce son plan « Made in China 2025 » visant à favoriser les subventions en R&D. Voici un article que le journaliste et spécialiste de la Chine Eric Meyer a publié dans l’hebdomadaire Le Vent de la Chine le 22 mai 2015 et qu’il nous autorise à reproduire.

 

« Made in China 2025 », un plan pavé de bonnes intentions

Dévoilé le 19 mai par le ministre de l’Industrie & des Technologies de l’Information, Miao Wei, le plan « Made in China 2025 » reflète le programme décennal allemand « Industry 4.0 », qui se réfère à une « 4ème Révolution industrielle », celle de la connectique (après celles de la vapeur, de l’électricité et de l’information). Non sans courage, le plan chinois veut quitter la formule qui a fait 30 ans la fortune de son industrie, les primes à l’export de produits bas de gamme. La Chine ne veut plus se contenter d’être l’assembleur (chez Foxconn, au Guangdong) des iPhones d’une valeur à l’export de 180$, dont 7$ seulement pour l’assembleur (sa valeur « ajoutée »), revendus ensuite 500 $ pièce partout dans le monde. Ouvrier Pétrole

La priorité ira à l’innovation, aux produits à faible empreinte-carbone, et à la qualité. 10 secteurs sont visés : spatial, robotique, véhicules à énergies nouvelles, bio ingénierie, nouveaux matériaux, bio agronomie… Si les choses vont selon le plan, les subventions iront donc dans la R&D plutôt que dans la guerre des prix entre provinces. Exemple : 182 milliards de $ seront investis sous 3 ans pour améliorer la vitesse de l’internet chinois, aujourd’hui de 4,25 megabits/sec, en moyenne, face aux 25,3 Mbps atteints par la Corée du Sud, leader mondial. Ceci, pour renforcer l’industrie des services connectés. En 2014, un fonds de 19 milliards de $ a été créé pour soutenir le microprocesseur local, pour s’éviter l’importation à prix d’or, pour une note de 210 milliards de $ l’an dernier-plus chère que celle de pétrole. Un point intéressant du plan, est que le gouvernement prétend tracer la politique, mais en laisser l’application au marché, privé ou public, en créant l’égalité d’accès aux technologies et aux crédits.

Mais il y a loin de la coupe aux lèvres, et l’Etat partir de bas : aux universités comme dans les centres publics de R&D, fleurissent mandarinat et plagiat. Le plan pourra-t-il réussir sans changer en même temps les mentalités ailleurs : sans déréguler presse, universités, justice ? À voir !

 

Article rédigé par Eric MEYER dans Le Vent de la ChineLVDV innovation

 

Le SIPO veut améliorer la qualité des brevets

La Chine a décidé de se concentrer sur l’amélioration de la qualité des brevets. C’est ce qu’à annoncé le 27 avril Shen Changyu, commissaire du SIPO (Office Chinois des Brevets), au cours des journées portes ouvertes du SIPO.

Selon un article publié le 29 avril 2015 par le journal China Daily, ce commissaire explique que le SIPO a une forte croissance en termes de nombres de demandes de brevet reçues. La croissance touche également les dépôts de demandes internationales PCT, le SIPO étant le troisième office récepteur dans le monde.

Néanmoins, le commissaire relève que malgré cette croissance, la Chine manque de brevets cœur et annonce que le SIPO a l’intention de mettre davantage d’efforts dans l’amélioration de la qualité brevet, pour que la Chine passe du statut de grand déposant de PI à celui d’une forte locomotive de PI.

Pour augmenter cette qualité, il constate qu’il faut un vivier de ressources humaines de haut niveau.

Par ailleurs, il considère que les petites et micro sociétés sont une force dynamique pour rentrer dans l’objectif souhaité. 

Parmi les efforts développés dans ce sens, on relève que des agents de brevet vont être mis en relation avec des petites entreprises pour leur offrir une assistance gratuite pendant au moins un an.

En outre, il est relevé que les sociétés en Chine orientées vers l’export manquent d’informations clés au sujet des systèmes de PI dans leurs destinations commerciales, ce qui a sévèrement impacté leur développement à l’étranger. Pour répondre à ce besoin, une plateforme en ligne worldip.cn a été mise en place, donnant des informations sur les législations, les procédures, les charges, les experts, etc. dans plus de 10 pays et régions. 

 

 

 

La Chine veut défendre les auteurs de musique

La Chine a annoncé qu’elle allait renforcer la protection des droits d’auteur dans le domaine de la musique.

Un séminaire s’est tenu le 23 avril entre l’autorité chinoise régulant les droits d’auteur (la NCAC, « National Copyright Administration of China ») et l’Organisation Mondiale de la Propriété intellecteulle (OMPI, WIPO en anglais).

Lors de ce séminaire, Yu Cike le chef de la NCAC, expliqua que l’accent de l’ « Action Epée » 2015 (« Sword Action », également appelée « Sword Network Campaign »), qui a pour but de lutter contre le piratage des droits d’auteur sur Internet, serait mis sur l’industrie musicale.

Pour mettre en oeuvre ce plan, Yu Cike explique que la NCAC va se charger de la surveillance des droits d’auteur des sites, va coopérer et communiquer avec des experts et des académiciens d’autres pays au sujet des aspects futurs de la protection des droits d’auteur musicaux.

Le « Trademark squatting » ou comment se faire prendre sa marque

Parmi les dépôts frauduleux de marque se trouve, nous l’avons vu, le « marque squattage » (ou « trademark squatting »). Il s’agit du dépôt par un tiers d’une marque ayant une certaine renommée, alors que vous n’avez pas forcément de lien avec lui.

Les déposants pratiquant de tels dépôts sont souvent des spéculateurs qui visent à s’approprier des marques qui ne sont pas encore déposées, mais déjà exploitées et disposant d’une certaine renommée en Chine.

Ce phénomène est souvent dû à la négligence des sociétés qui commencent à se développer sur le marché chinois : elles concentrent au début toute leur énergie à essayer de percer sur le marché et ne se soucient pas à ce stade de déposer leurs marques. Il arrive même de croiser des sociétés étrangères qui souhaiteraient être copiées ( !), se faisant la réflexion que le fait d’être copiées est le signe que l’on a fait un grand chemin, le marché chinois étant connu pour sa difficulté d’accès.

Malheureusement pour les marques comme pour les brevets, c’est souvent avant toute commercialisation qu’il faut procéder aux dépôts. Après, il est souvent trop tard.

Certes, il est possible de former une opposition contre un tel dépôt frauduleux.  Néanmoins d’une part il faut en avoir connaissance à temps (dans les trois mois de la publication de la marque frauduleuse), d’autre part il faut parvenir à prouver qu’il s’agit d’un « marque squattage ». La charge de la preuve incombe au titulaire réel. En général, il suffit de prouver que la marque a été exploitée de manière raisonnable dans certaines régions du continent chinois et que le déposant frauduleux se trouve ou a ses activités dans la région.

Plus particulièrement dans le cas de « marque squattage », les spéculateurs s’empressent souvent de déposer la translittération chinoise d’une marque en lettres latines.

En effet, la majorité des consommateurs chinois ne sont pas familiarisés avec les langues étrangères et les caractères latins, il s’avère donc important, voire nécessaire, de déterminer et protéger l’équivalent en caractères chinois d’une marque en lettres latines. Toutefois, les titulaires occidentaux négligent souvent cette précaution importante, et cela laisse le champ libre à des spéculateurs pour déposer des translittérations chinoises avant eux. Afin de pouvoir s’opposer à cet agissement, le titulaire doit apporter des preuves abondantes pour établir l’existence d’un lien unique entre la translittération chinoise et sa marque occidentale antérieure, et ce avant la date du dépôt frauduleux, alors que cette condition est en pratique difficile à remplir.

Aussi il est important qu’une société qui souhaite protéger sa marque en Chine pense à protéger les différentes translittérations possibles de la marque. Car toute marque qui ne sera pas déposée en amont pourra être déposée par un concurrent. Or, un concurrent qui aura choisi une translittération plus vendeuse pour les consommateurs aura peut-être plus de succès avec sa translittération que la vôtre, et vous n’aurez pas la possibilité de l’empêcher de l’utiliser. Des marques célèbres ont fait cette expérience.

Ainsi, la loi chinoise prévoit certes des dispositions pour lutter contre les dépôts frauduleux, néanmoins le moyen le plus efficace pour les éviter est d’anticiper en déposant votre marque, y compris dans différentes versions en caractères chinois, et de prendre date dès le début de votre projet.

Un modèle d’utilité plus solide qu’un brevet ?

Nous avons vu que le dépôt de modèle d’utilité présentait un certain nombre d’avantages.

modèle solideParmi ces avantages, nous relevons qu’un modèle d’utilité peut, paradoxalement, être plus difficile à invalider qu’un brevet.

En effet, la Chine est le seul pays (*) à notre connaissance dans lequel la loi mentionne expressément une différence concernant l’appréciation d’activité inventive entre le modèle d’utilité et le brevet.

Plus précisément, la condition d’activité inventive est formulée ainsi dans la loi chinoise (article 22):

– Pour les modèles d’utilité :

« The invention has substantive features and represents progress ».

En d’autres termes, il est uniquement mentionné que l’invention doit présenter des caractéristiques significatives et représenter un progrès.

– Pour les brevets :

« The invention has prominent substantive features and represents a notable progress ».

Dans ce cas, il est clairement précisé, à la différence du modèle d’utilité, que l’invention doit présenter des caractéristiques significatives majeures, et représenter un progrès notable.

Ainsi, les conditions sont formulées de sorte que l’exigence est moins importante pour les modèles d’utilité.

Cette exigence moindre pour les modèles d’utilité a une application en particulier dans la façon d’opposer l’état de la technique antérieur.

Les Directives du SIPO mentionnent par exemple que pour le modèle d’utilité,  le nombre de documents que l’on peut citer pour contester une absence d’activité inventive est de un ou deux (seulement), alors qu’il n’y a pas de nombre déterminé pour un brevet.

En outre pour un modèle d’utilité, on ne tient généralement pas compte des connaissances générales de l’homme du métier.

Selon un autre exemple, l’étendue des domaines techniques à considérer par l’examinateur est limitée pour un modèle d’utilité : on ne considère que le domaine du modèle d’utilité, ou alors il faut identifier une mention explicite dans un document antérieur qu’un homme du métier irait consulter des solutions techniques dans un domaine voisin.

Le corollaire de cette appréciation de l’activité inventive est que l’on peut se retrouver, en cas de procès, à se voir invalider un brevet pour une invention jugée insuffisamment inventive, alors que le modèle d’utilité pour la même invention se verrait maintenu. 

Gardons-nous toutefois de faire un raccourci rapide qui consisterait à considérer qu’un modèle d’utilité est systématiquement plus solide qu’un brevet, et rappelons que le modèle d’utilité présente des limites.

(*) L’Allemagne par exemple, pays dans lequel le dépôt de modèles d’utilité est courant, a clairement jugé en 2006 par une décision de la Cour Suprême, que l’exigence d’activité inventive était la même pour un modèle d’utilité et pour un brevet.

 

Dépôt frauduleux de marque par un partenaire

Nous avons vu qu’il était possible de former une opposition contre une marque déposée de façon frauduleuse. Voici quelques éléments sur le cas dans lequel le dépôt frauduleux est effectué par une personne avec laquelle vous avez noué un lien préalable.

Dans ce cas, le scénario le plus récurrent en Chine est lorsque votre distributeur dépose votre marque à son nom. Il s’agit là d’un dépôt frauduleux en sens strict, et vous avez la possibilité de former opposition à l’encontre de ce dépôt frauduleux, en démontrant l’existence d’un contrat de distribution pour les produits de votre marque.

Une opposition est également envisageable si le dépôt est effectué, sans votre accord, par votre fournisseur (fabricant), votre sous-traitant, ou toutes autres personnes avec lesquelles vous avez noué un lien et ayant eu connaissance de votre marque, par exemple : un employé, ou bien les prétendus collaborateurs.

Afin de disposer de preuves, il est fortement recommandé de garder des traces écrites des liens que vous établissez avec vos (potentiels) partenaires.

Pour prouver ce lien, une solution relativement efficace est de fournir un exemplaire d’un contrat de distribution, de prestation, de travail etc. Néanmoins, d’autres documents tels que des échanges par courriels peuvent être utilisés.