Si vous vous intéressez vraiment à ce qui se passe en Chine en matière de propriété intellectuelle, je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de ce fameux cas « IWNCOMM v Sony » qui a eu beaucoup d’échos dans le cercle de la PI. Pourquoi ? Parce qu’il s’agit d’un litige en contrefaçon en Chine basé sur un SEP (« Standard Essential Patent » en anglais, voir nos articles sur le sujet) qui est considéré comme le plus important dans le cercle de la PI en Chine et qu’un certain nombre de sujets intéressants mais discutables, tels que de l’épuisement des droits des revendications de procédé, les contrefaçons indirectes et les injonctions basées sur un SEP, y ont été tranchés. Dans notre article ici, nous nous concentrons sur l’injonction en essayant de vous donner une idée plus claire de la loi et de la pratique judiciaire en Chine à ce sujet.
Rappel sur l’historique de cette affaire
Tout d’abord, un petit rappel sur l’historique de cette affaire.
- En juillet 2015, la société chinoise « Xidian Jietong » (plus connue sous le nom IWNCOMM) a lancé un litige en contrefaçon devant la Cour de Propriété Intellectuelle de Pékin (ci-après la Cour), à l’encontre de la société japonaise Sony, sur la base d’un brevet SEP chinois (titre : « Procédé d’accès sécurisé et de communication confidentielle des données pour un dispositif mobile de réseau local sans fil », numéro de brevet : ZL02139508.X, ci-après le Brevet), concernant le standard national chinois de communication sans fil WAPI (Wireless LAN Authentication and Privacy Infrastructure). IWNCOMM a demandé à la Cour de faire cesser la contrefaçon immédiatement et des dommages et intérêts qui s’élevaient à 33 350K RMB (4 275 K EUR), y compris les dépenses raisonnables, tels que les frais d’avocat.
- En août 2015, Sony a engagé une action en nullité devant la chambre de réexamen (ci-après le PRB pour Patent Reexamination Board) contre le Brevet.
- En mars 2016, le PRB a rendu sa décision maintenant la validité de toutes les revendications du Brevet.
- En mars 2017, la Cour a rendu son jugement dans lequel la contrefaçon de Sony était confirmée et cette société était condamnée à stopper les actes de contrefaçon (eg. fabrication et vente des smartphones concernés) et à payer IWNCOMM une somme de 9 100K RMB (1 170 K EUR), correspondant à trois fois le montant de la redevance de licence comme dommages et intérêts, plus les dépenses raisonnables. Peu après, Sony, mécontent du jugement, a fait appel devant la Cour Supérieure de Pékin.
- En mars 2018, la Cour Supérieure a maintenu le jugement de la Cour. Cela constitue le jugement en dernier ressort, à moins que la Cour Suprême n’accepte de réviser ce cas.
Que dit la loi sur les injonctions basées sur un SEP en Chine ?
Bien que la notion d’ »injonction » soit beaucoup utilisée en Chine et à l’étranger, elle n’existe pas précisément dans la loi chinoise. En effet, il est mention de « faire arrêter les actes de contrefaçon » (et non d’injonction) dans la loi au sujet des responsabilités de la contrefaçon, ce qui est considéré comme équivalent au système d’injonction que l’on rencontre dans d’autres pays.
- Plus précisément, en ce qui concerne les brevets, la loi chinoise sur les brevets ne comporte qu’un article à ce sujet, à savoir l’article 66, traduit ci-dessous (mises en gras ajoutées) :
Article 66 : Si le titulaire du brevet ou un tiers intéressé dispose d’éléments permettant de prouver que d’autres personnes mènent/mèneront des actes de contrefaçon, faute de quoi ses droits et intérêts légitimes seront irrémédiablement compromis, il peut demander au tribunal de prendre des mesures pour ordonner l’arrêt des actes en question.
Lorsque le demandeur présente une telle demande, il doit fournir une garantie ; si aucune garantie n’est fournie, la demande sera rejetée.
Le tribunal doit rendre une décision dans les 48 heures suivant l’acceptation de la demande et, s’il y a des circonstances spéciales nécessitant une prolongation du délai, ce dernier peut être prolongé de 48 heures. Si la demande est approuvée par le tribunal en émettant une décision, cette décision doit s’exécuter sans délai. Si la partie n’est pas satisfaite de la décision, elle peut demander une révision mais l’exécution de la décision ne doit pas être arrêtée pendant la révision.
Si le demandeur ne poursuit pas dans les 15 jours à compter de la date à laquelle le tribunal a pris la mesure d’ordonner l’arrêt des actes en question, le tribunal doit lever la mesure.
Si la demande est erronée, le demandeur doit indemniser le défendeur pour la perte subie par le défendeur en raison de la suspension des actes en question.
Comme vous le constaterez, cet article ne constitue qu’un support général pour l’injonction basée sur un brevet chinois. Toutefois, il y a des contraintes sur l’utilisation de l’injonction basée sur un SEP en raison de ses particularités. Un SEP, par définition, est un brevet essentiel à un standard, le plus souvent dans le domaine des télécommunications. Par conséquent, dans le cas d’un standard imposé (c’est bien le cas du stand WAPI auquel le Brevet est essentiel), les tiers souhaitant aller sur le marché concerné sont obligés de respecter le standard et mettent forcément en œuvre le brevet. Si le titulaire du brevet peut obtenir facilement une injonction sur la base de ce brevet SEP, signifiant l’arrêt de la fabrication et de la vente des produits concernés, les droits et les intérêts des tiers seront fortement altérés de manière injuste et ce, à l’encontre du principe de FRAND (Fair, Reasonable and Non-Discrimination). C’est la raison pour laquelle les cours sont toujours plus réticentes à donner leur accord sur des demandes d’injonction basées sur un SEP que sur un brevet ordinaire, quel que soit le pays.
- La deuxième interprétation portant sur les lois applicables aux différends en matière de contrefaçon de brevet (ci-après l’interprétation II), entrée en vigueur le 1 avril 2016, comprend un article portant sur la limitation applicable aux SEP, déjà présenté sur notre blog (voir notre article « Contrefaçon de brevets en Chine, quelques changements de la Cour suprême (Partie 2/2) »). Il s’agit de l’article 24, qui précise que, dans le cas où les standards nationaux, industriels ou locaux recommandés indiquent explicitement les informations des brevets essentiels à ces standards, lorsque le titulaire et le présumé contrefacteur négocient les conditions de licence des brevets, si le titulaire viole intentionnellement le principe FRAND de sorte qu’il a été impossible pour les deux parties de trouver un accord et si le présumé contrefacteur n’a commis aucune faute évidente pendant la négociation, la demande du titulaire visant à obtenir l’obligation pour le présumé contrefacteur de stopper les actes d’exploitation du brevet ne sera pas acceptée.
Il est apprécié que cet article apporte des limitations sur l’utilisation des injonctions basées sur un SEP. Néanmoins, il ne couvre pas tous les cas. Par exemple, il ne parle que des standards recommandés mais pas des standards imposés, ni des standards établis par les organismes internationaux d’élaboration des normes ; il ne traite pas des cas où :
- le titulaire n’a pas commis de faute alors que le présumé contrefacteur en a commis pendant la négociation des conditions de licence,
- les deux parties ont commis des fautes et
- les deux parties sont innocentes.
- Les directives de détermination de contrefaçon de brevets de la Cour Supérieure de Pékin (2017) (ci-après les directives 2017), entrées en vigueur le 20 avril 2017, complètent l’interprétation II sur certains des points susmentionnés. Selon l’article 149 des directives 2017, les standards sont étendus à ceux établis par les organismes internationaux d’élaboration des normes et d’autres organismes. Par ailleurs, les articles 153 et 152 précisent respectivement comment traiter la demande d’injonction du titulaire dans les cas 2) et 3) listés plus haut :
- dans le cas 2), les cours doivent comparer les fautes commises par les deux parties, déterminer laquelle des deux doit assumer principalement les responsabilités d’échec de la négociation et prendre la décision en fonction du résultat ;
- dans le cas 3), la demande d’injonction du titulaire sera refusée, sous réserve que le présumé contrefacteur paie une garantie en temps voulu.
Enfin, les directives 2017 vont jusqu’à lister des circonstances dans lesquelles on peut déterminer la violation du principe FRAND par le titulaire et la commission des fautes évidentes par le présumé contrefacteur pendant la négociation des conditions de licence.
Le deuxième paragraphe de l’article 152 se lit comme suit (mises en gras ajoutées) :
Dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes, le breveté peut être considéré comme ayant délibérément violé les obligations de licence sous le principe FRAND :
(1) Le présumé contrefacteur n’a pas été informé par écrit de la violation du droit de brevet, et la portée de la violation du droit de brevet et la forme spécifique de la violation n’ont pas été précisées;
(2) Après que le présumé contrefacteur exprime expressément sa volonté d’accepter la négociation de licence de brevet, le breveté n’a pas fourni des informations du brevet ou des conditions de licence spécifiques au présumé contrefacteur par écrit selon les pratiques commerciales et les habitudes de transaction ;
(3) Le breveté n’a pas proposé au présumé contrefacteur un délai de réponse conforme aux pratiques commerciales et aux habitudes de transaction ;
(4) Pendant la négociation des conditions de licence, la négociation a été bloquée ou interrompue par le breveté sans justification ;
5) Le breveté a préconisé des conditions manifestement déraisonnables dans la négociation de licence, ce qui a pour conséquence l’impossibilité de conclure un contrat de licence ;
(6) Le breveté a d’autres défauts évidents dans la négociation de licence.
Le deuxième paragraphe de l’article 153 est également traduit ci-après (mises en gras ajoutées) :
Dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes, il peut être déterminé que le présumé contrefacteur a commis une faute évidente dans la négociation de licence basé sur un SEP :
(1) Après avoir reçu l’avis écrit de contrefaçon envoyé par le breveté, le présumé contrefacteur n’y a pas répondu activement dans un délai raisonnable;
(2) Après avoir reçu les conditions de licence écrites, le présumé contrefacteur n’y a pas répondu activement dans un délai raisonnable ou n’a pas proposé de nouvelles conditions lorsqu’il a refusé les conditions proposées par le breveté ;
(3) Le présumé contrefacteur a empêché, fait durer la négociation de licence ou a refusé d’y participer, sans justification ;
(4) Le présumé contrefacteur a préconisé des conditions manifestement déraisonnables dans la négociation de licence, ce qui a pour conséquence l’impossibilité de conclure un contrat de licence ;
(5) Le présumé contrefacteur a d’autres défauts évidents dans la négociation de licence.
Positions des cours sur l’injonction basée sur un SEP
Le litige « IWNCOMM v Sony » aborde en fait le cas 1) mentionné ci-dessus (ie. le titulaire n’a pas commis de faute alors que le présumé contrefacteur en a commis pendant la négociation des conditions de licence).
Plus précisément, la Cour considère que l’échec de la négociation de licence est de la responsabilité de Sony.
En effet, Sony a insisté pour que IWNCOMM lui fournisse un tableau de comparaison de revendications/produits et IWNCOMM était d’accord sous réserve que Sony signe un NDA. Sony a refusé la signature d’un tel NDA et dénié à plusieurs reprises la contrefaçon du brevet par ses produits. La Cour soutient que le titulaire n’était pas obligé de fournir un tel tableau car Sony était en mesure, même sans ce tableau, de déterminer la contrefaçon compte tenu de la nature du brevet et du standard concerné (un standard imposé en Chine) et qu’il était tout à fait raisonnable de demander à Sony de signer un NDA car le tableau aurait pu contenir des opinions du titulaire. Ainsi, La Cour en déduit que Sony a fait durer volontairement la négociation et commis donc des fautes évidentes tandis que IWNCOMM était innocent.
De ce fait, la Cour conclut qu’il faut soutenir la demande d’injonction de IWNCOMM, faute de quoi le titulaire serait “contre-kidnappé” par Sony et la protection du brevet essentiel ne pourrait pas réalisée.
La Cour Supérieure de Pékin a confirmé l’avis de la Cour.
Conclusions
Nous récapitulons dans le tableau ci-dessous les différents scénarios discutés plus haut :
En effet, le cœur de la question d’injonction basée sur un SEP est de chercher un équilibre entre les droits et intérêts des différentes parties, à savoir, ceux du titulaire, ceux de la partie mettant en œuvre le standard auquel le brevet est essentiel et ceux du public.
Il est très important pour les deux parties à la négociation de licence de respecter le principe de bonne foi et d’honnêteté, faute de quoi, le titulaire pourrait ne pas obtenir une injonction par la suite et le présumé contrefacteur risque d’être obligé d’arrêter ses activités concernées.
Cette publication sera la dernière de l’année 2018 et le Comité de rédaction du Blog ChinePI vous retrouvera en janvier 2019 avec de nouveaux articles sur la PI en Chine ! Nous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année à nos lecteurs.
Article rédigé par Mei TAO