Que peut-on faire et comment procéder ?
Une marque est enregistrée pour 10 ans, et est indéfiniment renouvelable. Par conséquent, son titulaire peut être tenté de vouloir la modifier en fonction de l’évolution de son activité ou de sa situation. Est-il possible de modifier une marque enregistrée en Chine ? Que peut-on modifier ? Nous vous proposons de faire le point.
- Que peut-on modifier ?
- Changement d’adresse ou de dénomination du titulaire
Tout d’abord, le titulaire peut enregistrer un changement d’adresse ou de dénomination auprès de l’Office chinois des marques. Pour cela, il devra fournir les informations relatives à sa nouvelle adresse ou sa nouvelle dénomination, à savoir, pour une société française, un extrait de kbis ainsi que, pour un changement de dénomination, un certificat officiel de changement de nom délivré par le registre des sociétés.
Relevons un point important à ce sujet, selon l’article 30 de la loi chinoise sur les marques, si le titulaire d’une marque souhaite procéder à un changement d’adresse ou de dénomination du titulaire, ce changement doit être enregistré en même temps pour toutes les marques valides du titulaire.
- Changement de titulaire de la marque
Il s’agit là d’une cession de marque, c’est-à-dire que le droit de marque est transféré à un tiers. En cas de cession de marque, il est nécessaire de déposer une demande d’enregistrement de cession de marque auprès de l’Office chinois des marques. Cette procédure, qui prend généralement entre 6 et 8 mois, est nécessaire puisque le changement de titulaire ne prend effet qu’à compter de l’approbation de l’Office.
Par ailleurs, il faut savoir qu’en cas de changement de titulaire, le changement doit être demandé pour toutes les marques valides du titulaire qui sont identiques ou similaires les unes aux autres et désignent des produits et/ou services identiques ou similaires.
En raison de ces règles spécifiques applicables en cas de changement d’adresse, de dénomination ou de titulaire de la marque, si un titulaire de marques souhaite procéder à ce type de changements, il est important de réaliser en amont une analyse de tous ses droits de marques en Chine afin de vérifier lesquels doivent entrer dans le champ de la demande.
A défaut, si le déposant omet d’inclure certaines de ses marques dans la demande, l’Office Chinois de la Propriété Intellectuelle (CNIPA) émettra une notification de rectification, qui sera envoyée directement au déposant de la demande s’il s’agit de marques nationales chinoises ou via l’OMPI si la demande concerne une marque internationale. Cette notification exigera du titulaire qu’il rectifie la situation dans le délai requis.
- Changement de mandataire
Il est bien sûr toujours possible de renseigner un nouveau mandataire pour une marque. La procédure de changement de mandataire est simple et nécessite environ un mois pour être finalisé. Suite à ce changement, les notifications officielles émises par l’Office chinois des marques seront transmises au nouveau mandataire.
- Restriction du libellé de la marque
Comme c’est le cas en France, il est possible de modifier le libellé de la marque, mais seulement en abandonnant certaines classes et/ou en supprimant certaines produits et services désignés dans la demande.
II. Que ne peut-on pas modifier ?
- La marque
Tout d’abord, il est impossible de modifier tout ou partie de la marque, en ajoutant ou supprimant des éléments.
C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il est généralement recommandé de déposer la marque dénominative qui a moins de risque d’être modifiée si la charte graphique de la société évolue.
Pour cette raison, si une marque verbale est rejetée pour défaut de distinctivité, il n’est pas possible d’ajouter un logo afin de la rendre plus distinctive. Il sera nécessaire de redéposer la nouvelle marque constituée de la marque verbale et du logo.
- Extension du libellé
Il est interdit d’ajouter des classes après le dépôt, ou encore d’ajouter des produits/services dans les classes existantes. Si le titulaire se rend compte que son dépôt de marque ne couvre pas ou plus l’ensemble de ses activités, il est nécessaire de faire un nouveau dépôt.
Ces règles s’appliquent à la fois aux marques nationales chinoises et aux marques internationales désignant en Chine.
Comme on a pu le voir, certains éléments essentiels d’une marque ne peuvent être modifiés après le dépôt de la demande, il est donc très important d’anticiper vos besoins de protection en amont du dépôt et de faire appel à un agent en marques qui pourra vous conseiller sur ces questions.
Par Jun Lin du cabinet LLR China