Michael Jackson, Castel : exemples de signes exploités mais non déposés en Chine

Nous avons déjà parlé sur notre blog de l’affaire Qiaodan qui aborde le problème du dépôt par un tiers d’une marque en caractères chinois, non déposée par le titulaire de la marque en caractères latins. Mais la question est plus large et concerne également la protection accordée aux signes exploités mais non déposés à titre de marque.

Une protection limitée des signes exploités mais non déposés : les exemples de Michael Jackson et Castel

Un exemple illustre bien cette problématique, c’est celui de la société Castel Frères SAS, qui exploite le signe CASTEL depuis 1999 en Chine sans dépôt de marque. En 2000, le distributeur chinois Panati Wine obtient l’enregistrement de la marque CASTEL en caractères chinois, « KA SI TE » en Pinyin. Une action est formée par Castel Frères qui n’obtient pas gain de cause malgré l’usage antérieur du signe CASTEL en Chine. Néanmoins, après des actions croisées dont une action en contrefaçon formée par Panati Wine, Castel Frères obtient de la Cour Suprême une réduction des dommages et intérêts, qui passent  de 33 millions de RMB (environ 4 450 000 Euros) à 500 mille RMB (environ 67 380 Euros).

Une affaire similaire à celle de Qiaodan, mais avec une issue plus heureuse pour le détenteur du nom patronymique, a été traitée par la Cour de la propriété intellectuelle de Pékin.

Les faits remontent au 14 mars 2013, lorsque la société DUO Fashion International Group Limited dépose la marque MICHAEL JACKSON en classe 25, pour couvrir notamment les vêtements, chaussures, chapellerie. Cette marque est ensuite cédée à son titulaire actuel, la société Fujian Fengshang Fashion.

Le 2 juillet 2014, la société Triumph International Inc, fiduciaire des biens du chanteur Michael Jackson, forme une action en nullité devant le TRAB. Celui-ci la rejette aux motifs que le chanteur décédé ne peut plus s’octroyer des droits sur son nom. Un appel est alors formé devant la Cour de la propriété intellectuelle de Pékin.

Les arguments invoqués sont les suivants :

• atteinte au droit au nom de Michael Jackson et aux droits détenus sur les noms de domaine contenant « Michael Jackson »
• confusion créée sur le marché des produits dérivés puisque les consommateurs vont penser que les produits commercialisés par la société Fujian Fengshang Fashion ont un lien avec Michael Jackson
• acte déloyal car la promotion des articles de mode utilise des images liées au célèbre chanteur pop.

La Cour commence par réfuter les arguments de l’appelant tenant au droit au nom patronymique, au nom de domaine et au merchandising au motif qu’une personne décédée ne peut plus invoquer de droit sur son nom. En revanche, elle infirme la décision du TRAB au motif de protéger l’intérêt public puisque le consommateur va croire qu’il existe un lien entre le chanteur et les produits de mode vendus par la société Fujian Fengshang Fashion, ce qui n’est pas le cas. Elle estime également que le nom Michael Jackson ayant une valeur économique très importante, la société déposante a cherché à profiter de cette renommée pour vendre ses produits.

Cette question de la protection des signes exploités sans dépôt de marque et le problème des « squatteur de marques » ont été abordés lors de la Loi sur la marque chinoise modifiée en 2014.

Une réponse proposée par la Loi de 2014 ?

L’article 59(3) de la Loi chinoise sur la marque prévoit une exception au principe de protection des marques enregistrées lorsqu’il existe un signe identique ou similaire exploité antérieurement au dépôt de la demande d’enregistrement par un tiers, pour des produits et services identiques ou similaires et qui jouit d’une influence importante.

En effet, dans un tel cas, le titulaire de la demande d’enregistrement ne peut empêcher l’exploitant antérieur de continuer à utiliser sa marque dans la zone géographique où elle l’a été antérieurement et pour les produits et services pour lesquels elle a été exploitée, mais peut seulement lui demander d’ajouter des éléments au signe exploité pour le différencier de la marque déposée.

Cette disposition permettra-t-elle d’empêcher les tiers de déposer à titre de marque un signe exploité et connu en Chine ? Pour le moment, mieux vaut anticiper et penser à déposer vos marques en caractères latins et chinois avant le début de l’activité sur ce territoire.

Article rédigé par Mathilde ESCUDIER