Marques en Chine, attention aux dépôts frauduleux

Les dépôts frauduleux de marques sont un piège dans lequel il n’est pas rare que des sociétés étrangères tombent lors de leur implantation en Chine. Voici quelques éléments pour comprendre et lutter contre ce phénomène.

En matière de marque, la Chine s’aligne sur la plupart des pays du monde dont la France, et adopte le système de « premier arrivé, premier servi » : la protection de marque est accordée en principe à celui qui la dépose en premier.

De ce principe sont nés des dépôts effectués de manière frauduleuse, par des personnes autres que les auteurs véritables de la marque. Lorsque de tels dépôts sont faits, l’auteur de la marque peut se voir interdire l’utilisation de sa marque sur le territoire chinois.

Face à ces dépôts frauduleux, la Chine a mis en place quelques exceptions au principe « premier arrivé, premier servi ». Ces exceptions permettent à la personne qui estime avoir un droit sur la marque, mais qui l’a déposée « avec du retard », de s’opposer à des dépôts frauduleux.

En général, les dépôts frauduleux se présentent dans deux cas :

• Dépôt d’une marque par une personne avec laquelle vous avez noué un lien préalable (voir cet article)
• Dépôt par un tiers d’une marque ayant une certaine renommée, alors que vous n’avez pas forcément de lien avec lui, il s’agit de ce que l’on appelle la « marque squattage», ou « trademark squatting » (voir cet article)

Ainsi lorsque l’auteur initial de la marque parvient à prouver qu’il se trouve dans l’une de ces deux situations, il a la possibilité de former une opposition contre la marque déposée frauduleusement. Si l’opposition formée est acceptée par l’Office chinois des marques, le dépôt frauduleux sera rejeté par l’Office chinois. Mais afin de pouvoir « récupérer » la propriété de la marque, il faut penser à la déposer à votre nom dès que possible, nous recommandons souvent de le faire en même temps que l’opposition.

Notons toutefois que l’opposition doit être formée dans les trois mois à compter de la publication de la marque frauduleuse.

Dans le cas où un dépôt frauduleux est constaté trop tardivement pour pouvoir former l’opposition, d’autres solutions sont possibles, mais elles sont en général plus coûteuses et plus compliquées. Il sera en particulier possible de demander l’annulation d’enregistrement de la marque frauduleuse, ou encore de racheter la marque.

En tout état de cause, le moyen le plus efficace pour éviter de telles difficultés est d’anticiper un dépôt frauduleux en déposant sa marque le plus tôt possible, dès le début de votre projet. Pour ce faire, il convient de bien déterminer le périmètre de votre projet : les activités envisagées et l’étendue géographique, puis de mettre en place une stratégie de dépôt, si nécessaire, internationale.

Article rédigé par Qiang CEN