La procédure chinoise, pour apprécier l’activité inventive, utilise une approche dite « trois étapes » assez similaire à l’approche problème-solution pratiquée en Europe. Toutefois, malgré bien des similitudes, attention aux différences qui peuvent mener à des malentendus entre les mandataires des deux continents.
1- L’introduction générale
Dans les Directives relatives à l’examen pratiqué à l’Office européen des brevets (ci-après l’OEB), il est énoncé (voir partie G, chapitre VII, point 5) : « Pour apprécier l’activité inventive d’une manière objective et prévisible, il convient d’appliquer l’approche problème-solution.
L’approche problème-solution comporte trois étapes principales :
i) déterminer « l’état de la technique le plus proche »,
ii) établir le « problème technique objectif » à résoudre, et
iii) examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour l’homme du métier. «
Dans la procédure chinoise, on utilise l’approche « trois-étapes », pour apprécier l’activité inventive d’une invention. Cette approche, comme son nom l’indique, comporte également trois étapes principales (voir point 3.2.1.1 du chapitre 4 de la partie II des directives d’examen (version 2010)) :
i) déterminer « l’état de la technique le plus proche »,
ii) identifier des caractéristique distinctives et établir le « problème technique effectivement résolu par l’invention », et
iii) examiner si l’invention revendiquée aurait été évidente pour l’homme du métier
Au premier regard, on a l’impression que cette approche est très similaire à celle de l’OEB, ce qui fait que les mandataires européens sont souvent perplexes : dans une même famille de brevets, on a convaincu facilement l’examinateur européen sur l’activité inventive de l’objet d’une revendication, pourquoi la même argumentation ne marche pas dans la procédure chinoise ?
En effet, si l’on regarde de plus près, on découvrira quand même des différences subtiles entre les deux approches. Ayant suivi la procédure d’examen d’un grand nombre de demandes de brevet chinoises et européennes, j’essaie de vous présenter, dans ce qui suit, quelques différences que j’ai constatées dans mon travail quotidien.
2 – Différences avec l’OEB
L’approche problème-solution pratiquée en Europe peut se décomposer en cinq questions/sous-étapes plus concrètes lors de son application :
i) quel est « l’état de la technique le plus proche » ?
ii) quelle est la différence(s) entre l’invention revendiquée et « l’état de la technique le plus proche » ?
iii) quel est l’effet technique procuré par la différence(s)?
iv) quel est le problème technique objectif ?
v) l’homme du métier, confronté au problème objectif et partant de l’état de la technique le plus proche, aurait-il été incité par l’état de la technique à modifier ou à adapter l’état de la technique le plus proche de telle sorte qu’il serait parvenu à l’invention revendiquée ?
L’approche chinoise quant à elle, peut également être décomposée en cinq sous-étapes de manière similaire.
Cependant, il existe des subtilités dans chaque sous-étape. Nous allons voir quelques unes dans ce qui suit.
a) détermination de l’état de la technique le plus proche
Dans l’approche européenne, la définition de « l’état de la technique le plus proche » est fournie dans les Directives d’examen comme suit (voir partie G, chapitre VII, point 5.1): « l’état de la technique le plus proche divulgue, dans une seule référence, la combinaison de caractéristiques qui constitue le point de départ le plus prometteur pour effectuer un développement conduisant à l’invention.«
Il y est énoncé en outre que « Lorsqu’il s’agit de sélectionner l’état de la technique le plus proche, il importe en premier lieu que cet état de la technique vise à atteindre le même objectif ou à obtenir le même effet que l’invention ou au moins qu’il appartienne au même domaine technique que l’invention revendiquée ou à un domaine qui lui est étroitement lié. Dans la pratique, l’état de la technique le plus proche est généralement celui qui correspond à une utilisation semblable et qui appelle le moins de modifications structurelles et fonctionnelles pour parvenir à l’invention revendiquée« .
Dans les directives d’examen chinoises, on trouve le paragraphe suivant relatif à ce même sujet : « Par « l’état de la technique le plus proche » on entend une solution technique de l’art antérieur la plus étroitement liée à l’invention revendiquée, qui sert de base pour déterminer si l’invention présente des particularités de fond remarquables. L’état de la technique le plus proche peut, par exemple, appartenir au même domaine technique que l’invention revendiquée, résoudre un problème technique, procurer un effet technique ou correspond à un usage le plus proche que celui de l’invention, et/ou divulgue le plus des caractéristiques de l’invention. Alternativement, bien qu’il appartienne à un domaine technique différent de celui de l’invention, il est capable de réaliser les fonctions de l’invention et divulgue le plus des caractéristiques de l’invention. Il convient de noter que lors de la détermination de l’état de la technique le plus proche, il faut considérer en premier l’art antérieur appartenant à un domaine technique identique ou similaire à celui de l’invention.”
Comme il ressort de ce qui précède, les examinateurs chinois semblent avoir plus de libertés que leurs homologues européens pour sélectionner l’état de la technique le plus proche. Dans la pratique de la procédure chinoise, sauf cas exceptionnel, il est selon nous peu utile de contester le mauvais choix de l’état de la technique le plus proche, même si ce dernier appartient à un domaine très éloigné de celui de l’invention, car nous savons que ces arguments aurons très peu d’effets sur l’examinateur chinois. Tel n’est pas le cas en Europe. Au contraire, il est tout à fait possible de présenter une telle argumentation et les chances de succès sont plus élevées.
b) formulation du problème technique
Dans l’approche problème- solution ou l’approche trois-étapes, il faut formuler un problème technique sur la base des caractéristiques distinctives identifiées dans la précédente sous-étape. Ce problème est appelé « problème effectivement résolu par l’invention revendiquée » dans l’approche chinoise et « problème objectif » dans l’approche européenne.
Dans le cadre de l’approche problème-solution en Europe, on définit le problème technique en considérant ce qui est à modifier ou à adapter dans l’état de la technique le plus proche en vue d’obtenir des effets techniques qui constituent l’apport de l’invention par rapport à l’état de la technique le plus proche. En pratique, on détermine l’effet technique des caractéristiques non divulguées par l’état de la technique et on en déduit un problème, en prenant bien soin de ne pas suggérer la solution dans la formulation du problème. En principe, tout effet produit par l’invention peut être utilisé comme base pour reformuler le problème technique, dès lors que ledit effet peut être déduit de la demande telle qu’elle a été déposée. La notion de « problème technique » doit, en outre, être interprétée au sens large ; elle n’implique pas nécessairement que la solution technique améliore l’état de la technique (voir partie G, chapitre VII, point 5.2 des directives d’examen).
Dans le cadre de l’approche trois-étapes en Chine, on entend par problème technique effectivement résolu par l’invention une tâche technique consistant à améliorer l’état de la technique le plus proche afin d’obtenir un meilleur effet technique…. En principe cependant, tout effet technique de l’invention peut être utilisé comme base pour reformuler le problème technique, à condition que l’homme du métier puisse connaître ledit effet à partir du contenu décrit dans la description de la demande telle que déposée (voir point 3.2.1.1 du chapitre 4 de la partie II des directives d’examen (version 2010)). Ces deux règles me paraissent un peu contradictoires car tous les effets techniques de l’invention ne constituent pas une amélioration par rapport à l’état de la technique le plus proche.
Dans la pratique, les examinateurs chinois semblent préférer la première règle de l’approche trois étapes, car ils imaginent très souvent subjectivement un meilleur effet technique procuré par une caractéristique distinctive pour formuler le problème technique effectivement résolu par l’invention grâce à ladite caractéristique, qu’il soit déductible de la description ou non. A cet égard, les examinateurs européens respectent mieux la règle définie dans l’approche problème-solution, à savoir qu’ils cherchent toujours à formuler le problème objectif en se basant sur des effets techniques énoncés ou déduits de la demande telle que déposée. Ainsi, pour une même caractéristique distinctive, le problème formulé par un examinateur européen est souvent selon nous plus proche de l’invention initialement décrite, donc plus objectif que celui formulé par son homologue chinois qui nous semble parfois assez subjectif.
c) l’approche could-would
La troisième étape de l’approche problème-solution en Europe consiste à répondre à la question de savoir si l’homme du métier, partant de l’état de la technique dans son ensemble et confronté au problème technique objectif, aurait été incité (pas seulement aurait pu –could-, mais aurait été incité –would-), à modifier ou à adapter l’état de la technique le plus proche en tenant compte de cet enseignement, de telle sorte qu’il réaliserait l’objet de la revendication (voir partie G, chapitre VII, point 5.3 des directives d’examen). Cela correspond en effet à l’approche « could-would », qui semble assez efficace pour défendre l’activité inventive de l’invention dans la procédure européenne. En d’autres termes en Europe, si l’on montre que l’homme du métier, confronté au problème à partir de l’état de la technique le plus proche, aurait pu le résoudre différemment qu’en réalisant l’invention, on peut soutenir qu’il n’est pas incité à la réaliser, donc qu’il y a activité inventive.
Malheureusement, tel n’est pas le cas en Chine. Pour un examinateur chinois, le fait que l’état de la technique pourrait pousser l’homme du métier à modifier ou à adapter l’état de la technique le plus proche pour arriver à l’invention, même s’il existe d’autres façons de modifier ou adapter l’état de la technique, suffit à démontrer l’absence de l’activité inventive.
d) le domaine technique des documents combinables
Dans la procédure chinoise, il n’y a pas vraiment de contrainte sur le domaine technique des documents utilisés. Il se peut que l’examinateur chinois fasse appel à des documents appartenant à des domaines très éloignés de celui de l’invention pour attaquer l’activité inventive de l’objet d’une revendication. Dans un tel cas, il s’avère en général inutile de le contester tandis qu’en Europe, cela peut constituer une bonne argumentation, assez solide.
e) le nombre des documents combinables
De même, les examinateurs chinois peuvent a priori combiner autant de documents qu’ils veulent pour contester l’activité inventive de l’objet d’une revendication et il est en général peu utile de contester cela. Cela est rarement vu dans la procédure européenne. En général, le nombre des documents combinés est limité à deux. Si ce nombre s’élève à trois ou plus, on peut très bien argumenter sur le fait que la combinaison d’autant de documents est un indice de l’existence d’activité inventive.
f) connaissances générales de l’homme du métier
Il est constaté que les examinateurs chinois, lors de leur application de l’approche trois-étapes, affirment très souvent qu’une caractéristique distinctive fait partie des connaissances générales de l’homme du métier ou des moyens/choix/configurations/dispositions habituels du domaine concerné, sans fournir de preuves ou de raisonnements convaincants. Cela est valable à la fois pour les revendications indépendantes et dépendantes. C’est une des difficultés à laquelle on se heurte dans la défense de l’activité inventive, car il est difficile de contester ce point de vue s’il ne le justifie pas avec des faits.
Cependant, nous constatons récemment une évolution intéressante à ce sujet. Si nous contestons une telle affirmation de l’examinateur chinois, il y a plus de chances qu’avant que ce dernier nous fournisse des documents à l’appui de son point de vue. Ce qui est encore plus encourageant, c’est que les Directives d’examen viennent d’être modifiées en ce sens et entreront en vigueur le 1er novembre 2019. Plus précisément, d’après les nouvelles Directives, les connaissances générales de l’homme du métier utilisées par l’examinateur dans les lettres officielles doivent être certaines ; si elles sont contestées par le déposant, l’examinateur devrait être en mesure de fournir des éléments de preuve ou de les justifier ; dans le cas où l’examinateur considère qu’une caractéristique permettant de résoudre le problème technique fait partie des connaissances générales, il devrait généralement fournir des preuves à l’appui.
Nous espérons que les nouvelles Directives conduiront véritablement à une évolution favorable aux déposants dans la praqitue chinoise.
Les examinateurs européens sont très objectifs à l’égard des connaissances générales de l’homme du métier, notamment quand ils apprécient l’activité inventive de l’objet d’une revendication indépendante. En effet, ils sont généralement tenus de justifier les connaissances de l’homme du métier au moyen de documents. Néanmoins, nous pouvons relever que, lorsqu’il s’agit des revendications secondaires, ils sont en général moins stricts et utilisent plus facilement des connaissances générales de l’homme du métier, sans les justifier.
3 – Conclusions
On a vu ensemble dans ce qui précède quelques différences entre l’approche problème-solution pratiquée dans la procédure européenne et l’approche trois-étapes pratiquée en Chine, identifiées suivant l’expérience limitée de l’auteur dans le traitement des dossiers chinois et européens. Il peut exister d’autres différences non abordées ici. Nous espérons que cela n’empêche pas d’aider nos lecteurs à mieux comprendre et mieux maîtriser les pratiques chinoise et européenne.
Article rédigé par Mei TAO