Les produits fabriqués en Chine et destinés uniquement à l’exportation peuvent être qualifiés de produits de contrefaçon
Notre article de blog Non, l’usage d’une marque sur des produits à exporter n’est pas une contrefaçon en Chine !, publié l’année dernière, présentait en détail les arrêts de la Cour suprême chinoise dans les affaires PRETUL et Dongfeng. Il concluait, à partir de ces deux affaires caractéristiques, que le recours d’un demandeur concernant la contrefaçon de marque dans un cadre OEM serait probablement rejeté par la Cour. Cependant, un arrêt récent prononcé en septembre 2019 dans une action en contrefaçon de marque en relation avec la marque HONDA infirme la conclusion précédente, et énonce au contraire que les produits OEM peuvent être considérés comme des produits de contrefaçon de marque. Désormais, nous devons garder à l’esprit que de telles actions en contrefaçon relatives à l’usage d’une marque sur des produits OEM seront jugées au cas par cas, en tenant compte de tous les faits et éléments spécifiques de chaque espèce.
Bref rappel sur l’OEM
Un OEM (« Original Equipment Manufacturer »), ou FEO en français (« Fabricant d’Equipement d’Origine ») est une entreprise ayant un business model selon lequel le titulaire d’une marque commande ses produits à un fabricant, souvent localisé dans un autre pays, qui fabrique et fournit des produits portant la marque de son acheteur et non la sienne. Ce type d’entreprise est courant dans le secteur automobile, aéronautique, ou encore électronique. La Chine est connue pour ses capacités de production, et par conséquent, le commerce OEM pèse un poids important dans l’économie du pays.
Examen de l’affaire HONDA
Honda Motor Co., LTD., propriétaire de la marque déposée HONDA en Chine, a été informée par les services douaniers de la ville de Kunming que ces derniers avaient découvert 220 motos d’une valeur totale déclarée de 118 360 USD, qui étaient destinées à être exportées vers la Birmanie et portaient la marque « Hondakit » (stylisée), qui était similaire à « HONDA ». Les motos étaient fabriquées par Heng Sheng Group dans le cadre d’un contrat avec la société birmane MEIHUA. Toutes les motos étaient destinées à être exportées vers la Birmanie et Heng Sheng Xin Tai se chargeait de la procédure d’exportation. Honda Motor a donc introduit un recours, demandant aux deux défendeurs, Heng Sheng Group et Heng Sheng Xin Tai, de cesser immédiatement les comportements constitutifs de contrefaçon de marque et réclamant 3 millions de CNY (environ 392 000 euros) à titre d’indemnisation du préjudice économique.
Le tribunal de première instance a estimé que les preuves présentées par les défendeurs ne formaient pas une chaîne de preuves suffisantes pour démontrer que les défendeurs étaient des équipementiers (OEM), que les comportements des défendeurs constituaient une contrefaçon de marque et a condamné les défendeurs à verser une indemnisation de 300 000 CNY au demandeur. Le tribunal de deuxième instance a infirmé le jugement du tribunal de première instance, en estimant que les preuves présentées par les défendeurs étaient suffisantes pour démontrer que ces derniers étaient des équipementiers mais que les comportements des deux défendeurs ne devaient pas être considérés comme un usage de marque au sens de la loi chinoise des marques. Par conséquent, les comportements des deux défendeurs ne constituaient nullement une contrefaçon de marque. La Cour suprême a examiné l’affaire sur requête du demandeur Honda Motor et a estimé quant à elle que les preuves présentées par le demandeur étaient suffisantes pour démontrer que les défendeurs étaient des équipementiers, que les comportements des défendeurs constituaient une contrefaçon de marque et a condamné les défendeurs à verser une indemnisation de 300 000 CNY au demandeur.
Dans l’arrêt de la Cour suprême, il est souligné qu’une façon de commercer (comme le commerce OEM) ne doit pas simplement être exclue de la contrefaçon de marque, sinon elle échapperait aux règles fondamentales du droit des marques permettant de déterminer s’il existe une contrefaçon de marque.
Il est utile de noter que l’arrêt de la Cour suprême a quelque peu bouleversé la conclusion précédente tirée des autres affaires, selon laquelle les comportements des équipementiers ne doivent jamais être considérés comme un usage de la marque au sens de la loi chinoise des marques et ne constituent pas une contrefaçon.
Les comportements des équipementiers constituent-ils un usage de la marque au sens de la loi chinoise des marques ?
Comme nous l’avons expliqué dans notre article de blog précédent, la logique qui sous-tendait les arrêts antérieurs de la Cour suprême est que la fonction essentielle d’une marque est d’indiquer l’origine des marchandises aux consommateurs. Les produits fabriqués par les équipementiers étant tous exportés vers l’étranger, les consommateurs chinois n’ont aucune occasion de voir la marque sur les produits OEM en Chine et la marque des produits OEM n’est pas en mesure de jouer son rôle fondamental d’indication de l’origine des marchandises aux consommateurs chinois. Par conséquent, en suivant cette logique, l’apposition de la marque sur un produit OEM n’est pas considéré comme un usage de la marque au sens de la loi chinoise des marques et la contrefaçon de marque ne peut exister.
Cependant, dans l’affaire HONDA, la Cour suprême estime qu’avec le développement du commerce électronique et d’Internet, même si les produits OEM sont tous exportés vers l’étranger, il est tout à fait possible que ces produits reviennent sur le marché chinois. Parallèlement, avec l’essor de l’économie chinoise, un grand nombre de consommateurs chinois voyagent et consomment dans des pays étrangers et la Cour énonce donc qu’il est possible que ces derniers entrent en contact avec des produits OEM. Les produits OEM sont donc susceptibles de prêter à confusion et d’être mal identifiés par le public concerné chinois. De plus, d’après l’interprétation judiciaire de la Cour suprême, « le public concerné au sens de la loi des marques correspond non seulement aux consommateurs concernés, mais aussi aux autres exploitants d’entreprises concernés qui sont étroitement impliqués dans la vente et la commercialisation des marchandises ou services concernés d’une marque ». Dans l’affaire HONDA, il existe une possibilité que d’autres exploitants d’entreprises concernés intervenant dans le transport, etc. des produits OEM entrent en contact avec lesdits produits. Sur cette base, la Cour suprême a conclu dans son arrêt sur l’affaire HONDA que les comportements des équipementiers pouvaient être qualifiés d’usage d’une marque.
Existe-t-il une possibilité qu’un équipementier soit considéré comme un contrefacteur de marque dans une action en contrefaçon de marque ?
Dans l’affaire HONDA, les défendeurs ont utilisé un spécimen de marque qui était en fait différent de la marque déposée par la société birmane MEIHUA en Birmanie. La marque déposée appartenant à MEIHUA était la marque verbale « HONDAKIT ». Cependant, dans son utilisation réelle, les deux défendeurs ont agrandi le mot « HONDA » et réduit la taille du mot « KIT », en indiquant en rouge la lettre « H » et le motif en forme d’ailes. Cette utilisation réelle a rendu le spécimen de marque figurant sur les produits OEM similaire aux marques préalablement déposées par HONDA MOTOR. L’origine des produits pouvait donc prêter à confusion et être mal identifiée par le public concerné chinois.
L’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire HONDA a transmis un message fort : on ne doit pas exclure une façon de commercer particulière, comme le commerce OEM, de la contrefaçon de marque. Pour se prononcer dans une action en contrefaçon de marque, les tribunaux devront prendre en compte les faits spécifiques de l’espèce et rendre leur décision en se fondant sur les règles fondamentales de la contrefaçon de marque énoncées dans la loi des marques. Nous suivrons bien entendu les futures affaires similaires et vous tiendrons informés en cas d’évolutions concernant les actions en contrefaçon de marque dans le cadre OEM.
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