La quatrième révision de la loi chinoise des brevets enfin adoptée

Après 8 ans d’attente et de discussions, la modification de la loi chinoise des brevets est enfin actée, elle entrera en vigueur en juin 2021.

Nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises sur ce blog cette modification de la loi des brevets en Chine qui est en discussion depuis des années et attendue avec impatience (la précédente révision de la loi des brevets datait de 2008). Elle a finalement été adoptée le 17 octobre 2020 et entrera en vigueur le 1 juin 2021.

Les changements majeurs avaient été listés dans notre article du 28 janvier 2019, « 2019 verra-t-elle (enfin) la 4e loi chinoise des brevets adoptée ? ». La version adoptée a été légèrement modifiée, avec deux nouveautés introduites respectivement en juin et en octobre 2020.

Rappel sur les dernières étapes avant l’adoption de la loi

Rappelons que le projet de révision de la loi a été validé par la réunion exécutive du Conseil d’Etat en décembre 2018, puis soumis au Comité Permanent du Congrès National chinois (ci-après CPCNC), qui a publié la version revue en janvier 2019 pour obtenir les commentaires du public avant le 3 février 2020. Ensuite, cette version a subi de nouveau des modifications afin de tenir compte des commentaires publics. Un nouveau projet a donc été établi par la suite et revu en juin dernier par le CPCNC, qui a comme d’habitude publié dans la foulée (début juillet) la version revue pour accueillir les commentaires du public avant le 16 août 2020.

Une version légèrement modifiée par rapport à celle publiée en juillet a enfin été votée par le CPCNC le 17 octobre dernier. La nouvelle loi des brevets entrera en vigueur le 1 juin 2021.

Les grandes dispositions de la loi et leurs dernières évolutions

Nous renvoyons à nos articles précédents qui listaient les modifications principales envisagées dans cette loi des brevets, plus précisément « 2019 verra-t-elle (enfin) la 4e loi chinoise des brevets adoptée ? » en janvier 2019 et « Projet de réforme de la loi des brevets en Chine » partie 1/2 et partie 2/2 en octobre 2016. Quelles dispositions ont évolué par rapport aux versions précédentes ? Afin de répondre à cette question de manière plus claire, nous avons récapitulé les modifications dans le tableau de comparaison ci-dessous.

	Loi en vigueur jusqu’à présent (Loi 2008)	Version publiée en janvier 2019 (Version I)	Version publiée en juillet 2020 (Version II)	Loi finalement adoptée le 17 octobre 2020	Mes commentaires
Lutte contre la contrefaçon / exploitation des droits
Délai de prescription pour agir en contrefaçon	2 ans	3 ans	inchangé par rapport à la Version I	inchangé par rapport à la Version I	D’une part, cela permet d’être en harmonie avec la prescription générale d’un litige civil stipulée dans le code civil, d’autre part, cela permet de favoriser les titulaires de brevets.
Point de départ du délai de prescription pour agir en contrefaçon	ce délai est calculé à partir de la date à laquelle le titulaire du brevet ou la partie intéressée a eu ou aurait dû avoir connaissance des actes de contrefaçon	inchangé par rapport à la Loi 2008	ce délai est calculé à partir de la date à laquelle le titulaire du brevet ou la partie intéressée a eu ou aurait dû avoir connaissance des actes de contrefaçon et du contrefacteur.	inchangé par rapport à la Version II	Il est ajouté « et du contrefacteur” car souvent, notamment dans le cadre du E-commerce, le breveté met beaucoup de temps à identifier le vrai contrefacteur et quand il le trouve, il est déjà proche du délai de prescription ou bien le délai est déjà dépassé. Évidemment, cette modification permettrait de résoudre ce problème.
Ordre de base à utiliser pour déterminer les dommages-intérêts	dommages du breveté causés par les actes de contrefaçon PUIS revenus du contrefacteur présumé du fait de la contrefaçon PUIS redevance de licence dans le cas où au moins une licence a été accordée à une partie pour le brevet en question avant le litige de contrefaçon	inchangé par rapport à la Loi 2008	dommages du breveté causés par les actes de contrefaçon OU revenu du contrefacteur présumé grâce aux actes de contrefaçon PUIS redevance de licence qui aurait été accordée depuis le début pour le brevet en question	inchangé par rapport à la Version II	Le plaignant sera davantage libre dans son choix de base pour déterminer les dommages-intérêts et donc aussi moins contraint pour la charge de preuve
Régime de dommages et intérêts punitifs	non prévu	Mise en place du régime. coefficient punitif : 1 à 5 fois le montant habituel	Inchangé par rapport à la Version I	Inchangé par rapport à la Version II	Il ne s’agit pas d’une nouvelle notion car cela existe déjà dans la loi chinoise des marques depuis 2014, ainsi que dans d’autres pays, comme les États-Unis (où le coefficient est de 3 au maximum). On voit ici la détermination du gouvernement chinois à lutter contre la contrefaçon.
Montant légal de l’indemnité en cas de contrefaçon	compris entre 10K CNY et 1 M CNY	compris entre 100K CNY et 5 millions CNY	inférieur ou égal à 5 millions CNY	compris entre 30K CNY et 5 millions CNY	Ce montant légal s’applique lorsqu’il n’y a pas assez de preuves pour justifier les dommages du breveté, les revenus du contrefacteur présumé et la redevance de licence. Il a fait l’objet d’un grand débat entre les différentes parties, il était difficile de trouver un compromis pour équilibrer les intérêts des titulaires et des tiers
Obligation pour le contrefacteur présumé de coopérer en fournissant des éléments de preuve comptables au tribunal pour déterminer le montant des dommages et intérêts	non prévu	mise en place de cette obligation	Inchangé par rapport à la Version I	Inchangé par rapport à la Version II	Cette mesure existait déjà dans la loi chinoise des marques depuis 2014. En Chine, comme il n’y a pas encore de procédure équivalente à la procédure de « saisie-contrefaçon » en France ou à la procédure « discovery » aux États-Unis, il est souvent assez difficile de collecter des preuves sur les produits contrefaits, ce qui fait que dans la plupart des cas les juges appliquent le montant légal pour déterminer les dommages-intérêts. C’est une des raisons pour lesquelles le montant des dommages-intérêts obtenu par le plaignant était souvent faible. Cette nouvelle mesure permettrait a priori de l’augmenter.
Principe de responsabilité solidaire des fournisseurs de service Internet qui ne prendraient pas des mesures en cas de contrefaçon par les utilisateurs	non prévu	introduction de ce principe	supprimé	Inchangé par rapport à la Version II	Le principe a été supprimé car il sera possible d’appliquer directement les dispositions pertinentes de la loi sur la responsabilité délictuelle, du chapitre « responsabilité délictuelle » du Code civil, ou encore de la loi sur le e-commerce pour traiter des différends relatifs aux services Internet.
Système de licence libre/ouverte, qui permet aux titulaires de déclarer être prêt à licencier leurs droits de brevet à quiconque moyennant une redevance pré-définie	non prévu	mise en place de ce système applicable aux trois types de brevet, en précisant que 1) les brevetés ne peuvent pas accorder de licence exclusive pendant la période de licence ouverte 2) les parties peuvent demander une médiation de la CNIPA en cas de différend relatif à la licence ouverte.	inchangé par rapport à la Version I mais avec précisions ajoutées : 1) les brevetés ont le droit d’accorder des licences ordinaires après une négociation sur la redevance avec les licenciés, mais pas de licence exclusive, pendant la période de licence ouverte 2) les différends relatifs à la licence ouverte peuvent être résolus par négociation entre les parties, médiation administrative ou litige.	inchangé par rapport à la Version II mais avec une disposition ajoutée: pendant la période de mise en œuvre de la licence ouverte, les annuités pour le brevet seront réduites ou exemptées.	Cette notion de licence ouverte n’est pas une invention de la Chine, mais existe dans nombreux pays, tels que l’Angleterre, l’Allemagne, la Russie, le Brésil, etc. Ce système devrait être très utile pour réduire le nombre de brevets dormants.
Mécanisme de rémunération de l’inventeur salarié	Actuellement deux types de compensations se cumulant sont stipulées dans la loi (à défaut de contrat entre les parties) : le bonus lorsque le brevet est délivré, puis la rémunération en cas d’exploitation.	1) l’accent est mis sur le fait que les employeurs peuvent légalement disposer de leurs droits de dépôt des demandes de brevet dans le cadre de l’invention de mission et de leurs droits de brevet après la délivrance 2) les brevetés peuvent partager raisonnablement les bénéfices de l’innovation avec les inventeurs/concepteurs sous forme de droits d’action, d’options, de dividendes, etc.	1) inchangé par rapport à la Version I 2) « peuvent » est remplacé par « sont encouragés«	inchangé par rapport à la Version II	Il s’agit ici d’un principe très général visant à confirmer le partage des bénéfices des innovations avec les inventeurs. Cela ne semble toutefois pas constituer une obligation. Cependant très peu d’informations sont données à ce stade. Les employeurs et les inventeurs/concepteurs ont intérêt à suivre de près l’évolution et l’interprétation de cette disposition.
Design patents (dessins et modèles)
Régime de « design partiel » (il s’agit d’un design dont l’originalité réside dans une partie inséparable du reste d’un produit)	non prévu	non prévu	Mise en place de ce régime qui autorise la protection de « designs partiels ».	inchangé par rapport à la Version II	La mise en place de ce régime permet notamment de réduire des coûts pour les déposants, de rendre le système chinois compatible avec celui des pays étrangers où les designs partiels sont protégeables, de promouvoir l’innovation dans la conception esthétique des produits ayant peu de liberté de conception. Néanmoins, nous relevons que cela pourrait entraîner une forte augmentation du nombre de dépôts des demandes de design. Et les règles de jugement pour déterminer la contrefaçon concernant le « design partiel » et le « design complet » doivent être définies de manière précise afin d’éviter des désordres.
Durée de protection des brevets de design	10 ans à compter de la date de dépôt	15 ans à compter de la date de dépôt	inchangé par rapport à la Version I	inchangé par rapport à la Version I	Le passage de la durée de protection de 10 à 15 ans permet, d’une part, de répondre aux besoins réels des entreprises de certains secteurs, qui trouvaient 10 ans trop court, et d’autre part de satisfaire à l’exigence minimale de l’accord de La Haye à ce sujet, de façon à rendre la Chine prête pour en devenir membre.
Priorité domestique	non prévu	devenue applicable aux demandes de design, comme c’est déjà le cas pour les brevets d’invention et de modèle d’utilité	inchangé par rapport à la Version I	inchangé par rapport à la Version I	Cette modification sera très utile notamment dans le cas où le déposant a fait un premier dépôt en Chine pour un design, puis quelques mois plus tard, a développé une série de designs similaires à celui de la demande antérieure. Ainsi, à ce moment-là, il peut déposer une autre demande chinoise pour ces designs similaires, en revendiquant la priorité domestique de la demande antérieure. Cela permettra donc de protéger une série de designs similaires dans une seule demande, donc à un coût très bas, sans poser de problèmes de « double patenting » comme dans le cadre actuel.
Expiration des brevets / brevets de médicaments
Durée de protection des brevets d’invention	20 ans à compter de la date de dépôt	inchangé par rapport à la Loi 2008	Pour tout brevet d’invention, la durée de protection peut être prolongée sur demande du déposant si sa délivrance a été obtenue après 4 ans à compter de la date de dépôt ET après 3 ans à compter du dépôt de la requête en examen de fond.	inchangé par rapport à la Version II
Durée de protection des brevets d’invention concernant un nouveau médicament	non prévu	Pour les brevets d’invention de médicaments innovants pour lesquels l’autorisation de mise sur le marché est simultanément demandée en Chine et à l’étranger, le Conseil d’État peut décider de prolonger leur durée de protection d’une période ne dépassant pas cinq ans, et la durée totale effective après la mise sur le marché des médicaments innovants ne doit pas dépasser 14 ans.	Pour les brevets d’invention de nouveaux médicaments autorisés à entrer sur le marché chinois, la CNIPA peut décider de prolonger leur durée de protection sur demande des brevetés d’une période ne dépassant pas cinq ans, et la durée totale effective après la mise sur le marché des nouveaux médicaments ne doit pas dépasser 14 ans.	inchangé par rapport à la Version II	L’objectif est de promouvoir l’innovation dans le domaine de la pharmacie en compensant le temps perdu pour obtenir l’autorisation de mise sur le marché pour un nouveau médicament. La recherche en médicament devrait donc être plus stimulante.
Système de « patent linkage » qui consiste à créer un lien entre l’entrée sur le marché d’un médicament générique concurrentiel et l’expiration de la durée du brevet couvrant ce médicament.	non prévu	non prévu	Un breveté ou une partie intéressée peut engager une procédure civile ou administrative devant un tribunal ou la CNIPA contre une partie qui demande une autorisation de mise sur le marché pour un médicament qui tombe dans la portée d’un brevet enregistré sur la « plateforme d’enregistrement des informations sur les brevets de médicaments commercialisés » dans les 30 jours suivant la publication de la demande d’autorisation par l’administration du médicament compétente. Si le breveté ou la partie intéressée n’a pas engagé de telle procédure, la partie qui demande l’autorisation de mise sur le marché peut demander une confirmation de non-couverture par le brevet en question auprès d’un tribunal ou de la CNIPA.	Lors de l’examen et de l’approbation de la mise sur le marché chinois du médicament, si un différend survient entre le demandeur de l’autorisation de mise sur le marché du médicament et le breveté ou la partie intéressée en raison du droit de brevet lié au médicament, les parties concernées peuvent intenter une action devant un tribunal et demander à rendre un jugement sur la question de savoir si les solutions techniques tombent dans la portée de protection du brevet en question. Le service de réglementation pharmaceutique du Conseil d’État peut, dans le délai prescrit, décider de suspendre ou non l’approbation de la commercialisation du médicament sur la base du jugement effectif du tribunal. Un demandeur d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament et le titulaire du brevet concerné ou la partie intéressée peuvent également demander un jugement administratif au département de l’administration des brevets du Conseil d’État (= la CNIPA) pour les litiges relatifs aux droits de brevet liés au médicament demandé à l’enregistrement.
Autres sujets
Délai de grâce pour la nouveauté (pour rappel, il s’agit d’un délai de 6 mois avant la date de dépôt d’une demande de brevet, dans lequel une divulgation de l’invention ne détruit pas sa nouveauté si certaines conditions sont remplies.)	il faut remplir l’une des trois conditions suivantes : (1) l’invention a été exposée pour la première fois lors d’une exposition internationale organisée ou reconnue par le gouvernement chinois; (2) l’invention a été publiée pour la première fois lors d’une conférence académique ou technique prescrite ; (3) l’invention a été divulguée par un tiers sans consentement du déposant	inchangé par rapport à la loi de 2008	une quatrième condition ajoutée : lorsqu’un état d’urgence ou une situation extraordinaire se produit dans le pays, l’invention est divulguée pour la première fois pour l’intérêt public	inchangé par rapport à la Version II	Ces quatre conditions sont très strictes dans la pratique et le déposant de la demande en question doit fournir des preuves pour les justifier. L’ajout de la quatrième condition est sûrement lié à la pandémie du COVID-19. Mais pour l’instant, on n’a pas encore de définition pour les termes essentiels, à savoir « état d’urgence » et « situation extraordinaire ».
Abus des droits de brevet	non prévu	1) Le principe de bonne foi doit être respecté lors du dépôt des demandes de brevets et de l’exercice des droits de brevet. 2) Les droits de brevet ne doivent pas être utilisés de façon abusive pour nuire à l’intérêt public ET aux droits et intérêts légitimes d’autrui, ou pour exclure, limiter la concurrence.	1) inchangé par rapport à la Version I 2) Les droits de brevet ne doivent pas être utilisés de façon abusive pour nuire à l’intérêt public OU aux droits et intérêts légitimes d’autrui. 3) L’abus des droits de brevet, l’exclusion ou la restriction de la concurrence, qui constituent un monopôle, seront traités conformément à la loi anti-monopôle.	inchangé par rapport à la Version II	Dans la pratique, des déposants procèdent à de multiples dépôts en copiant les autres ou déposent un grand nombre de demandes de brevet très similaires l’une à l’autre ; il existe également des brevetés (pas forcément des patent trolls/NPE – non practicing entity) qui embêtent leurs concurrents de mauvaise foi en engageant un litige de contrefaçon à un moment bien choisi, souvent juste avant l’introduction en bourse de leurs concurrents, même s’ils savent que leurs brevets sont bien fragiles ou que la contrefaçon n’est pas fondée. Ces nouvelles dispositions visent à limiter voire supprimer ces comportements de mauvaise foi. Toutefois, il manque encore beaucoup de détails pour leur bonne exécution.

A partir de ce qui précède, on constate que la Version II a introduit de nombreux changements importants sur plusieurs aspects par rapport à la Version I ou à la loi actuellement en vigueur. La loi votée en a confirmé la plupart, tout en apportant quelques modifications/précisions notamment sur le montant légal de l’indemnité, le système de licence ouverte et le système de patent linkage.

Rappelons par ailleurs que le tableau ci-dessus se concentre sur les changements qui nous semblent les plus importants pour les déposants étrangers, mais que d’autres changements sont prévus dans la loi adoptée et non commentés ici.

Nous espérons que la nouvelle loi permettra de résoudre un certain nombre de problèmes qui sont relevés depuis longtemps dans la protection des droits de brevets en Chine, tels que les difficultés dans la collecte de preuves, le montant faible des dommages-intérêts, dans une moindre mesure la durée des litiges en contrefaçon, etc..

Après l’entrée en vigueur, les titulaires de brevet chinois devraient sans aucun doute être mieux protégés en Chine et les contrefacteurs punis plus sérieusement. Toutefois, l’adoption de la loi n’est qu’un premier pas, il y a encore beaucoup de choses à modifier /mettre en place, telles que les règles d’application de la loi, les directives d’examen de brevets, les mesures de transition, etc, pour assurer la bonne exécution de la loi. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des développements sur ces sujets.

Article rédigé par Mei TAO

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