La CNIPA fournit ses directives
Le 15 juin 2020, l’Office chinois de la propriété intellectuelle (CNIPA) a publié un document intitulé « Critères de contrefaçon de marque ». Ce document est entré en vigueur à la date de sa publication et liste 38 règles permettant de déterminer la contrefaçon de marque.
Ces règles ne sont pas nouvelles puisque la plupart sont déjà appliquées par l’Office chinois des marques (CTMO) et le bureau de réexamen des marques (TRAB). Leur publication a pour objectif de fournir des directives aux administrations chargées de déterminer l’existence de contrefaçon de marque, en particulier les ARM (Autorités de Régulation du Marché) présentes dans toutes les provinces chinoises.
En effet, jusqu’alors, les AMR appliquaient les règles prévues par la loi chinoise des marques, qui prévoit un certain nombre de dispositions générales utiles mais pas assez spécifiques pour déterminer certaines affaires de contrefaçon de marque. Par ailleurs, il existe certaines incohérences dans les règles permettant de déterminer les affaires de contrefaçon, ce qui gêne les autorités dans leur application du droit.
Nous vous proposons de lister certaines de ces règles qui nous semblent importantes et qui devraient permettre d’uniformiser la pratique dans l’application des règles qui fait souvent l’objet d’importantes disparités entre les provinces.
Notion d’utilisation de marque
La notion d’utilisation de marque est précisée par la règle 3 qui liste spécifiquement les formes d’utilisation de marques sur des produits ou lors de services en donnant de nombreux exemples de ce qui est considérée comme une utilisation de marque au sens de l’article 48 de la loi chinoise des marques. La règle 3 cite notamment l’utilisation de la marque dans les lieux de service, comme sur des manuels d’introduction, les vêtements de personnel, les cartes de visite, le papier à en-tête ou encore sur les documents liés au service comme les factures, les bordereaux de paiement, les certificats de maintenance, etc.
Notion de produits / services similaires ou identiques
La notion de produits / services similaires ou identiques est également clarifiée par les règles 9 à 12, qui indiquent notamment les éléments devant être pris en compte pour déterminer si les produits sont similaires ou identiques. Il s’agit notamment du nom des produits, de la fonction, de l’utilisation, des principales matières premières, des producteurs, des consommateurs et des circuits de vente. Pour comparer les services, le nom des services, les finalités, le contenu, les méthodes, les fournisseurs, les consommateurs et les lieux doivent être pris en compte.
La règle 12 indique que lorsqu’un produit / service non standard est désigné, le bon sens commun servira de base à l’examen complet de comparaison.
Notion de marques identiques ou similaires
La notion de marques identiques ou similaires fait l’objet des règles 13 à 18. En particulier, la règle 13 élargit la définition de marques identiques pour y inclure les marques foncièrement non différentes, difficiles à distinguer pour le public pertinent, ce qui devrait permettre d’engager plus facilement la responsabilité pénale des contrevenants.
Concernant la similarité des marques, la règle 15 précise que les éléments à prendre en compte pour l’examen de similarité comprennent :
– pour une marque verbale, la forme du mot, la prononciation et la signification ;
– pour une marque figurative, la structure, les couleurs et l’apparence ;
– pour une marque semi-figurative, la combinaison et l’apparence générale.
La question de la similarité des marques reste malgré tout un sujet complexe et relativement abstrait. En effet, même en appliquant ces critères, les examinateurs peuvent avoir des opinions différentes.
Risque de confusion entre deux marques
Afin d’établir une contrefaçon de marque, dans les cas où des marques similaires sont utilisées pour des produits/services identiques, ou des marques identiques ou similaires sont utilisés sur des produits/services identiques ou similaires, il est nécessaire de prouver le risque de confusion.
Les règles 20 et 21 expliquent comment déterminer le risque de confusion et fournissent la liste des éléments à prendre en compte, tels que la similitude des marques, la similitude des produits/services, le caractère distinctif et la notoriété des marques enregistrées, les caractéristiques des produits/services et l’utilisation qui est faite des marques, ou encore l’attention du public concerné.
Formes spécifiques de contrefaçon
Les règles 22 et 23 listent un certain nombre de pratiques frauduleuses devant être considérées comme des contrefaçons de marque, par exemple le fait de transformer une marque enregistrée (nous avions déjà évoqué cette pratique dans notre article sur les transformations de marque) ou encore le fait d’utiliser de façon combinée plusieurs marques enregistrées pour imiter une marque de tiers.
La règle 24.1 confirme officiellement pour la première fois qu’une marque enregistrée en noir et blanc peut être librement utilisée en couleur. A cette occasion, elle indique également que lorsque les couleurs sont utilisées pour imiter ou copier des marques déposées par des tiers, et que cette utilisation est susceptible de prêter à confusion, alors une telle utilisation peut encore être considérée comme une contrefaçon de marque.
Défense d’usage antérieur
Nous y avions consacré un article (que vous pouvez relire ici), la défense d’usage antérieur permet à un tiers, s’il a utilisé une marque identique ou similaire sur des produits identiques ou similaires avant le dépôt de la demande de marque, de pouvoir continuer à l’utiliser si cette utilisation se fait dans ce qu’on appelle « le cadre d’origine ».
Cette notion de « cadre d’origine » qui est sujette à interprétation est clarifiée par la règle 33 qui précise notamment les circonstances dans lesquelles une utilisation ne peut pas être réputée tomber dans le « cadre d’origine ». Ainsi, la règle 33 prévoit que c’est le cas lorsque la marque est utilisée pour des produits ou services autres que ceux du cadre d’origine ou encore lorsque l’utilisateur change le logo, la marque verbale, la forme ou la stylisation de la marque, sauf si ce changement est nécessaire pour rendre la marque distincte de la marque enregistrée.
La publication de ces critères montre à nouveau les efforts des autorités chinoises pour renforcer la protection des marques, freiner le phénomène de contrefaçon et ainsi améliorer l’environnement des affaires en Chine.
Cet effort dans l’uniformisation des pratiques devrait permettre une meilleure prédictibilité des décisions quelle que soit la province concernée, ce qui est une bonne nouvelle pour les titulaires de droit étrangers qui hésitent parfois à agir contre des contrefacteurs de peur de ne pas obtenir gain de cause.
Article rédigé par Audrey DRUMMOND
Article rédigé par Audrey DRUMMOND