Quel est son apport pour les affaires administratives de marque ?
Le 24 avril 2019, la Haute Cour de Pékin a publié un document intitulé “Directives sur les affaires administratives relatives aux marques”. Une date de publication qui n’a pas été prise au hasard puisqu’elle est intervenue la veille de l’entrée en vigueur de la révision de la loi sur les marques.
Ces Directives ont pour but principal d’uniformiser l’application de la loi sur les marques par les examinateurs de l’Office chinois de la propriété intellectuelle (CNIPA) dans le cadre des affaires administratives de marques. Ainsi, elles fournissent des explications précises sur la façon dont certains principes de base du droit des marques doivent être appliqués, notamment l’article 4 de la loi sur les marques (qui, dans sa rédaction actuelle, prévoit l’interdiction de déposer des marques sans intention de les utiliser) ou encore le champ d’examen de la similarité des marques, la protection des marques notoires et l’application du principe de bonne foi de l’article 7.
Ces directives comprennent 162 articles et sont divisées en deux parties : les questions de procédure et les questions de fond. Il est donc impossible de traiter de l’intégralité de ces dispositions. Nous vous proposons de revenir sur les points les plus importants de ce texte, que nous avons classés selon leurs objectifs.
1. Encourager l’utilisation des marques et améliorer les critères d’examen
– Dépôt de marques sans intention d’utilisation
Tout d’abord, les Directives se positionnent sur l’interprétation de l’article 4 de la loi sur les marques. Pour rappel, cet article 4 prévoit que le fait de déposer une demande de marque sans intention de l’utiliser est un motif de rejet de la demande. Les Directives donnent des exemples de dépôts rentrant dans le champ d’application de l’article 4, en particulier :
– les demandes de marque concernant une marque identique ou similaire à une marque ou à un signe commercial de tiers qui bénéficie d’une certaine réputation ou d’un caractère distinctif élevé, ce qui est considéré comme une circonstance aggravante ;
– le dépôt d’un nombre important de marques sans raison valable.
Nous avions déjà évoqué cette disposition dans notre précédent article sur les dépôts de mauvaise foi (https://chinepi.com/la-chine-sattaque-aux-depots-de-mauvaise-foi/).
– Usage antérieur d’une marque non enregistrée
Les Directives apportent également des précisions concernant la condition d’usage antérieur telle que prévue à l’article 15.2 de la loi sur les marques. Pour rappel, cette disposition prévoit que, en cas de dépôt d’une demande de marque identique ou similaire à une marque non enregistrée utilisée antérieurement par un tiers sur des produits/services identiques ou similaires, si le déposant a eu connaissance de cette marque non enregistrée en raison de sa relation contractuelle, commerciale ou d’un autre type avec le tiers concerné, alors la marque ne doit pas être approuvée si le tiers s’y oppose. Les Directives prévoient que la partie qui souhaite se prévaloir de cet article doit fournir des preuves d’utilisation antérieure de la marque en Chine continentale. Les preuves d’utilisation dans d’autres pays ou territoires démontrant que la partie se prépare à utiliser la marque en Chine continentale pourront être prises en compte comme preuves complémentaires.
– Examen de similarité de marques
Concernant l’examen de similarité de marques que l’Office chinois des marques est tenu de réaliser, notamment dans le cadre d’une procédure de révision suite à un refus provisoire de marque, ou lors d’une procédure d’opposition ou d’invalidation, les Directives prévoient que les critères d’examen à appliquer seront différents selon la procédure concernée. Ainsi, lors d’une procédure de révision de décision de refus provisoire, l’utilisation de la marque objet du rejet ne doit pas être prise en considération. Au contraire, dans le cadre d’une procédure d’opposition ou d’invalidation, l’utilisation et la réputation des marques des parties devront être pleinement considérées.
– Notion de marque ayant acquis une certaine réputation par l’usage antérieur
Les Directives traitent également de la notion de “marque ayant une certaine réputation acquise par l’usage antérieur” (et donc non enregistrée) telle que prévue par l’article 32 de la loi sur les marques et dont, pour rappel, l’enregistrement de mauvaise foi par un tiers est interdit. Selon les Directives, si le titulaire d’une marque peut prouver que la marque non enregistrée est capable d’identifier l’origine de ses produits/services dans le cadre de ses activités commerciales, alors cette marque sera réputée avoir acquis une « certaine réputation par l’usage antérieur ». Par ailleurs, les Directives clarifient également la position de la Haute Cour de Pékin concernant l’usage de marque dans l’industrie OEM. Elles énoncent ainsi que l’exportation directe et sans mise sur le marché chinois de produits portant une marque non enregistrée ne peut être considérée comme un usage antérieur au sens de l’article 32.
– Preuves d’utilisation apportées dans le cadre d’une action en déchéance de marque
Enfin, dans le cadre de l’examen d’un recours relatif à une action en déchéance de marque, les Directives précisent que, pour que les preuves d’utilisation apportées par le titulaire de la marque soient considérées comme valides, une série de critères doit être remplie, à savoir :
– l’utilisateur doit être qualifié ;
– l’utilisation doit être faite sur les produits/services désignés par la marque ;
– la forme d’utilisation doit être juridiquement valide ;
– elle doit être réalisée dans la période concernée, etc.
Les Directives indiquent également que, de la même façon qu’expliquée plus haut, les preuves d’utilisation relatives à des produits/services non distribués en Chine continentale mais à destination de l’étranger ne seront pas prises en compte.
2. Renforcer la protection du droit des marques et délimiter son champ de protection
– Précisions apportées concernant la protection des droits antérieurs
Les Directives précisent l’étendue de la protection des droits antérieurs, qui peuvent permettre de bloquer une marque déposée postérieurement, en particulier s’agissant des marques notoires et des œuvres protégées par le droit d’auteur.
Concernant les marques notoires, les Directives relèvent sans surprise que les preuves d’utilisation et de réputation ne sont acceptables que si elles peuvent prouver que la marque antérieure était connue avant le dépôt de la marque.
Concernant les œuvres protégées par le droit d’auteur, les Directives résument les éléments essentiels pour déterminer la contrefaçon, mettant en avant le lien entre les conditions de “degré d’originalité” et de “similarité substantielle” telles que prévues par la jurisprudence. Ainsi, selon les Directives, si la marque en question est visuellement quasiment identique à une œuvre moins créative, la marque sera considérée comme substantiellement similaire à l’œuvre. De plus, la protection de l’œuvre antérieure n’est pas limitée aux classes désignées par l’enregistrement de la marque.
– Validation du principe d’extension de marque
L’article 15.1 des Directives entérine le raisonnement de certains titulaires de marque relatif à ce qu’on a coutume d’appeler une « extension » de marque. Il s’agit de la situation dans laquelle la partie titulaire d’une marque enregistrée décide plus tard de déposer une demande pour une marque identique ou similaire, qui fait alors l’objet d’une opposition par le titulaire d’une marque déposée entre-temps. Dans ce cas, le déposant qui fait l’objet d’une opposition affirme souvent que son deuxième dépôt est une extension du premier et par conséquent doit être accepté. Les Directives prévoient que ce raisonnement est valide à condition que la marque antérieure ait été utilisée sans interruption et ait acquis une certaine réputation.
3. Lutter contre l’enregistrement de mauvaise foi et encourager le principe d’honnêteté dans les activités commerciales
– Prise en compte de la mauvaise foi du déposant lors de l’examen de similarité de marque prévu aux articles 30 et 31 de la loi des marques
Ces dernières années, la situation liée à la pratique du squattage de marque est devenue de plus en plus sérieuse en Chine et a un impact négatif sur le système d’enregistrement des marques. Les Directives traitent de ce sujet en prévoyant une série de dispositions qui ont pour but de lutter contre cette pratique. Ainsi, lors de l’examen de similarité de marques et de produits/services conformément aux articles 30 et 31 de la loi sur les marques (c’est-à-dire dans le cadre d’une décision de refus d’une demande de marque motivée par le fait qu’elle est identique ou similaire à la marque d’un tiers enregistrée, approuvée ou déposée antérieurement sur des produits/services identiques ou similaires), les Directives expliquent que les examinateurs doivent rechercher s’il existe un risque de confusion auprès du public concerné (et non plus seulement une similarité entre les marques) et, pour ce faire, la mauvaise foi du déposant doit être prise en compte. Il s’agit là d’un ajout important, qui s’inscrit tout à fait dans la tendance actuelle et devrait avoir un impact important dans la lutte contre les dépôts de mauvaise foi. En effet, avant la publication de ces directives, les examinateurs de l’Office chinois des marques prenaient rarement en considération la mauvaise foi du déposant lorsqu’ils appliquaient les articles 30 et 31 de la loi sur les marques.
– Détermination de la mauvaise foi du déposant tel que prévue à l’article 4.1 de la loi sur les marques
Lorsqu’il s’agit de déterminer la mauvaise foi d’un déposant, tel que prévu à l’article 45.1 de la loi sur les marques, qui permet à un titulaire de marque notoire de ne pas se voir imposer le délai de prescription de 5 ans pour déposer une action en invalidation, les Directives listent neuf critères à prendre en compte, et notamment :
– la similarité des marques ;
– leur distinctivité ;
– leur réputation ;
– la similarité des produits/services ;
– l’éventuelle relation commerciale des parties ;
– leur situation géographique, etc.
Les Directives indiquent également que le comportement d’un titulaire de marque litigieuse postérieurement à l’enregistrement peut être pris en compte, par exemple dans le cas où ce titulaire profite indûment de la réputation d’une marque antérieure connue, et que si un titulaire de marques a procédé au dépôt d’un grand nombre de marques connues et distinctives, il s’agit d’un indicateur de mauvaise foi. La publication de ces critères dont certains sont déjà pris en compte par certains examinateurs devrait permettre de faciliter leur travail d’examen.
– Critères à considérer pour déterminer si un déposant « connaissait ou devait connaître » l’existence d’une marque non enregistrée
Enfin, lorsque les examinateurs de la CNIPA doivent déterminer si le déposant d’une marque litigieuse connaissait ou devait connaître une marque non enregistrée de tiers, tel que prévu à l’article 15 de la loi des marques, ces derniers doivent considérer :
– si le déposant de la marque et le titulaire de la marque antérieure appartiennent au même secteur d’activités ;
– s’ils sont en contact pour discuter d’un éventuel transfert de la marque ;
– si le déposant de la marque a commis des actes de contrefaçon (par exemple, s’il s’agit d’un squatteur de marques) ;
– si la marque antérieure a un fort caractère distinctif ;
– si les marques sont similaires.
4. Questions de procédure
Concernant les questions de procédure, les Directives prévoient un certain nombre de précisions visant à uniformiser la pratique administrative, afin de standardiser les critères d’examen de fond et améliorer l’efficacité de la procédure d’examen des demandes de marques.
Nous ne rentrerons pas dans les détails de ces dispositions mais on peut relever notamment que les Directives traitent de sujets comme l’éligibilité des personnes dans les affaires administratives de marques (à savoir la qualification de « titulaires de droit antérieur » ou encore de « parties intéressées »), le champ d’examen des demandes de marques ou encore la distinction entre défauts de procédure et violations de procédure, en mettant en avant le fait qu’une bonne décision sur le fond nécessite que l’examen ait été conduit en conformité avec les règles de procédure.
Conclusion
La publication des Directives de la Haute Cour de Pékin a permis d’uniformiser les critères d’application de la loi sur les marques par les examinateurs de la CNIPA.
Cette initiative, même si certaines incertitudes subsistent, doit être saluée car elle devrait permettre une plus grande cohérence et donc une meilleure prévisibilité des décisions pour les parties prenantes aux affaires administratives de marques.
Une amélioration des délais d’examen de ces affaires devrait également en découler, et ce, afin de se conformer à l’un des objectifs principaux de la CNIPA s’inscrivant dans le plan d’action triennal (2018-2020) de réforme de l’enregistrement des marques en Chine.
Article rédigé par Fujuan DAI