Les précautions à prendre en cas de transfert de savoir-faire vers la Chine

Le transfert de technologie (transfer of technology ou TOT) est une pratique relativement courante pour une entreprise étrangère souhaitant accéder au marché chinois. Le transfert de technologie est souvent organisé dans le cadre d’une joint-venture (JV) : l’entreprise étrangère accepte de transférer une partie de sa technologie à une entreprise chinoise qui va lui permettre de vendre ses produits en Chine. Cette pratique est révélatrice du modèle économique chinois qui a prévalu pendant de nombreuses années et qui permettait à la Chine d’attirer les technologies étrangères.

Dans la première partie de cet article, nous vous proposons de faire le point sur les contrats de transfert de technologie, en nous attardant notamment sur la question du transfert de savoir-faire qui accompagne généralement le transfert de technologie.

Qu’est-ce qu’un contrat de transfert de technologie ?

La loi chinoise des contrats, dans la section 3 de son chapitre 18, traite des contrats de transfert de technologie et indique qu’il s’agit notamment de contrats de cession de brevet, de cession de demande de brevet, de transfert de secret technique et de licence d’exploitation de brevet.

La technologie concernée est transférée dans le cadre soit d’un contrat de cession soit d’un contrat de licence, ce transfert pouvant être fait directement vers le partenaire chinois ou vers la JV créée avec ce partenaire.

La société qui transfère la technologie est dénommée « cédant »  en cas de contrat de cession ou « concédant » en cas de contrat de licence. La partie qui la reçoit est quant à elle dénommée « cessionnaire » ou « licencié », selon qu’il s’agit d’un contrat de cession ou de licence.

La particularité du transfert de savoir-faire

Attardons-nous un moment sur la question du transfert des informations protégées par le secret, notamment le savoir-faire. Tout d’abord, de quoi s’agit-il ? Dans l’hypothèse du transfert d’une technologie brevetée, celle-ci ne suffit généralement pas en soi à mettre au point un produit ou une solution commerciale. Aussi, ce transfert de technologie implique souvent le transfert simultané du savoir-faire relatif à cette technologie, permettant notamment au cessionnaire ou licencié de comprendre comment cette dernière fonctionne et donc le succès du projet de collaboration. Or, ce savoir-faire n’est pas protégeable par le droit de la propriété intellectuelle mais, dans certains cas, si les conditions sont remplies, par le droit de la concurrence déloyale. Par conséquent, la rédaction du contrat de transfert de technologie doit faire l’objet d’une attention particulière concernant le transfert de savoir-faire afin de permettre à son titulaire de pouvoir faire jouer le droit de la concurrence déloyale en cas de violation du secret.

Définition du secret d’affaires

Conformément à la loi chinoise sur la concurrence déloyale, révisée en 2017 et 2019, les secrets d’affaires sont des informations (technologiques, commerciales ou d’une autre nature) qui ne sont pas connues du public, ont une valeur commerciale et à l’égard desquelles leur titulaire a pris les mesures appropriées pour les maintenir confidentielles. Sur la base de cette définition, nous proposons de vous fournir une série de conseils concernant le contrat de transfert de savoir-faire.

Quelles précautions prendre lors de la rédaction contractuelle ?

Tout d’abord, il convient de prévoir une définition large du savoir-faire, notamment afin que toute information technologique confidentielle et utile soit bien incluse dans la portée du savoir-faire tel que prévue par le contrat. Bien évidemment, les définitions présentes respectivement dans le contrat de JV et dans le contrat de transfert de technologie doivent être cohérentes.

De plus, la communication du savoir-faire du cédant au cessionnaire doit être contrôlée et enregistrée afin de pouvoir prouver, le cas échéant, que le transfert de technologie a bien eu lieu. Si la technologie concernée est particulièrement stratégique, l’intervention de notaires pourra être recommandée afin d’obtenir une preuve notariée du transfert. Tout au moins, les moyens de communication du savoir-faire entre les parties doivent être définis dans le contrat, tels que les adresses email ou encore les identifiants permettant l’accès à des bases de données, etc. Les membres de l’équipe du licencié ayant le droit d’avoir accès au savoir-faire doivent également être clairement identifiés dans le contrat.

Mise en place de mesures de confidentialité

Afin de permettre une protection par le droit de la concurrence déloyale, le caractère confidentiel du savoir-faire doit être protégé par la mise en place de mesures raisonnables, telles que la création d’un code d’accès à la base de données, l’enregistrement de l’historique des téléchargements, l’insertion de clauses de confidentialité dans les contrats de travail ou la signature d’accords de confidentialité, la rédaction de clauses de non-concurrence spécifiques pour les ingénieurs expérimentés et les dirigeants, ainsi que la mise en place de règles d’organisation interne des entreprises.

Preuves du savoir-faire

En cas de litiges relatifs au transfert de savoir-faire, les tribunaux exigeront des preuves permettant de qualifier les informations de savoir-faire transférées. Ainsi, le demandeur devra prouver l’existence de ce savoir-faire, en établissant que les conditions spécifiées plus haut sont remplies, à savoir que les informations étaient protégeables, inconnues du public, qu’elles avaient une valeur commerciale et que le titulaire avait pris des mesures appropriées de confidentialité. Le défendeur pourra réfuter cette qualification en prouvant, par exemple, que la technologie était connue du public. Le tribunal rendra sa décision sur le fondement de l’ensemble de ces preuves.

La question épineuse de l’attribution de la propriété en cas d’amélioration

Il est également important pour les parties de décider à l’avance des règles relatives à l’attribution de la propriété en cas d’amélioration du savoir-faire et au droit de déposer un brevet sur cette amélioration. Afin de protéger les intérêts du cédant ou concédant, il est recommandé de prévoir la nécessité de recueillir son consentement ou celui des deux parties en cas de dépôt d’un brevet par le partenaire chinois ou par la JV, surtout lorsqu’il s’agit d’une innovation créée à partir du savoir-faire transféré.

Il faut également savoir que, si le contrat n’indique rien sur cette question, alors le droit chinois des contrats s’applique par défaut et prévoit que le propriétaire de l’amélioration est celui qui l’a développée. Ainsi, si l’amélioration a été réalisée par le partenaire chinois, sur la base du savoir-faire transféré par la société étrangère, c’est bien la société chinoise qui est propriétaire. Cet exemple montre à quel point il est important d’être accompagné par un expert en droit chinois dans la négociation de ce type de contrats.

Enfin, les contrats de transfert de technologie impliquent souvent la fourniture de services de conseil et de formation de la part du cédant au cessionnaire. Dans ce cas, il est recommandé de distinguer les frais ou les redevances en fonction des différents objets du contrat. Ceci permettra, en cas d’invalidation de brevet, de pouvoir recalculer le montant des redevances de transfert de technologie.

De manière générale, la rédaction et la négociation d’un accord de transfert de technologie ne doivent pas être réalisées à la légère, et l’encadrement du transfert de savoir-faire doit être anticipé afin de permettre une protection adéquate de la société cédante.

Les contrats de transfert de technologie comportaient également des risques importants pour les sociétés étrangères, en raison d’un certain nombre de règles qui imposaient des mesures protectrices aux entreprises chinoises et rendaient invalides les clauses prévoyant des règles différentes. Fort heureusement, une partie de ces dispositions a récemment été supprimée. Nous vous proposons de traiter cette évolution dans la deuxième partie de notre article, à paraitre prochainement.

Article rédigé par Shujie FENG, Audrey DRUMMOND