Le 14 décembre 2020, l’Administration nationale chinoise de la propriété intellectuelle (CNIPA) a publié la Première série de documents d’orientation pour l’application administrative des droits de propriété intellectuelle. La publication de cette série de documents intervient alors que le gouvernement chinois a émis une volonté de renforcer la protection des droits de propriété intellectuelle, unifier les normes d’application, améliorer le traitement des affaires et mieux orienter l’application administrative des droits de propriété intellectuelle.
La Première série de documents d’orientation énumère 5 affaires, dont 3 sont relatives aux marques. Nous les résumons ci-dessous.
Atteinte aux marques dans le domaine de l’Internet
Le fait d’utiliser des marques enregistrées par des tiers comme mots-clés de recherche constitue une atteinte à ces marques.
Les faits : la société Shanghai Zhangyuan Information Technology Co., Ltd. a lié sa page Internet officielle aux résultats de recherche issus de mots clés correspondants aux marques de la société Dun & Bradstreet, Inc., faisant croire aux consommateurs qu’il existait un lien entre les deux sociétés. Cet acte a été considéré comme une utilisation de marque sanctionnée par la Loi sur les Marques de la République Populaire de Chine.
Cette affaire est une parfaite illustration de la manière dont doit être sanctionnée l’utilisation de la marque d’un tiers à titre de mot-clé. Cet agissement laisse en effet croire aux consommateurs qu’il existe un lien entre le mot-clé (la marque du tiers) et les produits de celui qui a utilisé ce mot-clé sans l’autorisation de son titulaire. Il s’agit d’une atteinte au sens du droit des marques chinois.
Clause d’exonération en cas de contrefaçon de marque commis par un vendeur
L’exonération de responsabilité ne peut bénéficier au revendeur de marchandises contrefaites lorsque les circonstances laissent supposer qu’il avait connaissance du caractère contrefaisant desdites marchandises.
Les faits : la société Quanzhou Aishikeshi Sporting Goods Co., Ltd. a confié à la société Beijing Hongyuan Lead Trading Co., Ltd la commercialisation de chaussures de sport contrefaites. Au cours des investigations, Beijing Hongyuan Lead Trading Co., Ltd. a affirmé qu’elle ignorait que les chaussures en cause étaient des marchandises contrefaites et sollicitait ainsi une exonération de responsabilité. Les enquêteurs en charge de l’affaire ont découvert que les actionnaires de ces deux sociétés occupaient chacun une position importante dans l’entreprise de l’autre. En outre, le fournisseur avait tenté, en vain, de faire enregistrer une marque similaire à la marque contrefaite – cette demande a été rejetée par l’office chinois -, et continué à exploiter cette marque, ce qui démontrait bien l’intention de contrefaire. De par les rôles croisés des actionnaires dans les deux sociétés, ceux-ci avaient à l’évidence connaissance des activités contrefaisantes de chacun. En d’autres termes, Beijing Hongyuan Lead Trading Co., Ltd. connaissait le caractère contrefaisant des marchandises et ne pouvait donc pas bénéficier de l’exonération de responsabilité.
Cette affaire concerne l’utilisation de la clause d’exonération dans le cas de contrefaçon de marque commis par un vendeur. Selon la Loi sur les Marques, le revendeur de marchandises contrefaites peut être exonéré dans plusieurs cas : 1) le revendeur ignore que les marchandises sont contrefaites; 2) le revendeur est en mesure de prouver que les marchandises ont été légalement acquises, 3) le revendeur est en mesure d’indiquer l’identité du fournisseur des marchandises. L’absence de connaissance est appréciée au cas par cas. En l’espèce, les circonstances de l’affaire laissaient supposer que le revendeur avait connaissance de la contrefaçon.
Achat et utilisation de marchandises contrefaites dans un projet de construction
Dans le cadre d’un contrat de maitrise d’œuvre , la remise par l’entrepreneur du bien immobilier incluant des marchandises contrefaites constitue un acte de contrefaçon.
Les faits : Lors de l’inspection du chantier de construction du projet Optics Valley Innovation World, les enquêteurs en charge de l’affaire ont découvert que la société Wuhan Keshun United Waterproof Engineering Co., Ltd. avait acheté des matériaux de construction soupçonnés de contrefaçon de la marque de Keshun Waterproof Technologies Co.,Ltd.. Plus tard, il a été constaté que les marchandises en cause dans cette affaire avaient été transférées et remplacées. L’achat puis l’utilisation des matériaux de construction contrefaits pour les remettre au client final doivent être considérés comme un acte de vente et constituent donc des actes de contrefaçon.
Dans un projet de construction, le mandant et l’entrepreneur ont une relation d’acheteur et vendeur. L’utilisation et la vente des marchandises contrefaites par l’entrepreneur constituent des actes de contrefaçon comme stipulé dans la Loi sur les Marques.
Article rédigé par ZHANG Jiayu de LLR China.