Affaire MUJI

L’enseigne japonaise perd un important procès en contrefaçon de marque en Chine

MUJI
Photo par Luna Lovegood pour Pexels

La Cour supérieure de Pékin a récemment rendu un jugement définitif concernant l’affaire MUJI dans laquelle elle donne raison à l’adversaire de MUJI, la société chinoise Beijing Cottonfield Textile Co., Ltd. Cette affaire concerne l’utilisation de la marque choisie par MUJI comme sa translittération en caractères chinois, à savoir 无印良品 (en pinyin, Wuyin Liangpin) en classe 24.

Cette défaite de MUJI met fin à de nombreuses années de procédures initiées à la fois par MUJI et ses adversaires, les titulaires successifs de la marque en classe 24. Nous vous proposons de revenir sur cette affaire afin de comprendre les raisons de l’échec de MUJI dans ces différentes procédures.

Contexte de cette affaire

MUJI est une marque créée au Japon en 1980. La marque MUJI en japonais est la suivante 無印良品 (en pinyin, Mujirushi Ryohin), ce qui signifie littéralement « pas de marque, bon produit », soit « de la qualité sans marque ».

Dès l’année 1991, MUJI se développe sur les marchés étrangers et elle ouvre en 2005 sa première boutique en Chine, à Shanghai. Pour la traduction de sa marque en caractères chinois, c’est sans grande surprise que MUJI choisit d’utiliser la translittération chinoise 无印良品lors de son développement en Chine. En effet, cette translittération chinoise correspond à sa marque en caractères japonais et a la même signification que cette dernière.

Dès 1999, MUJI procède au dépôt de la marque 无印良品 auprès de l’Office chinois des marques dans les classes 16, 20, 21, 35 et 41. Étonnamment, à cette époque, MUJI ne dépose pas sa marque en classe 24.

Le 6 avril 2000, c’est la société chinoise Hainan Nanhua Industrial Trading Company qui dépose une demande de marque pour protéger 无印良品 en classe 24 auprès de l’Office chinois des marques. Cette demande est approuvée et publiée début 2001 pour les produits suivants : « tissu de coton ; serviette ; couverture d’éponge ; serviette de bain ; serviette d’oreiller ; serviette de sol ; drap de lit ; taie d’oreiller ; couvre-lits ; housses pour couvertures piquées, etc. ». Par la suite, la société Hainan Nanhua cède son droit de marque à Beijing Cottonfield Textile en 2004.

Des années de procédures administratives et judiciaires

Lorsqu’elle prend connaissance du dépôt de la marque par la société Hainan Nanhua, MUJI agit en opposition afin d’empêcher son enregistrement, puis, une fois celle-ci enregistrée, elle multiplie les actions afin d’obtenir sa révocation.

MUJI va jusqu’à saisir le niveau de juridiction le plus élevé, à savoir la Cour Suprême chinoise qui, en 2012, statue définitivement contre l’opposition de MUJI.

En 2016, c’est au tour de Beijing Cottonfield d’intenter un procès à l’encontre de MUJI en raison de son utilisation de la marque en caractères chinois pour les produits « tissu de coton ; serviette ; couverture d’éponge ; serviette de bain ; serviette d’oreiller ; serviette de sol ; drap de lit ; taie d’oreiller ; couvre-lits ; housses pour couvertures piquées, etc. » en classe 24. Saisie de ce litige, la Cour supérieure de Pékin rend en novembre 2019 sa décision finale et donne raison à Beijing Cottonfield Textile.

Selon le jugement de la Cour supérieure de Pékin, l’utilisation de la marque par la société MUJI constitue une violation des droits de Beijing Cottonfield. Par conséquent, la Cour condamne MUJI à payer à son adversaire des dommages et intérêts d’un montant de CNY 626 000 (environ 79 000 euros) et à publier une déclaration relative à sa violation. MUJI doit également cesser d’utiliser la marque无印良品pour les produits « produits en tissu, serviettes, draps, taies d’oreiller, couvre-lits et autres articles similaires » en classe 24. Pour les autres produits désignés par ses enregistrements, MUJI peut bien entendu encore utiliser la marque.

Raisons des échecs successifs de MUJI

Les décisions de la Cour Suprême chinoise en 2012 et de la Cour Supérieure de Pékin en 2019 ont donc pris des décisions similaires.

Dans la procédure d’opposition, MUJI a invoqué l’article 13.2 de la loi chinoise sur les marques, selon lequel une marque connue en Chine doit être protégée non seulement dans les classes désignées dans la demande de marque mais également pour les classes non désignées dans cette demande de marque.

La Cour Suprême chinoise a indiqué que MUJI n’avait pas de droit antérieur sur la marque et ne pouvait prouver ni l’usage antérieur ni la réputation de la marque 无印良品 dans les produits en classe 24 en Chine avant la date de dépôt de la marque détenue par l’adversaire. Ainsi, la demande de MUJI basée sur la notoriété de sa marque n’a pas été soutenue par la Cour Suprême chinoise, qui a donc décidé que la société ne pouvait obtenir l’annulation de la marque adverse.

Dans le cadre de sa décision suite à l’action en contrefaçon menée par Beijing Cottonfield Textile à l’encontre de MUJI, la Cour Supérieure de Pékin a relevé que :

– la marque détenue par Beijing Cottonfield Textile était légale et valide,

– la marque et les produits utilisés par MUJI en classe 24 étaient identiques ou similaires à ceux de Beijing Cottonfield Textile,

– MUJI ne détenait pas de droit de marque concernant les produits objets de la procédure de contrefaçon,

– la réputation de MUJI ne constituait pas un moyen de défense lui permettant d’utiliser une marque identique à une marque de tiers pour des produits similaires.

Pour prendre cette décision, elle se base bien entendu sur le fait que la marque adverse est légale et valide car elle ne peut être annulée par MUJI sur la base de sa demande de protection de marque notoire puisque la marque de MUJI n’était pas connue en Chine en 2000 lorsque la société Hainan Nanhua a déposé la demande de marque.

Que faut-il retenir de cette affaire ?

Tout d’abord, elle nous montre l’importance pour les sociétés étrangères se développant en Chine d’adopter une stratégie réfléchie de protection de la propriété intellectuelle, consistant notamment, dans le cadre d’un dépôt de marque, à viser toutes les classes relatives à l’activité actuelle ou future de l’entreprise (sous réserve de l’obligation d’utilisation d’une marque dans les trois ans de son enregistrement). Par ailleurs, elle nous indique à nouveau les limites de la protection de la marque notoire, puisqu’une marque notoire à l’étranger ne sera pas qualifiée comme telle en Chine si la société qui souhaite en bénéficier n’est pas en mesure de fournir des preuves de sa réputation en Chine et pendant la période pour laquelle elle souhaite une protection.

 

Rédigé par LIN Jun du cabinet LLR China

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