Usage non autorisé d’une marque par un revendeur de produits authentiques

Cette publication sera la dernière de l’été et le Comité de rédaction du Blog ChinePI vous retrouvera à la rentrée avec de nouveaux articles sur la PI en Chine !

Nous souhaitons de très bonnes vacances à nos lecteurs.

 

Quels risques en matière de PI ?

usage non autorisé de marque
photo par StockSnap

Il arrive très souvent qu’un produit (qu’on appellera ci-après « produit authentique ») portant une marque enregistrée en Chine (ci-après « marque authentique »), après sa mise sur le marché, soit revendu sur le territoire chinois par un revendeur non autorisé. Pour ce faire, le revendeur utilise généralement la marque authentique non seulement sur le produit en question, mais aussi pour la décoration de sa boutique (en ligne ou hors ligne), sur son site Internet, dans les matériels de publicité, sur les cartes de visite de ses commerciaux, etc. Attention, il existe des risques liés à la propriété intellectuelle assez importants dans ce genre d’usage non autorisé. Ces actes pourraient constituer dans certains cas une contrefaçon de marque et/ou une concurrence déloyale, selon la loi et les pratiques chinoises. Il s’avère donc nécessaire de connaître les enjeux et la mesure dans laquelle le revendeur peut utiliser la marque authentique de manière sécurisée, c’est-à-dire sans risque d’être poursuivi devant une cour par le titulaire de la marque ou par un licencié de la marque ayant le droit de lancer une action en justice.

Tout d’abord, il est à noter que, selon la doctrine de l’épuisement des droits sur les marques, lorsque le propriétaire d’une marque met les produits portant cette marque sur le marché, il a déjà bénéficié de son monopole sur la marque et n’a pas le droit d’interdire à d’autres de revendre les produits. Par conséquent, l’existence des revendeurs non autorisés n’est pas du tout inattendue. Au contraire, c’est un phénomène très répandu dans l’économie de marché d’aujourd’hui. Dans le cas où les revendeurs non autorisés n’ont pas modifié, lors de la revente des produits authentiques, les produits et leurs emballages, l’usage de la marque authentique sur les produits et les emballages constitue un usage indicatif, jugé généralement raisonnable et de bonne foi par les différentes cours chinoises et ne constituant donc pas une contrefaçon de marque. Bien qu’il n’y ait pas encore de définition officielle dans les lois chinoises, on entend en général par « usage indicatif d’une marque » un usage de la marque par une entité autre que le propriétaire de la marque consistant à indiquer objectivement, grâce à la marque, les produits ou les services en provenance du propriétaire. Ce genre d’usage par un revendeur s’avère souvent inévitable, faute de quoi, il ne dispose plus de moyen pour montrer aux consommateurs l’origine des produits qu’il remet en vente.

Toutefois, dans la plupart des cas, l’usage de la marque authentique ne se limite pas à celui indiqué ci-dessus (à savoir, utilisé sur les produits authentiques et leurs emballages). Il existe d’autres types d’usage dans la vie réelle. Nous présentons, à titre d’exemples, dans ce qui suit quelques affaires dans lesquelles différents usages de la marque authentique sont impliqués et examinons comment les différentes cours chinoises ont défini la nature de ces actes d’usage.

a) Dans le cas « ASUS Computer (Shanghai) Co., Ltd. c/ Sichuan New World Technology Co., Ltd. » (décision finale de la première instance rendue en 2015), le défendeur mettait en vente dans le magasin « Shuangliu Computer City » des ordinateurs et des produits associés, authentiques, de plusieurs marques dont la marque « ASUS » du demandeur. Il a utilisé la marque « ASUS » sur les enseignes et les comptoirs de la zone où les ordinateurs ASUS étaient en vente.

Selon la cour, le défendeur avait pour but d’indiquer aux consommateurs la marque des ordinateurs ASUS qu’il vendait, et non de s’identifier en tant que fournisseur de produits ou de services en utilisant la marque « ASUS », ce comportement était donc conforme aux habitudes commerciales des magasins « Computer City » et ne faisait pas croire aux consommateurs qu’il existait un lien spécifique entre « Shuangliu Computer City » et le propriétaire de la marque « ASUS ».

En conclusion, un tel usage de la marque « ASUS » ne constituait pas une contrefaçon de marque, ni une concurrence déloyale.

b) Dans le cas « Prada Co., Ltd. c/ Chongqing Runshan Oriental Department Store Co., Ltd. et al » (décision – finale – de la seconde instance rendue en 2018), l’Oriental International Plaza (un centre commercial) que les défendeurs exploitaient mettait en vente des produits authentiques de nombreuses marques de luxe dont la marque « PRADA » du demandeur, enregistrée dans les classes 18 (sacs à main, etc.), 25 (vêtements, etc.) et 35 (services de publicité, etc.).

Le signe « PRADA » était utilisé sur le mur d’arrière-plan du magasin du Plaza où les produits de la marque « PRADA » était en vente. Les cours de première et deuxième instances considèrent que cet usage permettait de distinguer les zones de vente liées aux différentes marques et d’indiquer aux consommateurs la zone où se trouvaient les produits « PRADA ». De plus, des publicités de nombreuses marques, notamment « PRADA », étaient affichées sur le mur extérieur de l’Oriental International Plaza et des publicités lightbox des marques telles que « PRADA » et « MIUMIU » étaient mises en place à l’intérieur du Plaza. Selon les cours, ces usages avaient uniquement pour but d’informer des consommateurs du fait que des produits authentiques des marques affichées étaient en vente dans le centre commercial et ne faisaient pas croire aux consommateurs que les défendeurs avaient ouvert un magasin spécialisé dans le centre commercial.

En conclusion, ces usages de la marque « PRADA » ne constituaient pas une violation de marque, ni une concurrence déloyale. c) Dans le cas « Lenovo (Beijing) Co., Ltd. vs. Dongchen Computer Sailing Store« (décision – finale – de la seconde instance rendue en 2019), le défendeur mettait en vente dans son magasin des ordinateurs et des accessoires, authentiques, de plusieurs marques dont la marque « Lenovo » du demandeur, enregistrée en classe 9 (ordinateurs, etc.).

Il affichait les différentes marques sur les différents comptoirs du magasin. Ce genre d’usage a été jugé par les cours de première et deuxième instances comme étant indicatif et raisonnable. Toutefois, mise à part ces usages, il mettait également le signe « Lenovo », de taille nettement plus grande que les autres marques affichées sur les comptoirs, ainsi que le mot « franchise de marque » sur le mur directement en face de la porte du magasin. De plus, lorsque le défendeur vendait des produits autres que « Lenovo », il fournissait un certificat de garantie sur lequel était inscrit « certificat de garantie des 17 000 magasins de chaîne de Lenovo en Chine, franchisés et autorisés« . Compte tenu de tous ces facteurs, les cours ont considéré que ces usages de la marque « Lenovo » avaient fait croire aux consommateurs concernés qu’il existait une certaine relation entre le magasin du défendeur et le demandeur. Par exemple, on pourrait croire que le magasin était un magasin spécialisé de Lenovo.

En conclusion, ces usages constituaient une contrefaçon de la marque « Lenovo ».

d) Dans le cas « P.Avs. Jiaxing Pandof Trading Co., Ltd. et al « (décision – finale – de la seconde instance rendue en 2016), les défendeurs mettaient en vente dans leur magasin des produits authentiques portant la marque « GUCCI » du demandeur, enregistrée dans les classes 18 (sacs, ceintures, etc.), 25 (vêtements, chaussures, etc.) et 35 (organisation d’une exposition commerciale ou publicitaire, promotion, etc.).

Les deux défendeurs utilisaient respectivement les signes « GUCCI » et « OUTLETGUCCI » sur l’enseigne du magasin qu’ils exploitaient et dans la décoration du magasin, la décoration étant située dans une position proéminente et sur une grande surface du magasin. Selon les cours de première et deuxième instances, bien que les défendeurs n’aient pas obtenu l’autorisation d’utilisation de la marque, rien ne prouvait que les produits qu’ils vendaient étaient contrefaits, ces usages ne constituaient donc pas une contrefaçon de la marque « GUCCI » enregistrée dans les classes 18 et 25, classe de produits.

Toutefois, les cours considèrent que ces usages constituaient une contrefaçon de la marque « GUCCI » enregistrée en classe 35, classe de service, pour les raisons suivantes : le mot « OUTLET » signifie « brand discount shop » ou « factory shop » en anglais, qui est un modèle de vente au rabais reconnu par le secteur et bien connu des consommateurs ; lors des usages des signes « GUCCI » et « OUTLETGUCCI », les défendeurs n’ont pas ajouté d’autres signes pour distinguer la source du service de sorte que les usages mis en cause allaient au-delà de l’utilisation raisonnable nécessaire pour indiquer l’origine des produits qu’ils vendaient et avaient finalement pour fonction d’indiquer la source du service, ce qui était suffisant pour que le public pertinent puisse croire à tort que le service de vente était fourni par le propriétaire de la marque ou qu’il existait un lien étroit (par exemple, une licence de marque) entre le défendeur et le demandeur.

e) Dans le cas « Victoria’s Secret Store Brand Management Company c/ Shanghai Max Investment Management Co., Ltd. « (décision – finale – de la seconde instance rendue en 2015), le défendeur mettait en vente dans son magasin des produits authentiques de la marque « VICTORIA’S SECRET » du demandeur, enregistrée dans les classes 25 (vêtements, etc.) et 35 (publicités, etc.).

Le défendeur a non seulement utilisé le signe « VICTORIA’S SECRET » sur les panneaux de l’entrée du magasin, les murs intérieurs, les comptoirs, etc., mais l’a également utilisé sur les caisses, les badges des employés, les cartes VIP, etc., ce qui a dépassé selon les cours la limite d’utilisation raisonnable nécessaire pour indiquer la source des produits. De plus, le défendeur n’a pas apposé d’autres signes pour distinguer la source du service, au contraire, il a déclaré activement que son magasin était un magasin direct de Shanghai de la marque « VICTORIA’S SECRET », et qu’il était lui-même le siège en Chine du « VICTORIA’S SECRET », l’opérateur de la marque sur le territoire chinois, etc. Par conséquent, en se basant sur le même raisonnement que dans le cas d), les cours jugèrent que ces usages constituaient une contrefaçon de la marque « VICTORIA’S SECRET » enregistrée en classe 35, classe de service, mais pas une contrefaçon de la même marque enregistrée en classe de produits.

Toujours dans cette affaire, le défendeur avait aussi publié diverses informations sur la marque « VICTORIA’S SECRET » sur les sites Internet tels que « Vêtements pour femmes chinoises », Sina Weibo, WeChat et d’autres réseaux, les informations comprenant, entre autres, l’introduction de la marque, l’introduction des produits, les informations des magasins et les démarches à faire pour devenir magasin de franchise de la marque, mais il ne vendait pas ses produits en ligne. Selon les cours, l’usage du signe « VICTORIA’S SECRET » par le défendeur dans la communication, la promotion et les publicités avait fait passer un message au public pertinent que le défendeur était un des opérateurs de la marque et une des interfaces en mesure d’accorder le statut de franchise aux intéressés, constituant donc un usage de la marque « VICTORIA’S SECRET » enregistrée en classe 35 sur les mêmes services que ceux désignés par la marque. Ce genre d’usage fut jugé par conséquent comme constituant une contrefaçon de marque de service.

Par ailleurs, les cours étaient d’avis que les actes susmentionnés du défendeur amenaient le public pertinent à croire à tort que le défendeur et le demandeur avaient une relation de licence, ce qui conférait au défendeur un avantage concurrentiel déloyal. En outre, selon les cours, le fait que le prix de vente des produits dans le magasin du défendeur était beaucoup plus élevé que celui des produits similaires sur le site officiel du demandeur aurait affecté les futures activités commerciales du demandeur en Chine. Etant donné que l’intention subjective du défendeur de se lier fictivement au demandeur était évidente et que le défendeur commettait des actes objectifs de publicité mensongère ayant porté atteinte aux intérêts du demandeur, ces actes furent considérés comme constituant une concurrence déloyale.

f) Dans le cas « YKK Co., Ltd. vs. Hangzhou Xirang Clothing Co., Ltd. » (décision finale de seconde instance rendue en 2018), le défendeur était un revendeur de fermetures éclairs de diverses marques dont la marque « YKK » du demandeur, enregistrée dans les classes 26 (fermetures éclairs, etc.) et 35 (location de distributeurs automatiques, etc.).

Il utilisait notamment le nom de domaine « www.ykkcn.com » (ci-après acte 1) sur lequel il affirmait être un vendeur international de fermetures éclair haut de gamme avec dix ans d’expérience professionnelle, spécialisé dans la vente de fermetures éclairs de différentes marques telles que YKK, CAC, KEE, YBS, etc. . De plus, il utilisait « ykk@zj139.com » comme compte Alipay (ci-après acte 2) et avait imprimé bien en évidence le signe « YKK » sur les cartes de visite (ci-après acte 3). Les cours de première et deuxième instances n’avaient pas le même avis sur la nature de ces actes.

D’après la cour de première instance, les actes 1 et 3 constituaient une contrefaçon de la marque « YKK », enregistrée en classe 26, classe de produit, mais ne contrefaisaient pas la marque « YKK », enregistrée en classe 35, classe de service. Quant à l’acte 2, cette même cour soutenait qu’il ne constituait pas une contrefaçon de la marque « YKK », quelle que soit la classe, puisqu’ils ne constituaient pas un usage de marque au sens de la loi chinoise sur des marques. De plus, cette cour considère que ces trois actes entraînaient tous une concurrence déloyale en raison notamment de la publicité mensongère qui pouvait facilement faire croire au public pertinent qu’il existait une relation de licence entre le défendeur et le demandeur, que le défendeur était une usine de production désignée par le demandeur, etc.

La cour de seconde instance, quant à elle, fut d’avis qu’aucun des trois actes ne constituait une contrefaçon de la marque « YKK » (quelle que soit la classe) car les actes 1 et 3 avaient pour but de montrer au public concerné que le défendeur avait une relation spécifique avec le demandeur afin de gagner son avantage concurrentiel dans le domaine des ventes, plutôt que d’amener le public pertinent à mal identifier la source des produits qu’il vendait, contrairement à l’avis de la cour de première instance. Cependant, elle partage l’avis de cette dernière sur la conclusion de concurrence déloyale.

Conclusion

Comme il ressort des affaires ci-dessus, il convient pour un revendeur non autorisé de produits authentiques de faire preuve de bonne foi lors de l’utilisation de la marque authentique, de limiter la forme et l’étendue des utilisations dans un cadre raisonnable de sorte qu’elles ne fassent pas croire au public pertinent qu’il existe un lien spécifique entre le revendeur et le propriétaire de la marque, et d’éviter de porter atteinte aux droits et intérêts légitimes de ce dernier. Faute de quoi, les usages non autorisés risquent de constituer une contrefaçon de marque et/ou une concurrence déloyale en Chine.

A l’heure actuelle, les différentes cours chinoises ne partagent pas le même avis sur la nature des usages non autorisés au-delà du cadre raisonnable, mais on peut recenser principalement trois situations : 1) contrefaçon de marque de produit, et éventuellement concurrence déloyale ; 2) absence de contrefaçon de marque de produit, mais contrefaçon de marque de service, et éventuellement concurrence déloyale; et 3) absence de contrefaçon de marque, quelle que soit la classe, mais concurrence déloyale.

Article rédigé par Mei TAO
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