Cas Michael Jordan : la reconnaissance de ses droits sur son nom patronymique

En septembre 2015, nous vous informions du fait que Michael Jordan perdait son procès devant la Cour municipale de Pékin, qui a rejeté la demande du basketteur d’annuler la marque QIAODAN (translittération chinoise du nom Jordan) déposée par la société Qiaodan Sports.

La Cour suprême chinoise, saisie par Michael Jordan, a rendu une décision le 8 décembre dernier. Cette décision accueille la demande du sportif puisqu’elle reconnaît que le dépôt de la  marque 乔丹 (JORDAN en caractères chinois) par la société Qiaodan Sports reflète une intention malveillante.

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Enregistrement de marque en caractères chinois, le cas New Balance

Toute entreprise étrangère souhaitant s’implanter en Chine doit procéder en amont au dépôt de sa marque – en caractères latins, cela va sans dire – mais surtout en caractères chinois puisque c’est cette marque qui va être utilisée par les consommateurs chinois. L’entreprise Castel, le sportif Michael Jordan et encore plus récemment l’entreprise New Balance l’ont d’ailleurs appris à leurs dépens.

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Sophie Marceau s’oppose à la marque « Sophie Marceau »

Il n’est pas toujours bien aisé d’être aimée et Sophie Marceau en a fait les frais récemment. L’actrice préférée des français, qui est la star française la plus connue en Chine avait été surprise d’apprendre que son nom avait fait l’objet d’un dépôt de marque en Chine. Comme nous allons le voir dans cet article, la reproduction complète de son nom lui a permis d’éviter une longue procédure judiciaire et de gagner la procédure d’opposition devant le CTMO (China Trade Mark Office).

sophie marceauLa marque contestée, Sophie Marceau 苏菲·麻纱

Tout commence par le dépôt de la marque semi-figurative « Sophie Marceau 苏菲·麻纱 » par une société enregistrée à Shanghai pour des produits « huiles essentielles » (classe 3). Le signe déposé est composé d’une partie principale, les prénom et nom de l’actrice reproduits à la lettre, et d’une partie accessoire, la translittération en chinois de la partie principale 苏菲·麻纱 (se prononçant « Sufei Masha ») qui, il faut le noter, a été légèrement retouchée par rapport à la translittération habituelle de Sophie Marceau en Chine « 苏菲·玛索 » (prononciation : Sufei Masuo).

Suite à la publication du dépôt, Sophie Marceau a formé une opposition devant le CTMO, au motif que l’enregistrement de la marque contestée porterait atteinte à son nom, qui constitue un droit antérieur au dépôt de la marque en cause.

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Michael Jackson, Castel : exemples de signes exploités mais non déposés en Chine

Nous avons déjà parlé sur notre blog de l’affaire Qiaodan qui aborde le problème du dépôt par un tiers d’une marque en caractères chinois, non déposée par le titulaire de la marque en caractères latins. Mais la question est plus large et concerne également la protection accordée aux signes exploités mais non déposés à titre de marque.

Une protection limitée des signes exploités mais non déposés : les exemples de Michael Jackson et Castel

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Vous avez dit Patent Troll ? Non, Trademark Troll !

Dans le monde de la propriété industrielle, nous connaissons le phénomène du Patent Troll, mais celui du Trademark Troll est moins répandu.

Pour rappel, ce terme qualifie la personne, physique ou morale, qui dépose un brevet ou, en l’occurrence, une marque sans avoir réellement l’intention de l’exploiter, dans le but de l’opposer à des tiers et de les menacer d’une action en contrefaçon pour les convaincre de prendre une licence, bien entendu payante, sur le titre en question, voire de l’acquérir.
Leur principale caractéristique est donc de ne produire aucun bien ni service. La concession de licence et le les actions en contrefaçon constituent leur principale activité économique.

Dans le domaine des marques, trois situations peuvent se présenter :

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QIAODAN, ou l’importance de déposer aussi sa marque en chinois (le cas Michael Jordan)

La Cour municipale de Pékin vient de rendre une décision rejetant la demande du fameux basketteur américain Michael Jordan d’annuler la marque QIAODAN (ici en caractères pinyin), surnom communément utilisé en Chine pour le désigner, qui a été déposée par la société Qiaodan Sports.

Pour revenir au début de cette affaire, en 2012, Michael Jordan a poursuivi la société Qiaodan Sports devant une Cour chinoise, en invoquant la reprise par cette dernière de son surnom en chinois QIAODAN (en caractères chinois 乔丹 prononcés « chee-ow dahn »), pour vendre des chaussures et des maillots de basketball. Selon Michael Jordan, Qiaodan Sports crée une confusion dans l’esprit du public car les consommateurs chinois vont penser qu’il est associé à cette marque.

La Cour a donné raison à la société Qiaodan Sports, et l’appel formé par Michael Jordan devant le tribunal populaire supérieur municipal de Pékin n’a pas non plus abouti. En effet, il a été considéré que dans la mesure où il existe d’autres surnoms chinois que QIAODAN correspondant à Jordan, et où JORDAN est un surnom commun pour les américains, la volonté de Qiaodan Sports de faire référence à Michael Jordan n’est pas avérée.

Un nouveau recours devant la Cour municipale devrait être formé par le basketteur.

La leçon à tirer de cette affaire est double :

– Le premier point est qu’il faut déposer sa marque en Chine au plus tôt, si possible dès avant l’arrivée des produits et services concernés sur le marché chinois.

Le titulaire qui ne dépose sa marque qu’après le début de l’exploitation du signe en Chine s’expose à un dépôt frauduleux par un tiers.

– Le second point est que si la marque en question est en langue étrangère (non chinoise), il faut trouver une translittération en chinois et la déposer en même temps que la dénomination étrangère. A défaut, un tiers risque de choisir une translittération et de la déposer à la place du titulaire.

En effet, les noms étrangers sont très difficilement prononçables par les chinois, et ces derniers vont donc trouver un surnom qui, s’il est déposé avant que le titulaire ne le fasse, empêche ce dernier de l’exploiter.

Dans le cas de Michael Jordan, il aurait fallu qu’il choisisse une translittération en chinois de sa marque AIR JORDAN et la dépose immédiatement. Cela aurait évité que les consommateurs et les médias n’utilisent le surnom QIAODAN pour le désigner et que le terme soit déposé à titre de marque, empêchant ainsi le joueur d’exploiter son nom en chinois en Chine.

Ce cas est une nouvelle illustration de l’importance de déposer sa marque en Chine et également, voire surtout, sa translittération chinoise. N’oublions donc pas la protection des caractères chinois !

Article rédigé par Mathilde ESCUDIER, du cabinet LLRllr_new

Le « Trademark squatting » ou comment se faire prendre sa marque

Parmi les dépôts frauduleux de marque se trouve, nous l’avons vu, le « marque squattage » (ou « trademark squatting »). Il s’agit du dépôt par un tiers d’une marque ayant une certaine renommée, alors que vous n’avez pas forcément de lien avec lui.

Les déposants pratiquant de tels dépôts sont souvent des spéculateurs qui visent à s’approprier des marques qui ne sont pas encore déposées, mais déjà exploitées et disposant d’une certaine renommée en Chine.

Ce phénomène est souvent dû à la négligence des sociétés qui commencent à se développer sur le marché chinois : elles concentrent au début toute leur énergie à essayer de percer sur le marché et ne se soucient pas à ce stade de déposer leurs marques. Il arrive même de croiser des sociétés étrangères qui souhaiteraient être copiées ( !), se faisant la réflexion que le fait d’être copiées est le signe que l’on a fait un grand chemin, le marché chinois étant connu pour sa difficulté d’accès.

Malheureusement pour les marques comme pour les brevets, c’est souvent avant toute commercialisation qu’il faut procéder aux dépôts. Après, il est souvent trop tard.

Certes, il est possible de former une opposition contre un tel dépôt frauduleux.  Néanmoins d’une part il faut en avoir connaissance à temps (dans les trois mois de la publication de la marque frauduleuse), d’autre part il faut parvenir à prouver qu’il s’agit d’un « marque squattage ». La charge de la preuve incombe au titulaire réel. En général, il suffit de prouver que la marque a été exploitée de manière raisonnable dans certaines régions du continent chinois et que le déposant frauduleux se trouve ou a ses activités dans la région.

Plus particulièrement dans le cas de « marque squattage », les spéculateurs s’empressent souvent de déposer la translittération chinoise d’une marque en lettres latines.

En effet, la majorité des consommateurs chinois ne sont pas familiarisés avec les langues étrangères et les caractères latins, il s’avère donc important, voire nécessaire, de déterminer et protéger l’équivalent en caractères chinois d’une marque en lettres latines. Toutefois, les titulaires occidentaux négligent souvent cette précaution importante, et cela laisse le champ libre à des spéculateurs pour déposer des translittérations chinoises avant eux. Afin de pouvoir s’opposer à cet agissement, le titulaire doit apporter des preuves abondantes pour établir l’existence d’un lien unique entre la translittération chinoise et sa marque occidentale antérieure, et ce avant la date du dépôt frauduleux, alors que cette condition est en pratique difficile à remplir.

Aussi il est important qu’une société qui souhaite protéger sa marque en Chine pense à protéger les différentes translittérations possibles de la marque. Car toute marque qui ne sera pas déposée en amont pourra être déposée par un concurrent. Or, un concurrent qui aura choisi une translittération plus vendeuse pour les consommateurs aura peut-être plus de succès avec sa translittération que la vôtre, et vous n’aurez pas la possibilité de l’empêcher de l’utiliser. Des marques célèbres ont fait cette expérience.

Ainsi, la loi chinoise prévoit certes des dispositions pour lutter contre les dépôts frauduleux, néanmoins le moyen le plus efficace pour les éviter est d’anticiper en déposant votre marque, y compris dans différentes versions en caractères chinois, et de prendre date dès le début de votre projet.

 

Article rédigé par Qiang CEN, du cabinet LLRlogo LLR ChinePI

Dépôt frauduleux de marque par un partenaire

Nous avons vu qu’il était possible de former une opposition contre une marque déposée de façon frauduleuse. Voici quelques éléments sur le cas dans lequel le dépôt frauduleux est effectué par une personne avec laquelle vous avez noué un lien préalable.

Dans ce cas, le scénario le plus récurrent en Chine est lorsque votre distributeur dépose votre marque à son nom. Il s’agit là d’un dépôt frauduleux en sens strict, et vous avez la possibilité de former opposition à l’encontre de ce dépôt frauduleux, en démontrant l’existence d’un contrat de distribution pour les produits de votre marque.

Une opposition est également envisageable si le dépôt est effectué, sans votre accord, par votre fournisseur (fabricant), votre sous-traitant, ou toutes autres personnes avec lesquelles vous avez noué un lien et ayant eu connaissance de votre marque, par exemple : un employé, ou bien les prétendus collaborateurs.

Afin de disposer de preuves, il est fortement recommandé de garder des traces écrites des liens que vous établissez avec vos (potentiels) partenaires.

Pour prouver ce lien, une solution relativement efficace est de fournir un exemplaire d’un contrat de distribution, de prestation, de travail etc. Néanmoins, d’autres documents tels que des échanges par courriels peuvent être utilisés.

Article rédigé par Qiang CEN, du cabinet LLRlogo LLR ChinePI

Marques en Chine, attention aux dépôts frauduleux

Les dépôts frauduleux de marques sont un piège dans lequel il n’est pas rare que des sociétés étrangères tombent lors de leur implantation en Chine. Voici quelques éléments pour comprendre et lutter contre ce phénomène.

En matière de marque, la Chine s’aligne sur la plupart des pays du monde dont la France, et adopte le système de « premier arrivé, premier servi » : la protection de marque est accordée en principe à celui qui la dépose en premier.

frauduleuxDe ce principe sont nés des dépôts effectués de manière frauduleuse, par des personnes autres que les auteurs véritables de la marque. Lorsque de tels dépôts sont faits, l’auteur de la marque peut se voir interdire l’utilisation de sa marque sur le territoire chinois.

Face à ces dépôts frauduleux, la Chine a mis en place quelques exceptions au principe « premier arrivé, premier servi ». Ces exceptions permettent à la personne qui estime avoir un droit sur la marque, mais qui l’a déposée « avec du retard », de s’opposer à des dépôts frauduleux.

En général, les dépôts frauduleux se présentent dans deux cas :

  • Dépôt d’une marque par une personne avec laquelle vous avez noué un lien préalable (voir cet article)
  • Dépôt par un tiers d’une marque ayant une certaine renommée, alors que vous n’avez pas forcément de lien avec lui, il s’agit de ce que l’on appelle la « marque squattage», ou « trademark squatting » (voir cet article)

Ainsi lorsque l’auteur initial de la marque parvient à prouver qu’il se trouve dans l’une de ces deux situations, il a la possibilité de former une opposition contre la marque déposée frauduleusement. Si l’opposition formée est acceptée par l’Office chinois des marques, le dépôt frauduleux sera rejeté par l’Office chinois. Mais afin de pouvoir « récupérer » la propriété de la marque, il faut penser à la déposer à votre nom dès que possible, nous recommandons souvent de le faire en même temps que l’opposition.

Notons toutefois que l’opposition doit être formée dans les trois mois à compter de la publication de la marque frauduleuse.

Dans le cas où un dépôt frauduleux est constaté trop tardivement pour pouvoir former l’opposition, d’autres solutions sont possibles, mais elles sont en général plus coûteuses et plus compliquées. Il sera en particulier possible de demander l’annulation d’enregistrement de la marque frauduleuse, ou encore de racheter la marque.

En tout état de cause, le moyen le plus efficace pour éviter de telles difficultés est d’anticiper un dépôt frauduleux en déposant sa marque le plus tôt possible, dès le début de votre projet. Pour ce faire, il convient de bien déterminer le périmètre de votre projet : les activités envisagées et l’étendue géographique, puis de mettre en place une stratégie de dépôt, si nécessaire, internationale.

 

Article rédigé par Qiang CEN, du cabinet LLRlogo LLR ChinePI