Libellé d’une marque nationale en Chine, quelques conseils

Cet article est une mise à jour de l’article  » Libellé d’une marque nationale en Chine, quelques conseils » en raison d’une évolution de la pratique de l’office chinois des marques.

libellé de marque
Photo par Niketh Vellanki sur Unsplash

La classification chinoise présente un certain nombre de spécificités : voici quelques conseils pour aider dans la rédaction du libellé d’une marque nationale en Chine afin de désigner les produits et services.

Utilisation appropriée des sous-classes

L’Office chinois des marques (CTMO, « Chinese Trademark Office ») a adopté une classification nationale des produits et services aux fins de l’enregistrement des marques, sur la base de la Classification internationale de Nice. Cela renforce l’efficacité de la pratique de l’examen des marques, toutefois cette classification chinoise exige des méthodes particulières pour la désignation des produits et services : couvrir toutes les sous-classes intéressant le déposant et employer les noms de produits figurant dans la classification chinoise.

Sur la base de la Classification Internationale de Nice, l’Office des marques chinois a édité une Classification des Produits et Services Similaires, selon laquelle les produits et services considérés comme similaires sont regroupés dans différentes sous-classes.

Ainsi, dans le cadre de la rédaction de votre libellé pour votre dépôt de marque en Chine, il convient de s’assurer que ce dernier couvre bien l’ensemble des sous-classes qui vous intéressent.

A titre d’exemple, en classe 25, on trouve des différentes sous-classes, telles que vêtements 25-01, chaussure 25-07, chapellerie 25-08.

Bien qu’au regard de la loi française et communautaire, les chaussures et chapelleries puissent être considérées comme similaires aux vêtements, en Chine, au moins au stade de l’examen de dépôt, il est possible que l’Office des marques chinois considère « mécaniquement » que lesdits produits sont différents, du fait qu’ils relèvent chacun de sous-classes différentes. Ainsi, si votre libellé de marque ne couvre que les produits de la sous-classe vêtement 25-01, comme cela se fait habituellement en Europe, vous risqueriez de voir des marques similaires à la vôtre, voire identiques, coexister pour les chaussures ou la chapellerie.

Depuis quelques années, certains magistrats chinois ont finalement reconnu, dans des actions judiciaires, la similarité entre les vêtements et chaussures. Cependant, cette tendance jurisprudentielle n’a pas pu encore renverser la pratique administrative de l’Office des marques chinois.

En tout état de cause, il est important de rédiger un libellé de marque couvrant l’ensemble des sous-classes chinoises qui vous intéressent.

Préférer les dénominations des produits/services listées dans la Classification chinoise

L’Office des marques chinois procède à un examen très strict sur les dénominations des produits / services visés dans votre demande de marque. Pendant longtemps, seules les dénominations «standard » telles que listées dans la Classification chinoise étaient acceptées. Ce n’est plus le cas depuis la publication par le CTMO en janvier 2018 des “lignes directrices sur la désignation des produits et services” qui permet désormais aux déposants, si un bien ou un service correspondant à leur activité n’est pas prévu dans les dénominations standards, de le rédiger eux-mêmes.

On peut se réjouir de cette nouvelle flexibilité offerte par le CTMO. En effet, avant ce changement, dans le cas de produits et services très spécifiques ou n’existant pas dans la liste de la classification chinoise, il était conseillé de choisir un produit ou service plus général ou similaire à celui dont la protection était souhaitée.
Cependant, il convient d’être très prudent si vous souhaitez personnaliser votre libellé et ne pas hésiter à faire appel à un agent en marques qui vous conseillera dans sa rédaction. En effet, la moindre imprécision pourra donner lieu à une notification d’irrégularité de la part du CTMO qui retardera l’enregistrement de votre marque. Le cas échéant, il est possible de soumettre à l’Office une description détaillée de vos produits et services, et ce afin de donner à l’examinateur l’ensemble des informations utiles et de faciliter son examen.

Faire bien attention pour les services de vente au détail ou en gros

Le libellé comme « services de vente au détail ou en gros » n’est pas acceptable par l’Office chinois. Afin de protéger vos activités de vente en Chine, nous recommandons de désigner la promotion des ventes pour des tiers.

En revanche, depuis 2013, l’application de ladite règle a connu un certain assouplissement. Désormais, il est possible de désigner des services de vente au détail ou en gros pour les produits pharmaceutiques, médicaux, sanitaires et vétérinaires.

 

Article rédigé par Qiang CEN, du cabinet LLRllr_new

Le flacon de parfum J’ADORE de DIOR pourrait être admis comme marque tridimensionnelle en Chine

Le 26 avril 2018, la Cour Suprême chinoise a rendu une décision en faveur de la société Christian Dior Parfum qui marque un point d’étape en matière de propriété intellectuelle en Chine.

marque 3D
Flacon J’ADORE de DIOR

La marque litigieuse, une marque tridimensionnelle (3D) représentant le célèbre flacon de parfum en forme de goutte « J’ADORE » (reproduit ci-dessus), a été déposée en 2014 par la société CHRISTIAN DIOR PARFUM (« Dior ») pour désigner divers produits de parfumerie en classe 3.

Après s’être vue refuser l’enregistrement de cette marque par l’office chinois, et essuyé plusieurs échecs devant les administrations et juridictions pékinoises, Dior a obtenu gain de cause devant la Cour Suprême chinoise, plus haute instance du pays.

Si l’enregistrement de la marque litigieuse n’est pas pour autant acquis à ce stade (l’affaire a été renvoyée devant le Comité de révision des marques (Trademark Review Adjudication Board – TRAB) pour un nouvel examen), les spécialistes de la propriété intellectuelle en Chine s’accordent à anticiper une décision positive dans les mois à venir.

Pourquoi une marque tridimensionnelle ?

La marque tridimensionnelle, qui protège non pas un mot ou un dessin mais la forme en trois dimensions d’un produit, est particulièrement avantageuse dans la mesure où elle permet d’acquérir un droit renouvelable indéfiniment, ce qui n’est pas le cas d’autres types de protections telles que le dessin et modèle ou le droit d’auteur, qui ont une durée limitée.

Elle est en outre plus aisée à mettre en œuvre dans le cadre d’un contentieux car là où il « suffit » de produire le certificat d’enregistrement pour justifier d’un droit de marque, un effort de démonstration plus lourd est généralement requis pour invoquer un droit d’auteur ou engager une action en concurrence déloyale.

Mais l’enregistrement d’une marque tridimensionnelle est soumis à des conditions strictes : comme toutes marques elle doit être distinctive, c’est-à-dire propre à distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’une autre entreprise. Et cela implique pour les marques tridimensionnelles de ne pas être constituées exclusivement de la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférer à ce dernier sa valeur substantielle[1].

Le caractère distinctif d’une marque peut être inhérent à la forme ou s’acquérir par l’usage. Dans ce dernier cas, il appartient au déposant de démontrer que par son usage sur le marché, la forme dont il requiert l’enregistrement à titre de marque permet désormais au consommateur d’identifier l’origine du produit, c’est-à-dire de le distinguer des produits de la concurrence.

L’objectif sous-jacent est en effet de ne pas entraver la liberté de commerce et d’industrie, et de permettre à un grand nombre d’opérateurs économiques d’utiliser des formes qui sont nécessaires à l’obtention d’une fonction technique.

En l’espèce, la question était donc de savoir si (i) la forme du flacon de parfum J’ADORE était suffisamment peu usuelle et libérée des contraintes techniques pour constituer une marque distinctive ou si (ii) cette forme a à tout le moins acquis un caractère distinctif par l’usage.

Un chemin semé d’embûches

La marque tridimensionnelle J’ADORE a été enregistrée en France en août 2014[2]. Elle a parallèlement été étendue à l’international à travers le système de Madrid dans de nombreux pays, dont la Chine[3].

En juillet 2015, l’Office des marques chinois (Chinese trademark office – CTMO) a refusé d’enregistrer la demande de marque : d’une part Dior n’aurait pas établi de manière suffisamment claire qu’il était question d’une marque tridimensionnelle (car elle n’aurait pas produit les trois vues dans le délai imparti); d’autre part, la forme et la conception du flacon ne répondraient pas aux standards d’une marque valable.

Dior a formé un recours devant le TRAB, mais celui-ci a confirmé la décision de l’office des marques, soulignant le manque de distinctivité et partant, l’incapacité de la forme du flacon litigieux à remplir la fonction d’indication d’origine des produits. A noter que le TRAB a également considéré qu’il s’agissait d’une marque en deux dimensions.

L’affaire a ensuite été portée devant la Cour d’appel de Pékin (Beijing intellectual property Court) en 2016, puis devant la Haute Cour de Pékin (Beijing High Court) en 2017, en vain.

Tant en première instance qu’en appel, les mêmes arguments ont été avancés : le flacon en cause n’est pas distinctif en soi et il n’aurait pas été démontré qu’il ait acquis une telle distinctivité par l’usage. Les juridictions chinoises estiment que le flacon constitue un simple contenant commun pour liquides alcoolisés ne présentant aucune spécificité évidente.

Ne s’avouant pas vaincu, Dior a formé un recours devant la plus haute instance chinoise, la Cour Suprême (Supreme People’s Court), le 29 décembre 2017.

Car selon elle, contrairement à ce qui a été jugé auparavant, le flacon de parfum J’ADORE est devenu populaire parmi les consommateurs après son entrée sur le marché chinois en 1999. De nombreux consommateurs pourraient facilement le reconnaître comme l’un des parfums de Dior uniquement à travers l’apparence du flacon.

En d’autres termes, du fait d’un usage intensif sur le marché chinois depuis près d’une décennie, le flacon a, selon Dior, acquis cette capacité autonome à indiquer l’origine (Dior) d’un produit (le parfum) et partant, remplit la fonction de marque au sens de la loi chinoise.

Dior n’a pas non plus manqué de rappeler avoir obtenu l’enregistrement de ce même flacon dans de nombreux pays à travers le système du protocole de Madrid, auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).

La Cour Suprême a réentendu l’affaire et après une audience publique de deux heures, a (i) annulé les décisions rendues par les juridictions locales ainsi que la décision du TRAB et (ii) renvoyé l’affaire pour un nouvel examen par le TRAB.  

D’un point de vue procédural, la Cour a relevé que le CTMO aurait dû tenir compte du caractère tridimensionnel de la demande de marque malgré le défaut de production des trois vues, car Dior l’avait déjà spécifié lors de l’examen de l’enregistrement international. Elle souligne à cet égard la nécessité d’assurer aux demandeurs une procédure équitable en conformité avec les traités internationaux – et marque ainsi sa volonté de conformer le système chinois au système international.

Sur le fond, la Cour a rappelé que le TRAB devait évaluer non seulement le caractère distinctif intrinsèque de la marque mais aussi le caractère distinctif par l’usage que Dior revendiquait. Sur ce point, la Cour a rappelé quelques facteurs à prendre en considération tels que les caractéristiques uniques de la marque tridimensionnelle, l’usage qui en est réellement fait, et les capacités cognitives du consommateur visé.  De quoi guider le TRAB lorsqu’il réexaminera l’affaire.

Une décision d’étape pour la propriété intellectuelle chinoise

Comme évoqué précédemment, cette décision témoigne de la volonté des juridictions chinoises de se conformer au système international de Madrid.

La décision de la Cour Suprême, publiée sur son site internet, a été amplement relayée par la presse qui cite quasi-systématiquement les propos que Monsieur Cui Guobin, professeur agrégé de propriété intellectuelle à l’université de Tsinghua, a rapportés au journal China Daily.

Selon lui, la décision de la Cour Suprême témoigne de la volonté de la Chine de respecter les règles internationales de propriété intellectuelle et de l’attitude positive de la Cour dans la résolution des litiges de propriété intellectuelle impliquant des étrangers.

Et d’en conclure : « La décision implique également qu’il est nécessaire d’améliorer nos lois sur les marques ».

De manière non surprenante, cette décision a été rendue le jour de la Journée Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

[1] Sur la protection des marques tridimensionnelle en Chine, voir l’article « Les conditions de protection des marques tridimensionnelles en Chine », par Shujie Feng et Gilles Escudier, Propriétés Intellectuelles, Octobre 2013, revue n°49, Nouvelles de l’étranger.

[2] Marque française n°4084498

[3] Marque internationale n° 1221382

 

Article rédigé par Céline Thirapounnho du Cabinet LLRLogo LLR

Marques en Chine : raccourcissement de l’examen et promotion du dépôt électronique

Le Bureau général de l’Administration d’Etat pour l’Industrie et le Commerce (en anglais, SAIC) a promulgué, le 20 mars dernier, un avis important qui a pour objectif d’améliorer la qualité du système d’enregistrement des marques en Chine, et dont les mesures vont intéresser les déposants de marque. A noter que cet avis s’inscrit dans le cadre d’un plan d’action triennal (2018-2020) de réforme de l’enregistrement des marques en Chine. Vous trouverez ci-après les principaux apports de l’avis.

enregistrement des marques en Chine
Photo par Jimmy Chang sur Unsplash

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Questions-réponses : l’enregistrement d’une marque en Chine (Partie 2/2)

marques en Chine : Questions - Réponses
Photo par Jason Wong sur Unsplash

Voici la deuxième partie de notre session de questions-réponses sur le thème de l’enregistrement de marques en Chine. La première partie est disponible ici. Dans cette deuxième partie, nous allons particulièrement étudier la procédure d’enregistrement et ses effets, la particularité de la marque notoire et l’enregistrement international.

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Enregistrement d’une marque en Chine : Questions – réponses (Partie 1/2)

On n’aura de cesse de le répéter sur ce blog : pensez à l’enregistrement de vos marques en Chine le plus tôt possible, voire avant même de vous implanter sur le territoire chinois. La loi chinoise applique le principe du premier déposant (« first to file ») et la procédure de dépôt étant relativement longue, il est conseillé de la démarrer le plus tôt possible avant l’usage envisagé afin de protéger votre marque et d’empêcher tout tiers de l’utiliser.

La règlementation sur les marques en Chine a évolué ces dernières années. Afin d’y voir plus clair, nous vous proposons de répondre aux questions les plus souvent posées en matière de dépôt de marque en Chine. Le sujet étant vaste, nous traiterons ces questions en deux parties.

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Conseils aux brevetés étrangers en Chine

Ce que l’on peut retenir de la conférence « Défense des droits de PI en Chine, quoi de neuf ? »

Conférence Quoi de neuf sur la PI en ChineComme nous vous l’avions indiqué le 4 octobre, une conférence co-organisée par l’ASPI et le Blog ChinePI a eu lieu le 28 septembre dernier pour échanger sur les évolutions récentes de la PI en Chine, avec des anciens juges et des avocats chinois ainsi que des experts français.

Difficile de résumer tout ce qui a été discuté pendant toutes les interventions sur la demi-journée. Nous vous proposons donc un échantillon de ce qui a été partagé au cours de la table ronde regroupant chacun des intervenants de la conférence, lors de leur réponse aux deux questions suivantes :

  • « Au cours de vos expériences de juges ou avocats, quels sont les principaux défauts des brevetés étrangers que vous avez constatés dans le suivi de leurs dossiers en Chine ? », et
  • « Pourriez-vous résumer le principal conseil que vous donneriez aux sociétés françaises qui veulent protéger leurs innovations en Chine ? »

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Conférence « Défense des droits de PI en Chine, quoi de neuf ? »

Calligraphie réalisée pour l’occasion par Me Daochen LIU représentant les relations entre la France et la Chine et la communication du droit

Le 28 septembre dernier, s’est tenue la conférence co-organisée par l’ASPI et le Blog ChinePI, réunissant, pour échanger sur les évolutions récentes de la PI en Chine, des anciens juges et des avocats chinois ainsi que des experts français.

Le Comité de Rédaction du Blog ChinePI remercie vivement les intervenants et les participants pour la très grande valeur des échanges.

Vous pouvez trouver ci-dessous les présentations des intervenants :

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Brevetabilité en Chine, assouplissements imminents !

Du logiciel aux méthodes commerciales en passant par la chimie,

les Directives changent…

Voici du nouveau qui pourrait faire jaser dans les chaumières de la propriété intellectuelle chinoise : l’Office chinois des brevets (SIPO) a décidé d’assouplir certaines règles de brevetabilité, notamment pour breveter des programmes d’ordinateur, de quoi faire plaisir aux acteurs des TIC (technologies de l’information et de la communication). Et il ne s’arrête pas aux logiciels et s’apprête à donner du mou par la même occasion aux inventions liées aux méthodes commerciales. D’autres assouplissements sont prévus, notamment la possibilité de fournir des données expérimentales en chimie après le dépôt de la demande de brevet, etc. Nous présentons ici ces changements.

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