Libellé d’une marque nationale en Chine, quelques conseils

Cet article est une mise à jour de l’article  » Libellé d’une marque nationale en Chine, quelques conseils » en raison d’une évolution de la pratique de l’office chinois des marques.

libellé de marque
Photo par Niketh Vellanki sur Unsplash

La classification chinoise présente un certain nombre de spécificités : voici quelques conseils pour aider dans la rédaction du libellé d’une marque nationale en Chine afin de désigner les produits et services.

Utilisation appropriée des sous-classes

L’Office chinois des marques (CTMO, « Chinese Trademark Office ») a adopté une classification nationale des produits et services aux fins de l’enregistrement des marques, sur la base de la Classification internationale de Nice. Cela renforce l’efficacité de la pratique de l’examen des marques, toutefois cette classification chinoise exige des méthodes particulières pour la désignation des produits et services : couvrir toutes les sous-classes intéressant le déposant et employer les noms de produits figurant dans la classification chinoise.

Sur la base de la Classification Internationale de Nice, l’Office des marques chinois a édité une Classification des Produits et Services Similaires, selon laquelle les produits et services considérés comme similaires sont regroupés dans différentes sous-classes.

Ainsi, dans le cadre de la rédaction de votre libellé pour votre dépôt de marque en Chine, il convient de s’assurer que ce dernier couvre bien l’ensemble des sous-classes qui vous intéressent.

A titre d’exemple, en classe 25, on trouve des différentes sous-classes, telles que vêtements 25-01, chaussure 25-07, chapellerie 25-08.

Bien qu’au regard de la loi française et communautaire, les chaussures et chapelleries puissent être considérées comme similaires aux vêtements, en Chine, au moins au stade de l’examen de dépôt, il est possible que l’Office des marques chinois considère « mécaniquement » que lesdits produits sont différents, du fait qu’ils relèvent chacun de sous-classes différentes. Ainsi, si votre libellé de marque ne couvre que les produits de la sous-classe vêtement 25-01, comme cela se fait habituellement en Europe, vous risqueriez de voir des marques similaires à la vôtre, voire identiques, coexister pour les chaussures ou la chapellerie.

Depuis quelques années, certains magistrats chinois ont finalement reconnu, dans des actions judiciaires, la similarité entre les vêtements et chaussures. Cependant, cette tendance jurisprudentielle n’a pas pu encore renverser la pratique administrative de l’Office des marques chinois.

En tout état de cause, il est important de rédiger un libellé de marque couvrant l’ensemble des sous-classes chinoises qui vous intéressent.

Préférer les dénominations des produits/services listées dans la Classification chinoise

L’Office des marques chinois procède à un examen très strict sur les dénominations des produits / services visés dans votre demande de marque. Pendant longtemps, seules les dénominations «standard » telles que listées dans la Classification chinoise étaient acceptées. Ce n’est plus le cas depuis la publication par le CTMO en janvier 2018 des “lignes directrices sur la désignation des produits et services” qui permet désormais aux déposants, si un bien ou un service correspondant à leur activité n’est pas prévu dans les dénominations standards, de le rédiger eux-mêmes.

On peut se réjouir de cette nouvelle flexibilité offerte par le CTMO. En effet, avant ce changement, dans le cas de produits et services très spécifiques ou n’existant pas dans la liste de la classification chinoise, il était conseillé de choisir un produit ou service plus général ou similaire à celui dont la protection était souhaitée.
Cependant, il convient d’être très prudent si vous souhaitez personnaliser votre libellé et ne pas hésiter à faire appel à un agent en marques qui vous conseillera dans sa rédaction. En effet, la moindre imprécision pourra donner lieu à une notification d’irrégularité de la part du CTMO qui retardera l’enregistrement de votre marque. Le cas échéant, il est possible de soumettre à l’Office une description détaillée de vos produits et services, et ce afin de donner à l’examinateur l’ensemble des informations utiles et de faciliter son examen.

Faire bien attention pour les services de vente au détail ou en gros

Le libellé comme « services de vente au détail ou en gros » n’est pas acceptable par l’Office chinois. Afin de protéger vos activités de vente en Chine, nous recommandons de désigner la promotion des ventes pour des tiers.

En revanche, depuis 2013, l’application de ladite règle a connu un certain assouplissement. Désormais, il est possible de désigner des services de vente au détail ou en gros pour les produits pharmaceutiques, médicaux, sanitaires et vétérinaires.

 

Article rédigé par Qiang CEN, du cabinet LLRllr_new

Panorama des dernières évolutions PI en Chine

Parce que l’été a fourni l’occasion de s’arrêter pour prendre du recul, l’équipe du blog ChinePI n’a pas oublié ses lecteurs et propose un panorama d’évolutions intervenues dans le monde de la PI en Chine en 2017 et 2018.

Panorama des dernières évolutions PI en Chine

Quelles évolutions de la législation depuis 2017 en brevets ?

Les directives modifiées de l’Office chinois des brevets (SIPO) pour l’examen des brevets sont entrées en vigueur le 1er avril 2017 et ont assoupli certaines règles, notamment en matière de brevetabilité (voir notre article : « Brevetabilité en Chine, assouplissements imminents ! » pour plus de détails). Voici un résumé des modifications.

(1) Brevetabilité des méthodes commerciales : une méthode commerciale n’est plus systématiquement exclue des objets brevetables, à condition toutefois qu’elle comporte une caractéristique technique.

(2) Brevetabilité des programmes d’ordinateur : jusqu’à présent, un programme d’ordinateur n’était pas brevetable en droit chinois en ce sens qu’il n’était pas acceptable en tant qu’objet de revendication. Le seul moyen pour protéger un programme d’ordinateur était de rédiger les revendications sous la forme d’un procédé, ou sous la forme de moyens associés à une fonction. Dans les nouvelles directives, le procédé n’est plus requis et il est maintenant permis de rédiger des revendications portant sur un programme d’ordinateur.

(3) Inventions dans le domaine de la chimie : avec les nouvelles directives, des données expérimentales portant sur les inventions dans le domaine de la chimie peuvent maintenant être fournies après le dépôt de la demande de brevet, à condition que l’effet technique démontré par ces données puisse être obtenu par l’homme du métier à partir de la demande publiée.

(4) Accès aux dossiers de procédure : conformément aux nouvelles directives, davantage de documents de procédure seront mis à la disposition du public pour les demandes en cours d’examen.

(5) Limitation des revendications au cours d’une procédure d’invalidation : toujours dans les directives, une autre évolution concerne les modifications pouvant être apportées au cours des procédures d’invalidation. Jusqu’à présent, le détenteur du droit ne pouvait supprimer ou combiner des revendications que dans leur intégralité. Il lui est maintenant possible d’intégrer une ou plusieurs caractéristiques en provenance d’autres revendications. Il lui est également possible de corriger des erreurs évidentes dans le jeu de revendications. Toutefois relevons que les modifications des directives ne laissent toujours pas la possibilité de puiser une caractéristique dans la description.

(6) Période de suspension de la procédure : dorénavant le SIPO respectera la durée de maintien du droit de propriété accordée par le tribunal, au lieu de prendre en compte une période maximale d’un an ou de six mois, suivant les cas.

Quelles évolutions en marques, droit d’auteur ou secret commercial ?

Côté marque : il n’y a eu de changement majeur ni de la loi, ni de la réglementation.

Cependant, plusieurs notifications de l’Administration d’État de l’industrie et du commerce de Chine ont modifié des points administratifs :

  • la réduction de 50% sur les taxes officielles applicables aux procédures Marques à compter du 1er avril 2017 (voir notre article)
  • l’accélération des procédures marques, par exemple l’examen quant au fond de la demande de marque est réduit de 8 à 6 mois) (voir notre article « Marques en Chine : raccourcissement de l’examen et promotion du dépôt électronique » ;
  • la simplification des documents à fournir dans le cadre des procédures marques si le demandeur dépose en bloc des demandes pour de nombreuses marques.

En outre, les « Dispositions de la Cour populaire suprême sur plusieurs problèmes en matière d’affaires administratives comprenant l’octroi et la confirmation de droits des marque », publiées en 2017, donnent une définition plus large de la marque notoirement connue afin d’assurer une meilleure protection à ce type de marque et lutter contre le dépôt de mauvaise foi (voir notre article « Nouvelle avancée dans la protection des marques non enregistrées en Chine »).

Côté droit d’auteur : là encore, pas de changement important ni de la loi, ni de la réglementation.

À signaler cependant, une notification de l’Administration d’État de l’industrie et du commerce concernant la suppression des frais d’enregistrement du droit d’auteur.

Côté secret commercial : la nouvelle « loi sur la concurrence déloyale », entrée en vigueur le 1er janvier 2018, a élargi la définition des secrets commerciaux : les secrets commerciaux ne nécessitent plus qu’il y ait des « intérêts économiques » en jeu ou une « valeur pratique » (voir notre article : « Concurrence déloyale en Chine, que retenir des modifications de loi ? »).

Y-a-t-il eu des changements dans l’application de la loi ?

En termes de pratique politique et judiciaire, nous avons pu constater à plusieurs reprises sur le blog une augmentation du montant des dommages et intérêts accordés pour atteinte aux droits de propriété intellectuelle.

Par ailleurs, afin de faire face à l’augmentation du nombre d’affaires en PI (plus de 213 400 affaires en 2017, soit une augmentation de 46% par rapport à 2016, selon les informations communiquées par Lin Guanghai, juge de la division PI de la Cour Suprême, lors d’une intervention à l’occasion du 8è « China IP International IP Annual Forum »), quinze tribunaux spécialisés ont été créés en 2017 et 2018, dans les villes de Chendgu, Wuhan, Hefei, Fuzhou, Xi’an, Changsha, Zhengzhou, Tianjin, Nanjing, Suzhou, Hangzhou, Ningbo, Jinan, Qiangdao et Shenzhen.

Des décisions récentes intéressantes en matière de propriété intellectuelle ?

Nous pouvons citer les affaires suivantes :

  • Sur la protection d’une marque notoire : Kugou Networks vs Shantou Lifeng (voir notre commentaire ici)
  • Sur les règles de compétence en cas de vente en ligne de produits de contrefaçon : cas n° 2016 Minshen 731 et n° 2016 Minxiazhong 107
  • Sur les dommages et intérêts pour contrefaçon de brevet : la fameuse affaire « clé USB » (voir notre commentaire ici) avec 6,8 M€ de dommages pour contrefaçon de brevet et 135 k€ pour les frais d’avocat.

 

 

Article de synthèse rédigé par Audrey DRUMMOND de LLR ChinaLogo LLR

Le flacon de parfum J’ADORE de DIOR pourrait être admis comme marque tridimensionnelle en Chine

Le 26 avril 2018, la Cour Suprême chinoise a rendu une décision en faveur de la société Christian Dior Parfum qui marque un point d’étape en matière de propriété intellectuelle en Chine.

marque 3D
Flacon J’ADORE de DIOR

La marque litigieuse, une marque tridimensionnelle (3D) représentant le célèbre flacon de parfum en forme de goutte « J’ADORE » (reproduit ci-dessus), a été déposée en 2014 par la société CHRISTIAN DIOR PARFUM (« Dior ») pour désigner divers produits de parfumerie en classe 3.

Après s’être vue refuser l’enregistrement de cette marque par l’office chinois, et essuyé plusieurs échecs devant les administrations et juridictions pékinoises, Dior a obtenu gain de cause devant la Cour Suprême chinoise, plus haute instance du pays.

Si l’enregistrement de la marque litigieuse n’est pas pour autant acquis à ce stade (l’affaire a été renvoyée devant le Comité de révision des marques (Trademark Review Adjudication Board – TRAB) pour un nouvel examen), les spécialistes de la propriété intellectuelle en Chine s’accordent à anticiper une décision positive dans les mois à venir.

Pourquoi une marque tridimensionnelle ?

La marque tridimensionnelle, qui protège non pas un mot ou un dessin mais la forme en trois dimensions d’un produit, est particulièrement avantageuse dans la mesure où elle permet d’acquérir un droit renouvelable indéfiniment, ce qui n’est pas le cas d’autres types de protections telles que le dessin et modèle ou le droit d’auteur, qui ont une durée limitée.

Elle est en outre plus aisée à mettre en œuvre dans le cadre d’un contentieux car là où il « suffit » de produire le certificat d’enregistrement pour justifier d’un droit de marque, un effort de démonstration plus lourd est généralement requis pour invoquer un droit d’auteur ou engager une action en concurrence déloyale.

Mais l’enregistrement d’une marque tridimensionnelle est soumis à des conditions strictes : comme toutes marques elle doit être distinctive, c’est-à-dire propre à distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’une autre entreprise. Et cela implique pour les marques tridimensionnelles de ne pas être constituées exclusivement de la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférer à ce dernier sa valeur substantielle[1].

Le caractère distinctif d’une marque peut être inhérent à la forme ou s’acquérir par l’usage. Dans ce dernier cas, il appartient au déposant de démontrer que par son usage sur le marché, la forme dont il requiert l’enregistrement à titre de marque permet désormais au consommateur d’identifier l’origine du produit, c’est-à-dire de le distinguer des produits de la concurrence.

L’objectif sous-jacent est en effet de ne pas entraver la liberté de commerce et d’industrie, et de permettre à un grand nombre d’opérateurs économiques d’utiliser des formes qui sont nécessaires à l’obtention d’une fonction technique.

En l’espèce, la question était donc de savoir si (i) la forme du flacon de parfum J’ADORE était suffisamment peu usuelle et libérée des contraintes techniques pour constituer une marque distinctive ou si (ii) cette forme a à tout le moins acquis un caractère distinctif par l’usage.

Un chemin semé d’embûches

La marque tridimensionnelle J’ADORE a été enregistrée en France en août 2014[2]. Elle a parallèlement été étendue à l’international à travers le système de Madrid dans de nombreux pays, dont la Chine[3].

En juillet 2015, l’Office des marques chinois (Chinese trademark office – CTMO) a refusé d’enregistrer la demande de marque : d’une part Dior n’aurait pas établi de manière suffisamment claire qu’il était question d’une marque tridimensionnelle (car elle n’aurait pas produit les trois vues dans le délai imparti); d’autre part, la forme et la conception du flacon ne répondraient pas aux standards d’une marque valable.

Dior a formé un recours devant le TRAB, mais celui-ci a confirmé la décision de l’office des marques, soulignant le manque de distinctivité et partant, l’incapacité de la forme du flacon litigieux à remplir la fonction d’indication d’origine des produits. A noter que le TRAB a également considéré qu’il s’agissait d’une marque en deux dimensions.

L’affaire a ensuite été portée devant la Cour d’appel de Pékin (Beijing intellectual property Court) en 2016, puis devant la Haute Cour de Pékin (Beijing High Court) en 2017, en vain.

Tant en première instance qu’en appel, les mêmes arguments ont été avancés : le flacon en cause n’est pas distinctif en soi et il n’aurait pas été démontré qu’il ait acquis une telle distinctivité par l’usage. Les juridictions chinoises estiment que le flacon constitue un simple contenant commun pour liquides alcoolisés ne présentant aucune spécificité évidente.

Ne s’avouant pas vaincu, Dior a formé un recours devant la plus haute instance chinoise, la Cour Suprême (Supreme People’s Court), le 29 décembre 2017.

Car selon elle, contrairement à ce qui a été jugé auparavant, le flacon de parfum J’ADORE est devenu populaire parmi les consommateurs après son entrée sur le marché chinois en 1999. De nombreux consommateurs pourraient facilement le reconnaître comme l’un des parfums de Dior uniquement à travers l’apparence du flacon.

En d’autres termes, du fait d’un usage intensif sur le marché chinois depuis près d’une décennie, le flacon a, selon Dior, acquis cette capacité autonome à indiquer l’origine (Dior) d’un produit (le parfum) et partant, remplit la fonction de marque au sens de la loi chinoise.

Dior n’a pas non plus manqué de rappeler avoir obtenu l’enregistrement de ce même flacon dans de nombreux pays à travers le système du protocole de Madrid, auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).

La Cour Suprême a réentendu l’affaire et après une audience publique de deux heures, a (i) annulé les décisions rendues par les juridictions locales ainsi que la décision du TRAB et (ii) renvoyé l’affaire pour un nouvel examen par le TRAB.  

D’un point de vue procédural, la Cour a relevé que le CTMO aurait dû tenir compte du caractère tridimensionnel de la demande de marque malgré le défaut de production des trois vues, car Dior l’avait déjà spécifié lors de l’examen de l’enregistrement international. Elle souligne à cet égard la nécessité d’assurer aux demandeurs une procédure équitable en conformité avec les traités internationaux – et marque ainsi sa volonté de conformer le système chinois au système international.

Sur le fond, la Cour a rappelé que le TRAB devait évaluer non seulement le caractère distinctif intrinsèque de la marque mais aussi le caractère distinctif par l’usage que Dior revendiquait. Sur ce point, la Cour a rappelé quelques facteurs à prendre en considération tels que les caractéristiques uniques de la marque tridimensionnelle, l’usage qui en est réellement fait, et les capacités cognitives du consommateur visé.  De quoi guider le TRAB lorsqu’il réexaminera l’affaire.

Une décision d’étape pour la propriété intellectuelle chinoise

Comme évoqué précédemment, cette décision témoigne de la volonté des juridictions chinoises de se conformer au système international de Madrid.

La décision de la Cour Suprême, publiée sur son site internet, a été amplement relayée par la presse qui cite quasi-systématiquement les propos que Monsieur Cui Guobin, professeur agrégé de propriété intellectuelle à l’université de Tsinghua, a rapportés au journal China Daily.

Selon lui, la décision de la Cour Suprême témoigne de la volonté de la Chine de respecter les règles internationales de propriété intellectuelle et de l’attitude positive de la Cour dans la résolution des litiges de propriété intellectuelle impliquant des étrangers.

Et d’en conclure : « La décision implique également qu’il est nécessaire d’améliorer nos lois sur les marques ».

De manière non surprenante, cette décision a été rendue le jour de la Journée Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

[1] Sur la protection des marques tridimensionnelle en Chine, voir l’article « Les conditions de protection des marques tridimensionnelles en Chine », par Shujie Feng et Gilles Escudier, Propriétés Intellectuelles, Octobre 2013, revue n°49, Nouvelles de l’étranger.

[2] Marque française n°4084498

[3] Marque internationale n° 1221382

 

Article rédigé par Céline Thirapounnho du Cabinet LLRLogo LLR

Il n’y a de calissons que d’Aix !

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Nous relayons ici une décision qui devrait rassurer les acteurs de la gastronomie française sur la préservation de leurs marchés en Chine.

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Le SIPO est mort, vive le SIPO !

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C’est un grand bouleversement qui se prépare pour les offices de propriété intellectuelle chinois avec l’approbation, le 17 mars dernier, du plan de restructuration du Bureau national de la propriété intellectuelle (SIPO).

Suite à cette réforme, les offices de PI, ainsi que d’autres institutions chinoises, vont faire l’objet d’un remaniement sans précédent et seront à terme centralisés.

Que devons-nous savoir sur ce remaniement ?

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Marques en Chine : raccourcissement de l’examen et promotion du dépôt électronique

Le Bureau général de l’Administration d’Etat pour l’Industrie et le Commerce (en anglais, SAIC) a promulgué, le 20 mars dernier, un avis important qui a pour objectif d’améliorer la qualité du système d’enregistrement des marques en Chine, et dont les mesures vont intéresser les déposants de marque. A noter que cet avis s’inscrit dans le cadre d’un plan d’action triennal (2018-2020) de réforme de l’enregistrement des marques en Chine. Vous trouverez ci-après les principaux apports de l’avis.

enregistrement des marques en Chine
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Questions-réponses : l’enregistrement d’une marque en Chine (Partie 2/2)

marques en Chine : Questions - Réponses
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Voici la deuxième partie de notre session de questions-réponses sur le thème de l’enregistrement de marques en Chine. La première partie est disponible ici. Dans cette deuxième partie, nous allons particulièrement étudier la procédure d’enregistrement et ses effets, la particularité de la marque notoire et l’enregistrement international.

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Enregistrement d’une marque en Chine : Questions – réponses (Partie 1/2)

On n’aura de cesse de le répéter sur ce blog : pensez à l’enregistrement de vos marques en Chine le plus tôt possible, voire avant même de vous implanter sur le territoire chinois. La loi chinoise applique le principe du premier déposant (« first to file ») et la procédure de dépôt étant relativement longue, il est conseillé de la démarrer le plus tôt possible avant l’usage envisagé afin de protéger votre marque et d’empêcher tout tiers de l’utiliser.

La règlementation sur les marques en Chine a évolué ces dernières années. Afin d’y voir plus clair, nous vous proposons de répondre aux questions les plus souvent posées en matière de dépôt de marque en Chine. Le sujet étant vaste, nous traiterons ces questions en deux parties.

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Stratégies de protection de la propriété intellectuelle en Chine pour les start-ups

stratégie PI start-up
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Nous vous proposons cette semaine un article sur les stratégies de protection de la propriété industrielle pour les start-up. Cet article que nous traduisons en français a été initialement rédigé en anglais par le IPR Helpdesk.

Dans le post d’aujourd’hui, nous regardons de plus près la manière dont des start-ups qui souhaitent implanter leurs activités en Chine ou faire fabriquer leurs produits en Chine peuvent protéger au mieux leurs droits de propriété intellectuelle. Nous en apprenons davantage sur l’importance de la protection par des brevets et par des marques, et pourquoi ces types de propriété intellectuelle sont essentiels pour les start-ups.

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Nouvelle avancée dans la protection des marques non enregistrées en Chine

protection des marques non enregistrées
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La lutte des tribunaux chinois contre les dépôts frauduleux de marque continue

Nous avons déjà eu l’occasion de l’expliquer sur ce blog, concernant le dépôt de marques, le droit chinois applique le principe du premier déposant (« first to file »), ce qui signifie que vous ne serez pas autorisé à enregistrer une marque si un tiers l’a déjà fait. Ce principe a eu pour effet de favoriser les pratiques de « squattage » de marques. Cependant, afin notamment de lutter contre ces dépôts frauduleux, la loi chinoise sur les marques protège certaines marques non enregistrées, c’est notamment le cas de la protection des marques notoires prévues par les articles 13 et 14 de la loi des marques.

Dans un cas récent, pour étendre la protection des marques notoires, non seulement aux produits identiques ou similaires à ceux désignés par le dépôt mais également aux autres produits, la Haute cour de Pékin a été plus loin en protégeant une marque non enregistrée sur la base de l’article 13.2 mais également sur celle de l’article 32.

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