Les revendications de type «Markush» sont-elles en danger en Chine ?

La Cour Suprême Chinoise a récemment rendu un arrêt qui limite fortement les possibilités de modifier les revendications de type Markush lors d’une procédure d’invalidation.

Markush
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« Markush », quèsaco ?

Les revendications de type Markush comprennent une formule générique qui définit un élément commun auquel s’ajoutent des groupes d’éléments alternatifs qui, pour chaque groupe, sont considérés comme des équivalents fonctionnels ou structurels.

Ces revendications sont couramment employées dans les domaines de la chimie et de la pharmacie pour définir des molécules chimiques. Les molécules chimiques sont alors définies par une formule générique basée sur une structure commune liée à différents groupes de substituants (R1, R2, etc…) qui identifient des radicaux chimiques alternatifs présentant des propriétés chimiques similaires.

Par exemple, il est possible de définir un composé selon la formule générale suivante :

Markusch

Dans ce composé,

  • R1 peut être un atome ou un groupe d’atomes A, B ou C, et
  • R2 peut être un atome ou un groupe d’atomes B ou D.

Dès lors, une telle revendication permet, dans une rédaction simplifiée, de protéger tous les composés possibles couverts par la formule générique (R1=A, R2=B ; R1=B, R2=B ; etc…).

La jurisprudence en procédure d’invalidation

Selon la législation chinoise en matière de brevet, il n’est pas possible de modifier une revendication à l’aide de caractéristiques présentes uniquement dans la description, mais absentes des autres revendications du brevet délivré. Les modifications des revendications indépendantes ne sont acceptées que si elles correspondent à des caractéristiques clairement énoncées dans les revendications dépendantes.

Aussi, le caractère générique des revendications de types Markush a-t-il amené à une controverse jurisprudentielle quant aux possibilités dont dispose un breveté lorsqu’il souhaite modifier ces revendications en procédure d’invalidation.

Selon une première ligne jurisprudentielle, les éléments alternatifs des revendications de type Markush appartiennent à une même solution technique générale. Ainsi, ces éléments alternatifs ne peuvent être dissociés les uns des autres et le breveté n’est pas autorisé à en supprimer sélectivement certains dès lors que cette limitation n’est pas explicitement revendiquée.

Ainsi, en partant de l’exemple susmentionné dans lequel R1 peut être A, B, ou C, si aucune revendication dépendante ne précise que R1 peut être limité à A ou B, le breveté n’est pas autorisé à supprimer C de la liste des substituant R1 possibles.

A l’inverse, selon une seconde ligne jurisprudentielle, les éléments alternatifs des revendications de type Markush appartiennent à des solutions techniques parallèles. Le breveté est alors autorisé à supprimer sélectivement des éléments alternatifs, même si cette suppression n’est pas présente dans une revendication dépendante.

En reprenant l’exemple mentionné précédemment, le breveté sera dans ce cas autorisé à supprimer C des possibilités de R1.

La position de la Cour Suprême

En 2010, la société Beijing Winsunny Harmony Science & Technology Co., Ltd. a déposé une requête d’invalidation auprès de la Commission de révision des brevets à l’encontre du brevet No. 97126347.7 détenu par la société Daiichi Sankyo Co., Ltd.

Le brevet No. 97126347.7 a pour objet un médicament, l’olmésartan médoxomil, très largement utilisé pour le traitement de l’hypertension.

La revendication principale de ce brevet protège un procédé de fabrication d’un médicament pour le traitement ou la prévention de l’hypertension comprenant le mélange d’un diluant ou d’un véhicule pharmaceutiquement acceptable avec un agent anti-hypertenseur de formule (I), un sel ou un ester de cette formule.

La formule (I) présente 7 substituants (dénommés R1 à R7) :

Markush

Durant la procédure d’invalidation devant la Commission de révision des brevets, le breveté a tenté de supprimer

  • les esters de la formule (I),
  • un élément dans la liste du substituant R4, et
  • plusieurs éléments dans la liste du substituant R5.

La première modification a été acceptée par la Commission. Toutefois, les deux suivantes ont été rejetées (Décision 1) car la Commission, en suivant la première ligne jurisprudentielle, considérait que les éléments des groupes R4 et R5 appartiendraient à une même solution technique générale. Cette décision a été confirmée par la suite (Décision 2) par le Premier Tribunal Intermédiaire de Pékin.

L’affaire a ensuite été portée devant le Tribunal Supérieur de Pékin, qui a renversé la Décision 2 et accepté (Décision 3) les modifications proposées par le breveté. Le Tribunal, en suivant la second ligne jurisprudentielle, a statué sur le fait que les éléments des groupes définis dans les revendications de type Markush appartiennent à des solutions techniques parallèles.

Enfin, la Cour Suprême a été saisie de l’affaire et a tranché la controverse jurisprudentielle.

Dans son arrêt, elle précise que, de par la nature spéciale des inventions du domaine de la chimie, le déposant a l’opportunité lors de la rédaction de la demande de brevet de revendiquer toutes les structures possibles d’une molécule, sous-entendu un très grand nombre, dans une seule revendication de type Markush.

Aussi, la Cour considère-t-elle que dans un souci d’équité, seules des modifications strictes des revendications de type Markush doivent être acceptées lors d’une procédure d’invalidation.

L’idée sous-jacente de l’arrêt est d’éviter que les déposants tentent d’obtenir une protection au-delà de leur invention, sur des aspects apportant un nouvel effet technique non-décrit, sous prétexte de la liberté de rédaction que permettent les revendications de type Markush.

En outre, la Cour Suprême considère que même si la suppression d’éléments d’un groupe R réduit la portée d’une revendication de type Markush, il n’en demeure pas moins qu’il peut exister une incertitude pour les tiers quant à la portée de la revendication ainsi amendée.

Ici encore, l’on comprend que la Cour fait un rapprochement avec les « inventions de sélection », et souhaite limiter la possibilité qu’aurait un breveté de définir une nouvelle invention par une sélection non encore revendiquée de substituants. En effet, une sélection de substituants d’une formule chimique générique peut limiter cette dernière à un composé ou un ensemble de composés qui sera considéré comme une nouvelle invention « brevetable », dite « invention de sélection », présentant un nouvel effet non décrit.

C’est pourquoi la Cour Suprême a déclaré que, pour être acceptées, les modifications apportées à une revendication de type Markush ne doivent pas amener à un nouveau composé possédant de nouvelles propriétés, fonctions ou effets.

Il important de noter que ces nouvelles propriétés, fonctions ou effets, n’ont pas besoin d’être inattendues.

Aussi, exclure des substituants de la formule générique conduisant à ce que les molécules restantes voient leur activité « augmentée » tombe sous la définition d’un nouvel effet au sens de l’arrêt.

Ces nouvelles règles sont alors contraignantes, notamment lorsque le breveté tente de limiter la formule générique aux composés :

  • les plus performants afin de mettre en avant l’implication d’une activité inventive par rapport à l’art antérieur,
  • pour lesquels un effet technique est supporté dans la demande, ou
  • apportant un nouvel effet technique non décrit dans la demande.

En résumé, la Cour Suprême n’interdit pas les modifications de revendications de types Markush, mais limite fortement les possibilités du breveté en rendant ces modifications difficilement acceptables, puisque toute sélection est susceptible soit d’améliorer un effet des molécules restantes, soit de conférer un nouvel effet distinct de celui de la définition générale.

Il est par ailleurs intéressant de noter que la Cour Suprême n’a pas pris position quant à savoir si les modifications proposées par le breveté dans le cas d’espèce sont acceptables au vu de ces nouvelles règles.

En outre, le département d’examen de l’Office Chinois (CNIPA) a pris position en précisant que les règles énoncées par cet arrêt ne s’étendent pas aux procédures de délivrance.

En conclusion, il est nécessaire d’être vigilant dès la rédaction de la demande en prévoyant de nombreuses positions de repli limitant les éléments de chaque groupe dans les revendications dépendantes, au risque, sinon, de ne pas pouvoir modifier a posteriori les groupes de la formule générique.

Une alternative à ne pas oublier, lorsqu’elle est matériellement raisonnable, serait de décrire l’intégralité des composés possibles couverts par une formule générique de type Markush.

 

Article rédigé par Laurent Badie du Cabinet LLR Logo LLR