Comment surmonter un refus préliminaire de marque ?

Étude de l’évolution des pratiques d’examen en Chine

Notre article d’aujourd’hui concerne une situation que rencontrent de nombreux déposants chinois et étrangers en Chine : suite au dépôt d’une demande de marque, le déposant reçoit une décision de refus provisoire émise par l’Office chinois des marques (China Trademark Office ou CTMO), décision qui est motivée par l’existence de marques antérieures déposées par des tiers. Relevons à l’occasion qu’il s’agit d’une des motivations de refus telle que prévue par l’article 30 de la loi des marques. Comment réagir dans ce cas de figure ?

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Les Minions protègent leurs droits d’auteur contre les contrefacteurs

Un exemple de l’application des nouvelles dispositions relatives aux demandes d’injonction entrée en vigueur début 2019

Comme nous l’indiquions déjà dans un précédent article, l’octroi d’injonctions préliminaires reste assez rare en Chine. De nouvelles dispositions relatives à l’application de la loi de procédure civile aux demandes d’injonction dans les litiges de propriété intellectuelle publiées par la Cour Suprême sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019 et ont apporté un certain nombre de clarifications sur les règles applicables aux injonctions préliminaires.

Récemment, le tribunal intermédiaire de Suzhou a rendu une décision intéressante qui applique ces nouvelles dispositions. Cette affaire concerne les demandes d’injonction déposées par la société Universal Pictures (Shanghai) à l’encontre de plusieurs défendeurs poursuivis pour violation des droits d’auteur relatifs à l’image des personnages du dessin animé « Les Minions ». Nous vous proposons d’étudier cette affaire pour analyser comment le tribunal a appliqué ces nouvelles dispositions pour prononcer une injonction préliminaire à l’encontre des défendeurs.

Un des Minions Produits suspectés de contrefaçon
injonction Les Minions injonction Les Minions

Notons que c’est ce même tribunal de Suzhou qui a émis une injonction dans une autre affaire concernant la célèbre marque New Balance. Si une entreprise découvre que ses droits de propriété intellectuelle sont violés par une tierce partie sur le marché chinois et décide de former un recours pour protéger ses droits, le dépôt d’une demande d’injonction peut être envisagé au cours de la procédure afin que son préjudice puisse être contrôlé.

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Les marques notoires mieux protégées en Chine

Lafite
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Le cas de la marque LAFITE

Les marques notoires semblent être de mieux en mieux protégées en Chine, comme en témoigne le cas Lafite. Dans cette affaire, la société française Les Domaines Barons de Rothschild (Lafite) a réussi à faire annuler la marque « » (LA FEI TE en pinyin) reprenant le terme « Lafite» en caractère chinois alors même que les classes désignées étaient différentes.

La marque « 拉 斐 特 » n°6054822 a été déposée le 17 mai 2007 par Beijing Chateau Lafitte Hotel et enregistrée le 21 avril 2015 en classe 43 pour des services de restauration, d’hôtels et de bars.

La société française Les Domaines Barons de Rothschild (Lafite), notamment titulaire de la marque « LAFITE », a déposé une action en annulation auprès du TRAB (Trademark Review and Adjudication Board) afin que soient reconnus :

  • Le caractère notoire de ses marques « LAFITE » n° 1122916 et « 拉菲 » (LAFITE en caractères chinois) n° 6186990 désignant des produits vitivinicoles.
  • L’atteinte par la marque adverse à ses marques notoires « LAFITE » en caractères latins et chinois.
  • La similitude entre le signe adverse et les siens, ainsi qu’entre leurs produits et services respectifs.
  • L’atteinte par la marque adverse à son nom commercial.

Cependant, par une décision du 16 août 2016, le TRAB a considéré que la marque litigieuse ne portait pas atteinte aux marques invoquées en ce que leurs produits et services respectifs étaient différents. En outre, il a considéré que le titulaire des marques « LAFITE » ne prouvait pas que ses marques étaient notoirement connues en Chine au moment du dépôt de la marque litigieuse. En conséquence, le TRAB a confirmé l’enregistrement de la marque litigieuse.

La société Les Domaines Barons de Rothschild (Lafite) a alors interjeté appel de cette décision devant le Tribunal Populaire Intermédiaire de Pékin (Beijing Intermediate People’s Court) qui a annulé la décision du TRAB et a ainsi renvoyé l’affaire devant celle-ci afin qu’elle soit réexaminée.

Ultérieurement à ce réexamen, le TRAB et la société Beijing Chateau Lafitte Hotel ont saisi le Tribunal Populaire Supérieur de Pékin (Beijing High People’s Court) qui a considéré dans sa décision les éléments suivants :

  • Avant le dépôt de la marque litigieuse, la société française Lafite avait déjà établi, au fil des années, une solide relation entre ses marques « LAFITE » et « 拉菲 », de sorte que pour le consommateur chinois, ces marques ont clairement la même provenance commerciale.
  • La marque litigieuse « 拉 斐 特 » est phonétiquement identique à la marque « 拉菲 » de la société française, ce qui en fait une copie et une imitation.
  • Bien que les services pour lesquels la marque litigieuse est autorisée à être exploitée appartiennent à une classe différente des marques invoquées par ladite société, le groupe de consommateur ciblé par ces marques est susceptible d’être le même.

Dès lors, au regard de tous ces éléments, le Tribunal a estimé qu’il existait un risque de confusion entre la marque litigieuse et les marques LAFITE pour le public pertinent chinois, et a par conséquent annulé la marque litigieuse.

Ainsi, alors que le caractère notoire d’une marque est généralement difficile à prouver auprès des tribunaux chinois, cette affaire est un exemple de l’amélioration de la protection des marques notoires en Chine, dont nous avions déjà fait état sur notre blog, étendue cette fois à des activités distinctes de celles couvertes par les marques déclarées notoires.

Article rédigé par Bilal Selhaoui du cabinet LLR

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Litiges relatifs aux noms de domaine chinois, du nouveau

Extension du délai de prescription pour déposer les litiges relatifs aux noms de domaine en .cn et .中国

Nom de domaine
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Suite à la publication d’un avis du Centre d’information sur le réseau d’Internet chinois (CNNIC), une nouvelle politique de règlement des litiges relatives aux deux ccTLD (country code top-level domains) .cn et .中国 (Chine en caractères chinois) est entrée en vigueur à compter du 18 juin 2019. Elle prévoit une extension de la durée de prescription des litiges relatifs aux noms de domaine à 3 ans à compter de la date d’enregistrement du nom de domaine, contre 2 ans auparavant.

Vous trouverez ci-après un récapitulatif des délais de prescription applicables à ce type de litige :

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Guide de protection des DPI en Chine pour l’industrie pharmaceutique (3/3)

Nous vous proposons cette semaine la troisième et dernière partie d’un guide à l’usage des acteurs de l’industrie pharmaceutique en Chine. Cet article que nous traduisons en français a été initialement rédigé en anglais par le China IPR SME Helpdesk. La première et la deuxième parties, consacrées respectivement aux brevets et aux marques, restent accessibles sur ChinePI.com.

protection des DPI en Chine industrie pharmaceutique
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4 – Droit d’auteur

4.1.     Les notices (instructions pharmaceutiques) doivent-elles être protégées par le droit d’auteur

La Cour Suprême et la SFDA sont d’accord sur le fait que les notices ne devraient pas être protégées par la loi sur le droit d’auteur, car il n’y a pas beaucoup de place pour la créativité dans la rédaction de ces avis. Les instructions homologuées pour les nouveaux médicaments ne peuvent pas être modifiées librement par le créateur. De plus, contrairement aux œuvres qui pourraient exister indépendamment, les notices doivent toujours être utilisées avec les produits et elles ne peuvent pas exister seules.

4.2.     Étude de cas

En 2009, la société pharmaceutique A (plaignant) a poursuivi en justice une autre société pharmaceutique B (défendeur), parce que la société B avait publié une notice du produit pharmaceutique identique à celle de A, à l’exception des informations du fabricant. Le plaignant a soutenu que le défendeur violait les droits d’auteur de sa notice. En première et seconde instances, les tribunaux ont appuyé la demande du plaignant. Toutefois, dans l’appel de 2013, le Tribunal Populaire Supérieur de Hunan a annulé les deux décisions précédentes, affirmant que les notices ne sont pas originales et ne peuvent être protégées par un droit d’auteur.

5 – Secrets d’affaire

5.1.     Pour l’employé

L’état de secret comprend non seulement la situation dans laquelle l’obligation de garder le secret découle de réglementations ou d’accords concernant la confidentialité, mais aussi les situations où l’obligation de garder le secret découle de coutumes sociales ou de pratiques commerciales, c’est-à-dire d’accords ou de compréhensions implicites.

En raison de la longue durée et de la complexité de la R&D d’un nouveau médicament, la protection du savoir-faire technologique est essentielle pour une entreprise pharmaceutique. La rotation des employés rend très importante la signature d’un accord de confidentialité avant que l’employé participe à un projet de R&D. L’inspection et l’évaluation du disque dur de l’ordinateur et des courriels des employés clés ayant accès aux secrets techniques et aux savoir-faire sont essentiels.

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Guide de protection des DPI en Chine pour l’industrie pharmaceutique (2/3)

Nous vous proposons cette semaine la deuxième partie d’un guide à l’usage des acteurs de l’industrie pharmaceutique en Chine. Cet article que nous traduisons en français a été initialement rédigé en anglais par le China IPR SME Helpdesk. La première partie, qui était consacrée aux brevets, est accessible ici.

protection des DPI en Chine pour l’industrie pharmaceutique
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3 – Marques

3.1.     L’importance de l’enregistrement des marques

Selon les règles de l‘Administration Nationale des Aliments et Médicaments (SFDA, State Food and Drug Administration) et les règles de gestion des étiquettes, les marques non enregistrées ne peuvent pas être utilisées dans des feuillets et des emballages pharmaceutiques.

De plus, dans un environnement commercial, les marques déposées sont généralement nécessaires pour les produits pharmaceutiques. Si les produits pharmaceutiques sont vendus sur des sites de e-commerce célèbres tels que Taobao, Jingdong, etc., les plates-formes exigent généralement que les produits soient marqués avec des marques déposées. Normalement, si les produits doivent être vendus sur des sites de e-commerce, le certificat d’enregistrement chinois est requis par les plates-formes.

Il est donc essentiel d’enregistrer une marque sur les produits pharmaceutiques avant leur mise sur le marché.

3.2.     Enregistrement de marque pour les produits pharmaceutiques

Lorsqu’on demande l’enregistrement d’un produit dans la classe 5 (Préparations pharmaceutiques et vétérinaires ; préparations hygiéniques à usage médical) pour une marque sur des produits pharmaceutiques, il est également suggéré d’enregistrer la même marque sur d’autres catégories de produits ou services pertinents afin de protéger pleinement la marque en Chine.

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Guide de protection des DPI en Chine pour l’industrie pharmaceutique (1/3)

Nous vous proposons cette semaine la première partie d’un guide à l’usage des acteurs de l’industrie pharmaceutique en Chine. Cet article que nous traduisons en français a été initialement rédigé en anglais par le China IPR SME Helpdesk.

droits de propriété intellectuelle pour les produits pharmaceutiques en Chine
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1 – Introduction

La production pharmaceutique est une industrie axée sur la recherche et le développement (R&D). Le potentiel et le profit des sociétés pharmaceutiques dépendent fortement de la protection adéquate des droits de propriété intellectuelle (DPI). La propriété intellectuelle est le moyen le plus efficace de protéger la R&D et constitue une arme efficace à utiliser sur le marché pharmaceutique en Chine.

Ce guide se concentre sur les principales questions ou dispositions en matière de DPI dans le domaine des produits pharmaceutiques, notamment dans les domaines des brevets, des marques, des droits d’auteur et des secrets techniques.

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La Chine s’attaque aux dépôts de mauvaise foi

Une analyse des récents efforts des autorités chinoises pour lutter contre les dépôts de marques de mauvaise foi

squatting de marque
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Les squatteurs de marques font obstacle à l’enregistrement et à l’utilisation équitable des marques par leurs propriétaires légitimes. Les autorités chinoises ont entrepris des efforts constants pour mettre fin à cette situation ces dernières années. La version récemment révisée de la Loi chinoise relative aux marques, ainsi qu’une décision intéressante de la Cour suprême chinoise rendue en fin d’année dernière, semblent être des signes positifs d’amélioration de la protection juridique contre les dépôts de marques de mauvaise foi sur le marché chinois. Cependant, étant donné que le droit chinois des marques applique le principe du premier déposant, faisant bénéficier de la protection la première personne à enregistrer la marque, indépendamment du fait qu’elle l’ait utilisée ou prévoie de l’utiliser, les dépôts de marques de mauvaise foi sont et demeureront en Chine un défi pour les années à venir. Nous vous proposons d’analyser ces évolutions récentes de la loi et de la jurisprudence chinoises et expliquer pourquoi les dépôts de mauvaise foi constituent une situation particulièrement difficile à gérer pour les autorités chinoises.

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Marques : nouvelle réduction des taxes officielles de PI en Chine

Après une première réduction en 2017, une nouvelle réduction des taxes officielles relatives aux marques est entrée en vigueur le 1er juillet 2019, qui concerne principalement les renouvellements ainsi que les demandes en ligne adoptant les notifications électroniques.

 

Taxes

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Propriété intellectuelle en Chine : guide à l’usage de l’industrie du meuble (2/2)

Nous vous proposons cette semaine la deuxième partie du guide à l’usage des acteurs de l’industrie du meuble en Chine. Cet article que nous traduisons en français a été initialement rédigé en anglais par le China IPR SME Helpdesk. La première partie, qui était consacrée à la protection des droits, est accessible ici.

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