Questions-réponses : l’enregistrement d’une marque en Chine (Partie 2/2)

marques en Chine : Questions - Réponses

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Voici la deuxième partie de notre session de questions-réponses sur le thème de l’enregistrement de marques en Chine. La première partie est disponible ici. Dans cette deuxième partie, nous allons particulièrement étudier la procédure d’enregistrement et ses effets, la particularité de la marque notoire et l’enregistrement international.

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Enregistrement d’une marque en Chine : Questions – réponses (Partie 1/2)

On n’aura de cesse de le répéter sur ce blog : pensez à l’enregistrement de vos marques en Chine le plus tôt possible, voire avant même de vous implanter sur le territoire chinois. La loi chinoise applique le principe du premier déposant (« first to file ») et la procédure de dépôt étant relativement longue, il est conseillé de la démarrer le plus tôt possible avant l’usage envisagé afin de protéger votre marque et d’empêcher tout tiers de l’utiliser.

La règlementation sur les marques en Chine a évolué ces dernières années. Afin d’y voir plus clair, nous vous proposons de répondre aux questions les plus souvent posées en matière de dépôt de marque en Chine. Le sujet étant vaste, nous traiterons ces questions en deux parties.

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Des NPE effectuent une percée en Chine

percée des NPE en Chine

Photo par blickpixel sur Pixabay

Les deux affaires qui vont être présentées dans ce qui suit se sont déroulées en 2017 et montrent que les NPE, notamment les « patent trolls », occupent une place de plus en plus importante dans le paysage de la propriété industrielle, notamment en Chine.

Qu’est-ce qu’une NPE ?

Le sigle NPE désigne les termes anglais « Non Practicing Entity » traduisibles en français par « personne morale sans activité ». Comme cela l’indique, les NPE correspondent à des sociétés ne produisant aucun bien ni service mais qui sont détentrices de titres de propriété industrielle, leur « activité » consistant à valoriser ces titres. Lorsque les titres en question sont des brevets ou demandes de brevet, les NPE vont par exemple chercher à concéder des licences d’exploitation à des entreprises tierces qui exploitent ou qui sont susceptibles d’exploiter les technologies protégées par ces brevets, parfois sous la menace d’une action en contrefaçon. Ce type de NPE est également connu sous le nom de patent troll.

Un autre exemple de NPE, particulièrement connu en Chine, concerne les trademark trolls (voir notre article « Vous avez dit Patent Troll ? Non, Trademark Troll ! »).

Deux affaires qui se sont déroulées en 2017 montrent que la place qu’occupent les NPE dans le paysage de la propriété industrielle n’est pas marginale.

 Cas d’une NPE qui acquiert des brevets d’un géant de la téléphonie

La première affaire concerne la société américaine Longhorn IP. Via un billet publié le 20 février 2017 sur son site internet, cette NPE a déclaré avoir acquis un portefeuille de brevets auprès d’une entreprise chinoise majeure spécialisée dans la fabrication de smartphones et d’équipements de télécommunication. Il est précisé que « the portfolio includes assets related to 4G/LTE with worldwide coverage, as well as Chinese assets related to smartphone implementation ».

Le blog iam a révélé le 12 mai 2017 que cette entreprise ayant cédé des brevets n’est autre que ZTE, un des poids lourds dans son domaine, troisième déposant mondial de demandes internationales PCT en 2014 (voir notre article de statistiques). Cette même entreprise était engagée dans un litige en Europe contre Huawei il y a quelques années dont les tenants et aboutissants sont expliqués dans cet article publié sur le blog.

Le fait qu’une NPE ait pu acheter une partie du portefeuille de brevets d’une entreprise de cette envergure montre bien que les plus grandes entreprises prennent les NPE au sérieux.

 Cas d’une NPE qui attaque Apple en Chine

La seconde affaire se rapporte à une autre NPE dénommée GPNE basée à Hawaï. Au début de 2017, le blog iam avait diffusé un article rapportant que GPNE avait attaqué Apple en engageant des actions en contrefaçon de ses brevets dans plusieurs pays.

Aux Etats-Unis, la cour d’appel pour le circuit fédéral a donné raison au fabricant de smartphones après plusieurs années d’une procédure houleuse, au cours de laquelle Apple n’avait pas hésité à qualifier l’attaquant de « patent troll », de « privateer », de « pirate », de « bounty hunter » ou encore de « bandit ».

Parallèlement à cela, GPNE a engagé une action en Chine et réclame la somme colossale de 130 millions de dollars de dommages et intérêts. Ce montant dépasse largement le record précédemment fixé à 48 millions de dollars (et qui d’ailleurs avait été finalement réduit à 23 millions de dollars). Edwin Wong, le CEO de GPNE, a depuis fourni à iam des commentaires sur ces affaires.

La décision n’est pas encore rendue, mais selon Edwin Wong, la question que le tribunal doit se poser est la suivante : quel est le véritable enseignement du brevet faisant l’objet de l’action en contrefaçon ? Il indique que le brevet en question traitait d’une méthode innovante de contrôle de trafic de données, ce qui constitue son enseignement. Mais le terme pager, qui désigne un dispositif de radiomessagerie obsolète, employé dans la description du brevet, a mis de la confusion dans la procédure américaine du fait de la présence d’un jury populaire. Il considère que ce n’est pas le cas en Chine où des experts techniques, qui sont à la disposition des juges, ne se sont pas focalisés sur la présence du pager dans la description. C’est ainsi qu’il dit que « Apple a essayé de sous-entendre auprès du tribunal chinois que [GPNE] passe pour un patent troll en tentant supposément de confronter la technologie obsolète de radiomessagerie aux produits modernes d’Apple, mais cela se montre inefficace jusqu’à présent pour la raison ci-dessus [relative aux experts techniques] ».

Conclusions

Ces deux cas sont des preuves que les NPE sont de plus en plus présentes dans les affaires de propriété industrielle, notamment en Chine. Le premier montre qu’elles peuvent avoir les moyens d’acquérir des titres de propriété industrielle stratégiques et ce auprès d’entreprises bien implantées sur leur marché. Dans le cas présenté, la NPE a pu effectuer une percée sur le très prisé marché chinois. La seconde affaire illustre la férocité dont peuvent faire preuve ces NPE. Exiger des dommages et intérêts à hauteur de 130 millions de dollars à Apple en Chine est un signe que la puissance de l’entreprise californienne ne suffit pas à faire trembler tout le monde. Il y a peu de doutes que des cas similaires, si ce n’est encore plus impressionnants, verront le jour à plus long terme. Il reste à voir si ces NPE seront victorieuses dans leurs entreprises, ce qui prouverait (ou confirmerait ?) que leur business model fonctionne.

Article rédigé par Aurélien Barety du Cabinet LLRLogo LLR

Comment supprimer les contrefaçons des sites de e-commerce majeurs en Chine

Comment supprimer les contrefaçons des sites de e-commerce ?

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Nous vous proposons cette semaine un article sur les stratégies de détection et de lutte contre la contrefaçon sur les sites de e-commerce en Chine. Cet article que nous traduisons en français a été initialement rédigé en anglais par le IPR Helpdesk.

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Les accords de coexistence de marques en Chine ? Oui mais sous certaines conditions.

Pendant de nombreuses années, une incertitude a régné en Chine concernant les accords de coexistence. Cette situation résultait notamment de décisions contradictoires rendues par différentes autorités chinoises sur la question. Parmi elles, l’office chinois des marques (CTMO), le TRAB et les cours de première et deuxième instance ont pris des décisions très divergentes, ce qui rendait difficile l’établissement d’une tendance en la matière.

accords de coexistence de marques

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Une absence de cadre légal pour la prise en compte des accords de coexistence de marques

Il convient de rappeler que la loi chinoise sur les marques, dans son article 30, indique qu’une marque, pour obtenir son enregistrement en Chine, doit être disponible, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas entrer en conflit avec une marque déjà déposée. Pour vérifier la disponibilité de la marque, le CTMO effectue une recherche d’antériorité lors de l’examen de la demande et peut donc refuser l’enregistrement si la marque est identique ou similaire à une marque antérieure désignant des produits/services identiques ou similaires.

Il n’existe pas en Chine de textes légaux ou administratifs permettant de guider l’office des marques et le TRAB (Trademark Review and Adjudication Board) au cas où le déposant fournit un accord de coexistence de marques. Par conséquent, ces deux autorités ont pendant longtemps rejeté ces accords et refusé l’enregistrement de la marque dans la plupart des cas.

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Stratégies de protection de la propriété intellectuelle en Chine pour les start-ups

stratégie PI start-up

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Nous vous proposons cette semaine un article sur les stratégies de protection de la propriété industrielle pour les start-up. Cet article que nous traduisons en français a été initialement rédigé en anglais par le IPR Helpdesk.

Dans le post d’aujourd’hui, nous regardons de plus près la manière dont des start-ups qui souhaitent implanter leurs activités en Chine ou faire fabriquer leurs produits en Chine peuvent protéger au mieux leurs droits de propriété intellectuelle. Nous en apprenons davantage sur l’importance de la protection par des brevets et par des marques, et pourquoi ces types de propriété intellectuelle sont essentiels pour les start-ups.

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Nouvelle avancée dans la protection des marques non enregistrées en Chine

protection des marques non enregistrées

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La lutte des tribunaux chinois contre les dépôts frauduleux de marque continue

Nous avons déjà eu l’occasion de l’expliquer sur ce blog, concernant le dépôt de marques, le droit chinois applique le principe du premier déposant (« first to file »), ce qui signifie que vous ne serez pas autorisé à enregistrer une marque si un tiers l’a déjà fait. Ce principe a eu pour effet de favoriser les pratiques de « squattage » de marques. Cependant, afin notamment de lutter contre ces dépôts frauduleux, la loi chinoise sur les marques protège certaines marques non enregistrées, c’est notamment le cas de la protection des marques notoires prévues par les articles 13 et 14 de la loi des marques.

Dans un cas récent, pour étendre la protection des marques notoires, non seulement aux produits identiques ou similaires à ceux désignés par le dépôt mais également aux autres produits, la Haute cour de Pékin a été plus loin en protégeant une marque non enregistrée sur la base de l’article 13.2 mais également sur celle de l’article 32.

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Protection des droits de propriété intellectuelle dans l’industrie textile en Chine

Nous vous proposons cette semaine un article sur la propriété intellectuelle dans l’industrie textile en Chine. Cet article que nous traduisons en français a été initialement rédigé en anglais par le IPR Helpdesk.

Il y a deux semaines, nous discutions de la protection par la propriété intellectuelle dans l’industrie textile en Asie du Sud-Est. Dans le post d’aujourd’hui, nous regardons de plus près la protection par la propriété intellectuelle dans l’industrie textile en Chine, qui offre toujours des opportunités commerciales prometteuses aux sociétés européennes. Le post donne des conseils aux producteurs de textile, de fils et tissus, ainsi qu’aux fabricants de machines. Vous trouverez des informations sur les marques, les brevets, le droit d’auteur et la protection des secrets d’affaires.

propriété intellectuelle dans l’industrie textile en Chine

L’industrie textile chinoise est à la fois une opportunité et une menace pour les sociétés européennes. C’est un marché majeur pour les fournisseurs de technologies de production et une base d’approvisionnement clé pour les textiles et les produits finis. Cependant, les technologies et les marques étrangères qui ne sont pas protégées de manière adéquate sont  souvent victimes de contrefaçon par les concurrents chinois. Cet article aborde les questions de propriété intellectuelle dans les sous-secteurs de l’industrie textile, incluant les machines textiles, les fils et les tissus de spécialité, les tissus finis et les vêtements et accessoires de marque.

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La stratégie PI de la poussette YOYO en Chine, une stratégie à copier

Stratégie PI Poussette Yoyo Chine

https://www.babyzen.com/fr/

Nous invitons nos lecteurs à lire le témoignage très intéressant publié par l’Institut français de la propriété industrielle (INPI) sur la stratégie PI de la marque de poussette bien connue des jeunes parents BabyZen, encore plus connue comme la « poussette YOYO ».

Il s’agit d’une vraie success story à la française. Créée en 2009, cette PME française est florissante et a écoulé plus de 150 000 poussettes en 2016, le tout dans 60 pays. Environ 80% des ventes de la société sont en effet réalisées à l’international.

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Conseils aux brevetés étrangers en Chine

Ce que l’on peut retenir de la conférence « Défense des droits de PI en Chine, quoi de neuf ? »

Conférence Quoi de neuf sur la PI en ChineComme nous vous l’avions indiqué le 4 octobre, une conférence co-organisée par l’ASPI et le Blog ChinePI a eu lieu le 28 septembre dernier pour échanger sur les évolutions récentes de la PI en Chine, avec des anciens juges et des avocats chinois ainsi que des experts français.

Difficile de résumer tout ce qui a été discuté pendant toutes les interventions sur la demi-journée. Nous vous proposons donc un échantillon de ce qui a été partagé au cours de la table ronde regroupant chacun des intervenants de la conférence, lors de leur réponse aux deux questions suivantes :

  • « Au cours de vos expériences de juges ou avocats, quels sont les principaux défauts des brevetés étrangers que vous avez constatés dans le suivi de leurs dossiers en Chine ? », et
  • « Pourriez-vous résumer le principal conseil que vous donneriez aux sociétés françaises qui veulent protéger leurs innovations en Chine ? »

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