Contrefaçon de brevet en Chine : du nouveau

l’interprétation des revendications
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… vers davantage de coordination dans l’interprétation des revendications par les tribunaux

La Cour Suprême de Chine a précisé récemment que la même interprétation des revendications doit être appliquée dans la procédure d’invalidation d’une part, et dans la procédure de contrefaçon d’autre part. Cette gestion plus coordonnée des procédures d’invalidation et de contrefaçon permettra de réduire les disparités d’interprétation et apportera donc davantage d’homogénéité dans les décisions.

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Évolution dans la protection des secrets d’affaires en Chine

Note sur la révision de 2019 de la loi chinoise sur le droit de la concurrence déloyale

secret d’affaires
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La loi chinoise sur le droit de la concurrence déloyale a récemment fait l’objet d’une révision. Cette révision, adoptée en 2019, s’est inscrite dans le contexte de la négociation sino-américaine en matière d’affaires économiques et commerciales. Son objectif unique était de renforcer la protection des secrets d’affaires par une série de mesures telles que l’élargissement du champ de protection du secret d’affaires, le renversement de la charge de la preuve et l’augmentation du montant de dommages-intérêts applicables en cas de violation.

La Chine a adopté la loi spéciale sur le droit de la concurrence déloyale en 1993 en suivant le modèle allemand. Dès lors, la contrefaçon des secrets de fabrique a été qualifiée d’acte de concurrence déloyale. La révision de la loi en 2017 que nous avions commentée à l’époque (https://chinepi.com/modifications-de-loi-concurrence-deloyale-chine/) n’a pas touché au régime de protection des secrets d’affaires car, à l’époque, ce changement a été considéré prématuré. Deux ans plus tard, la loi a donc été révisée spécialement dans le but de renforcer la protection des secrets d’affaires (ou « secrets de fabrique » pour reprendre le terme français).[1] La pression américaine et les besoins internes du pays sont les deux motifs de cette réforme. Elle porte sur de multiples aspects du régime de protection des secrets : la définition du secret de fabrique, l’identité des contrefacteurs, les actes de contrefaçon, les responsabilités de contrefaçon et la charge de la preuve. Nous allons les aborder tour à tour.

Définition du secret d’affaires

Le secret d’affaires a été défini, par la loi de 1993 révisée en 2017, comme une information technologique (équivalente au savoir-faire) ou une information de gestion commerciale qui n’est pas connue du public, a une valeur commerciale et est protégée par des mesures de confidentialité. La révision de 2019 a élargi le champ de la définition du secret en remplaçant les termes information technologique ou information de gestion commerciale par information commerciale comprenant information technologique ou information de gestion commerciale. Relevons qu’étant donné le caractère abstrait des termes « information technologique » et « information de gestion commerciale », permettant une interprétation extensible, cette modification n’a pas d’importance sur le fond.

Identité des contrefacteurs

La loi chinoise sur la concurrence déloyale utilise le terme d’opérateurs d’affaires pour désigner les entités qui commettent des actes de contrefaçon. Ainsi, certains experts étaient d’avis que cette loi ne s’appliquait qu’aux entreprises et non aux individus, ce qui laissait penser que les individus contrefacteurs de secret d’affaires ne pouvaient pas être condamnés sur le plan du droit de la concurrence déloyale. Mais, en pratique, malgré ce courant de pensée, les tribunaux chinois appliquaient la loi à tous les contrefacteurs de secret d’affaires.[2] Afin de clarifier la situation, la loi de révision a ajouté une disposition à l’article 9 alinéa 2 selon laquelle la loi s’applique aux individus, personnes morales ou institutions autres qu’opérateurs d’affaires.

Moyens de contrefaçon de secret d’affaires

En plus des moyens de contrefaçon énumérés par la loi de 1993 (à savoir vol, corruption, fraude et menace), le législateur chinois a ajouté deux nouveaux actes illégaux. Tout d’abord, le cas de l’intrusion électronique (ou « hacking ») a été inclus à l’article 9. Il convient de noter que cet ajout a davantage une valeur déclarative qu’un effet juridique car l’intrusion électronique correspond généralement à un acte de vol, déjà prévu dans la loi. Cette modification devrait cependant plaire aux Etats-Unis qui ont insisté sur cette mention lors de la négociation de l’accord sino-américain sur l’économie et le commerce signé le 15 janvier 2020.

Le législateur a également ajouté une disposition prévoyant que l’acte consistant à inciter, tenter ou assister un tiers à contrefaire un secret d’affaires était également considéré comme une violation de secret d’affaires. En fait, l’article 9 de la loi sur la responsabilité délictuelle de 2009 prévoit déjà un régime commun de responsabilité solidaire en cas d’incitation, de tentation ou d’assistance aux délits commis par un tiers. Par conséquent, cette modification n’était pas nécessaire mais elle a elle aussi été intégrée à la demande des Etats-Unis.

Enfin, notons qu’un autre type d’acte illégal a été précisé, il s’agit de la contrefaçon réalisée par violation d’un accord de confidentialité ou d’une demande au respect du secret d’affaires par le titulaire des droits. En effet, le législateur a remplacé la violation d’un accord de confidentialité, terme utilisée dans la loi de 1993, par la violation d’une obligation de confidentialité. Cette évolution dans la rédaction de la loi résulte du fait que l’obligation de confidentialité peut dériver soit d’un accord entre les parties soit d’une règle de droit.[3]

Responsabilité de contrefaçon du secret d’affaires

La loi chinoise prévoit deux types de responsabilité pour les contrefacteurs de secret d’affaires : la responsabilité civile et la responsabilité administrative.

Si la contrefaçon est retenue dans le cadre d’une action en responsabilité civile, les dommages-intérêts sont déterminés soit par rapport au montant de la perte subie par le titulaire des droits soit à celui du bénéfice réalisé par le contrefacteur en raison de la contrefaçon. En cas de contrefaçon de mauvaise foi, le montant des dommages-intérêts peut aller jusqu’à cinq fois le montant de la perte subie ou du bénéfice illégal (contre trois fois à l’époque de la révision de 2017). Si aucun de ces deux montants ne permet de calculer les dommages-intérêts, le juge peut les prononcer en tenant compte des circonstances de l’affaire (notamment le coût de la R&D, l’avantage concurrentiel dont bénéficiait la victime, etc.) dans la limite du montant plafond prévu par la loi. Ce plafond était égal à un million de CNY (environ 130 326 euros) à l’époque de la loi de 1993, trois millions de CNY (environ 390 978 euros) suite à la révision de 2017 et il a été augmenté à cinq millions de CNY (environ 651 630 euros) lors de la révision de 2019. Cette modification s’aligne sur la tendance actuelle d’augmentation générale des dommages-intérêts en matière de droit de la propriété intellectuelle.[4] Ce niveau de dommages-intérêts pour sanctionner la contrefaçon du secret d’affaires est donc désormais beaucoup plus élevé et punitif que ceux prévus respectivement par les droits américain et européen.

Les autorités administratives chinoises sont également compétentes pour déterminer la contrefaçon de secret d’affaires et prendre des mesures à l’encontre du contrefacteur. En particulier, les autorités administratives peuvent émettre des injonctions demandant l’arrêt de la contrefaçon et ordonner une amende de 500 000 CNY en général et jusqu’à 3 millions de CNY en cas de circonstances aggravantes. La loi de 2019 a augmenté le montant des amendes qui s’élèvent désormais à un million de CNY en général et trois millions de CNY en cas de circonstances aggravantes. Cependant, il faut savoir que, dans la pratique, les autorités administratives traitent peu d’affaires de contrefaçon de secret d’affaires en raison de leur manque d’expertise dans la détermination de la contrefaçon qui concerne en effet un sujet très technique.

Renversement de la charge de la preuve

Selon les statistiques publiées par la Cour Supérieure de Pékin, le taux de succès des actions en contrefaçon de secret en Chine n’était que de 9,27% dans la période 2013- 2017.[5] La raison principale des échecs réside dans la difficulté à obtenir des preuves de contrefaçon, et notamment des preuves sur l’information utilisée par le défendeur, sur le vol du secret et sur la qualification même de secret d’affaires. Conscient des difficultés rencontrées par les victimes de contrefaçon, le législateur chinois a révolutionné les dispositions en matière de charge de la preuve lors de la révision en 2019.

Tout d’abord, l’article 32, alinéa 1, a modifié la règle relative à la charge de la preuve concernant l’existence du secret de fabrique. Avant cette révision de la loi, le plaignant devait prouver que l’information dont il était détenteur satisfaisait aux trois conditions de qualification du secret de fabrique, à savoir l’absence de connaissance par le public concerné, les mesures de protection de la confidentialité et la valeur commerciale. Cependant, il n’est pas évident de prouver un fait négatif, ici l’ignorance de l’information par le milieu industriel concerné. Pour ce faire, on s’adresse souvent à des experts techniques et juridiques (comme l’est l’auteur de cet article) qui peuvent établir un rapport permettant d’établir la qualification du secret de fabrique. En vertu du nouvel article 32 alinéa 1, il suffit dorénavant pour le plaignant de fournir, dans une mesure raisonnable, des éléments de preuve prima facie sur les mesures qu’il a prises pour la protection des informations concernées et sur l’existence de la contrefaçon. La qualification du secret d’affaires sera ainsi présumée et le défendeur aura la charge de prouver qu’au contraire les informations ne constituent pas un secret de fabrique. Cette réforme rend la procédure très favorable au plaignant et pourrait créer un déséquilibre entre les deux parties. Nous prévoyons dès maintenant que la Cour Suprême va adopter une interprétation de cette règle afin de lui permettre d’ajuster son application dans la pratique. Par exemple, il est probable que le plaignant doive tout au moins préciser les informations pour lesquelles il réclame la protection afin que le défendeur puisse contester la qualification par des preuves contraires.

Ensuite, le législateur a aussi soulagé le plaignant en ce qui concerne la charge de la preuve sur l’existence de la contrefaçon. L’article 32 aliéna 2 a renversé la charge de la preuve : si les deux conditions suivantes sont remplies, il appartient désormais au défendeur de prouver qu’il n’y a pas de contrefaçon. Premièrement, le plaignant doit fournir dans une mesure raisonnable des preuves prima facie sur l’existence de la contrefaçon du secret d’affaires. Deuxièmement, il doit fournir des preuves sur, au choix :

1) les canaux ou occasions d’accès au secret de fabrique par le défendeur et la similarité essentielle entre les informations utilisées par le défendeur et le secret de fabrique, ou

2) la divulgation ou l’utilisation du secret d’affaires par le défendeur ou le risque d’un tel acte, ou

3) d’autres circonstances de contrefaçon du secret d’affaires.

La première option concerne, en fait, la consolidation d’une pratique établie par les tribunaux chinois, qui appliquaient déjà les critères d’accès aux informations et de similarité essentielle. Autrement dit, une fois que le plaignant peut prouver la possibilité d’accès au secret de fabrique par le défendeur ainsi que la similarité essentielle entre les informations utilisées par le défendeur et le secret de fabrique, la charge de la preuve change de camp et il appartient alors au défendeur de prouver qu’il détient légalement ces informations. A défaut, la qualification de contrefaçon est prononcée.[6] Les deuxième et troisième options correspondent en réalité à une répétition de la première condition sans aucune précision. Ce défaut résulte d’une reprise mécanique d’une règle dans l’accord sino-américain sur l’économie et le commerce (article 1.5 alinéa 2). On peut constater que l’application de cette règle de renversement de la charge de la preuve sur l’existence de la contrefaçon est soumise à des conditions de preuve prima facie sur l’existence de la contrefaçon. Il reste à voir dans quelle mesure les tribunaux chinois contrôleront ces conditions. D’ici là, gardons-nous d’être trop optimistes en tirant des conclusions hâtives sur l’application de ce nouveau texte de loi.

Conclusion

La révision de la loi sur le droit de la concurrence déloyale en 2019 avait pour objectif unique de renforcer la protection des secrets de fabrique. Parmi les modifications de la loi, le renversement de la charge de la preuve sur l’existence du secret de fabrique demeure la plus importante. L’augmentation des montants de dommages-intérêts aidera également à mieux réparer le préjudice subi par les victimes de contrefaçon. On peut donc espérer une amélioration de l’efficacité dans la lutte contre la contrefaçon des secrets de fabrique.

Relevons cependant qu’il sera toujours difficile de gagner un procès en matière de secret d’affaires, et ce non seulement en Chine mais partout dans le monde. La mise en place de mesures de prévention est donc essentielle. Les mesures de confidentialité, qui peuvent être techniques ou juridiques, doivent être prises à l’égard des employés, des partenaires et du public afin d’éviter la fuite des informations stratégiques de l’entreprise. Par ailleurs, ces mesures de confidentialité peuvent aussi servir de preuves importantes pour permettre de renverser la charge de la preuve, comme nous avons pu le voir dans cet article.

 

[1] Loi du 23 avril 2019 portant révision d’une série de lois, parmi lesquelles la loi sur le droit de la concurrence déloyale.

[2] Voir par exemple, affaire Cour supérieure de Pékin, 2016 Min Zhong No. 127. Selon une statistique, 83% des affaires de contrefaçon de secret de fabrique concernent les employés entre 2013 et 2017. Rapport de la Cour supérieure de Pékin en 2018.

[3] Par exemple, l’article 43 de la loi sur les contrats et l’article 131 de la loi sur l’assurance prévoient l’obligation de confidentialité entre les co-contractants.

[4] Shujie Feng & Xiao Ma, To Increase damages of Intellectual Property Infringement in China: A Double-Edged Sword for the Market, Journal of World Trade, February 2019, Vol. 53, No. 1, 39-58.

[5] Rapport de la Cour supérieure de Pékin en 2018.

[6] Voir par exemple, Cour de Haidian ,2014 Min Chu 9764.

Industrie OEM, la Cour suprême change de cap

OEM
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Les produits fabriqués en Chine et destinés uniquement à l’exportation peuvent être qualifiés de produits de contrefaçon

Notre article de blog Non, l’usage d’une marque sur des produits à exporter n’est pas une contrefaçon en Chine !, publié l’année dernière, présentait en détail les arrêts de la Cour suprême chinoise dans les affaires PRETUL et Dongfeng. Il concluait, à partir de ces deux affaires caractéristiques, que le recours d’un demandeur concernant la contrefaçon de marque dans un cadre OEM serait probablement rejeté par la Cour. Cependant, un arrêt récent prononcé en septembre 2019 dans une action en contrefaçon de marque en relation avec la marque HONDA infirme la conclusion précédente, et énonce au contraire que les produits OEM peuvent être considérés comme des produits de contrefaçon de marque. Désormais, nous devons garder à l’esprit que de telles actions en contrefaçon relatives à l’usage d’une marque sur des produits OEM seront jugées au cas par cas, en tenant compte de tous les faits et éléments spécifiques de chaque espèce.

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La protection des droits de marques par les douanes en Chine

Mise à jour : L’administration générale des douanes chinoises (GACC) a récemment publié des statistiques relatives à l’enregistrement des droits de propriété intellectuelle auprès de ses services et aux mesures de protection douanière.

Ainsi, plus de 50 000 enregistrements de droits de PI ont été effectués jusqu’en septembre 2019. Par ailleurs, la GACC indique avoir pris environ 49 700 mesures de protection en 2018, entraînant la saisie de plus de 47 200 expéditions de marchandises suspectées de violation de droits de PI. Parmi ces saisies, 97% étaient fondées sur des actions dites « ex-officio » des douanes, qui ne sont ouvertes que pour les droits enregistrés.

Ces chiffres nous montrent à nouveau à quel point la protection douanière doit être prise en compte lors de la mise en place d’une stratégie de protection des droits de PI en Chine. L’enregistrement de vos droits auprès du GACC, qui est gratuit depuis 2015, est une formalité nécessaire si vous souhaitez empêcher l’exportation de marchandises de contrefaçon depuis la Chine.

A cette occasion, nous vous proposons de redécouvrir notre article concernant la protection des droits de marques par les douanes en Chine.

Douanes
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Les Minions protègent leurs droits d’auteur contre les contrefacteurs

Un exemple de l’application des nouvelles dispositions relatives aux demandes d’injonction entrée en vigueur début 2019

Comme nous l’indiquions déjà dans un précédent article, l’octroi d’injonctions préliminaires reste assez rare en Chine. De nouvelles dispositions relatives à l’application de la loi de procédure civile aux demandes d’injonction dans les litiges de propriété intellectuelle publiées par la Cour Suprême sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019 et ont apporté un certain nombre de clarifications sur les règles applicables aux injonctions préliminaires.

Récemment, le tribunal intermédiaire de Suzhou a rendu une décision intéressante qui applique ces nouvelles dispositions. Cette affaire concerne les demandes d’injonction déposées par la société Universal Pictures (Shanghai) à l’encontre de plusieurs défendeurs poursuivis pour violation des droits d’auteur relatifs à l’image des personnages du dessin animé « Les Minions ». Nous vous proposons d’étudier cette affaire pour analyser comment le tribunal a appliqué ces nouvelles dispositions pour prononcer une injonction préliminaire à l’encontre des défendeurs.

Un des Minions Produits suspectés de contrefaçon
injonction Les Minions injonction Les Minions

Notons que c’est ce même tribunal de Suzhou qui a émis une injonction dans une autre affaire concernant la célèbre marque New Balance. Si une entreprise découvre que ses droits de propriété intellectuelle sont violés par une tierce partie sur le marché chinois et décide de former un recours pour protéger ses droits, le dépôt d’une demande d’injonction peut être envisagé au cours de la procédure afin que son préjudice puisse être contrôlé.

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Protection de la PI sur les plateformes chinoises de e-commerce

Alibaba
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Comment tirer profit de la plateforme de lutte contre la contrefaçon mise en place par le groupe Alibaba ?

Il est encore malheureusement courant pour les titulaires de droits étrangers de s’apercevoir que des produits contrefaisants leurs droits de propriété intellectuelle sont en vente sur les plateformes chinoises de e-commerce. Comment réagir dans cette situation ?

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Le marquage de brevet sur les produits

marquage de brevet sur les produits
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Élément constitutif de la propriété intellectuelle d’une entreprise, le brevet constitue un droit exclusif qui peut être utilisé pour promouvoir un produit. Non seulement le marquage du brevet sur le produit breveté peut séduire les clients, mais il donne aussi un avertissement aux concurrents qu’une conséquence judiciaire est possible si quelqu’un contrefait ce produit.

Ici, nous vous donnons quelques conseils sur les manières d’indiquer votre brevet sur votre produit breveté.

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La Chine s’attaque aux dépôts de mauvaise foi

Une analyse des récents efforts des autorités chinoises pour lutter contre les dépôts de marques de mauvaise foi

squatting de marque
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Les squatteurs de marques font obstacle à l’enregistrement et à l’utilisation équitable des marques par leurs propriétaires légitimes. Les autorités chinoises ont entrepris des efforts constants pour mettre fin à cette situation ces dernières années. La version récemment révisée de la Loi chinoise relative aux marques, ainsi qu’une décision intéressante de la Cour suprême chinoise rendue en fin d’année dernière, semblent être des signes positifs d’amélioration de la protection juridique contre les dépôts de marques de mauvaise foi sur le marché chinois. Cependant, étant donné que le droit chinois des marques applique le principe du premier déposant, faisant bénéficier de la protection la première personne à enregistrer la marque, indépendamment du fait qu’elle l’ait utilisée ou prévoie de l’utiliser, les dépôts de marques de mauvaise foi sont et demeureront en Chine un défi pour les années à venir. Nous vous proposons d’analyser ces évolutions récentes de la loi et de la jurisprudence chinoises et expliquer pourquoi les dépôts de mauvaise foi constituent une situation particulièrement difficile à gérer pour les autorités chinoises.

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Propriété intellectuelle en Chine : guide à l’usage de l’industrie du meuble (2/2)

Nous vous proposons cette semaine la deuxième partie du guide à l’usage des acteurs de l’industrie du meuble en Chine. Cet article que nous traduisons en français a été initialement rédigé en anglais par le China IPR SME Helpdesk. La première partie, qui était consacrée à la protection des droits, est accessible ici.

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Propriété intellectuelle en Chine : guide à l’usage de l’industrie du meuble (1/2)

Nous vous proposons cette semaine la première partie d’un guide à l’usage des acteurs de l’industrie du meuble en Chine. Cet article que nous traduisons en français a été initialement rédigé en anglais par le China IPR SME Helpdesk.

 

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1. Introduction

1.1 La Chine : une « usine mondiale du meuble » devenue un « marché mondial du meuble »

Ces dernières années, la Chine, qui était une « usine mondiale du meuble » est devenue un « marché mondial du meuble ».

Cette transformation peut être facilement expliquée par la croissance rapide du pouvoir d’achat de la classe moyenne chinoise en train d’émerger et par l’amélioration des conditions de vie des citoyens chinois.

Le Bureau national des statistiques de Chine a récemment publié des chiffres qui indiquent que le taux d’urbanisation en Chine a atteint 56,1 % en 2015, ce qui représente une augmentation moyenne d’environ 1 % par an.

La population urbaine ainsi que les migrants ruraux qui se sont installés dans les zones urbaines sont devenus de grands consommateurs de produits d’ameublement. De plus, les estimations indiquent que 37,6 millions de ménages entreprendront des rénovations d’ici 2020, conduisant à une demande toujours plus grande de meubles. Ce mouvement résulte des projets d’urbanisation menés par le gouvernement dans les bidonvilles, ainsi que des projets de reconstruction mis en œuvre dans tout le pays.

1.2 Un besoin croissant de protection des droits de propriété intellectuelle dans le secteur de l’ameublement

En Chine, le problème le plus important du secteur de l’ameublement est le risque de copie, par imitation du design et/ou contrefaçon de marque.

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