Brevets essentiels : les Chinois s’affrontent en Europe

Les entreprises chinoises sont de plus en plus actives sur le terrain des brevets en Europe. Nous savions déjà qu’elles figurent depuis quelque temps parmi les principaux déposants de brevets auprès de l’OEB (+18,2% en 2014). Nouveauté : elles s’affrontent désormais devant les juridictions en Europe.

Huawei, entreprise chinoise spécialisée en technologies de l’information et de la communication (TIC), est de plus en plus connue en Europe entre autres pour ses smartphones, et est devenue le 1er déposant mondial de demandes PCT en 2014. Elle a récemment agi en justice en Allemagne contre ZTE, une autre société chinoise dont les smartphones sont également reconnus, et qui est quant-à-elle le 3ème déposant mondial de demandes PCT.

Cette affaire a fait parler d’elle puisque le renvoi de la justice allemande à la Cour de justice de l’Union européenne a permis à cette dernière de se prononcer sur l’abus de position dans la gestion des brevets essentiels (rappelons que la Chine avait été amenée à se prononcer sur la question également).

Voici un article présentant tout d’abord la question complète à laquelle la Cour a répondu, avant de donner quelques définitions en vue de comprendre le litige qui est à l’origine de cette question et en quoi consistent les réponses apportées par la Cour.

Les brevets essentiels, l’ETSI et les licences FRAND

Un titulaire d’un brevet essentiel à une norme abuse-t-il de sa position dominante lorsqu’il introduit une action en contrefaçon ?

C’est à cette question qu’a répondu la 5ème chambre de la Cour de Justice de l’Union européenne le 16 juillet 2015. Plus précisément, la question complète à laquelle a répondu la Cour est la suivante :

« Un titulaire d’un brevet essentiel à une norme établie par un organisme de normalisation, qui s’est engagé à octroyer aux tiers une licence à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, abuse-t-il de sa position dominante s’il introduit une action en contrefaçon ? »

Tout d’abord, qu’est-ce qu’un brevet essentiel à une norme ? Comme la Cour le rappelle, on dit qu’un brevet est « essentiel à une norme » lorsque l’exploitation du brevet est indispensable à tout concurrent envisageant de fabriquer des produits conformes à la norme à laquelle il est lié. En d’autres termes, il est impossible de fabriquer un produit conforme à la norme sans entrer dans la portée du brevet dit « essentiel » à cette norme (à ce propos, voir également notre article sur les brevets de smartphones).

L’organisme de normalisation est dans le cas présent l’ETSI. Qu’est-ce que l’ETSI ? Cet acronyme désigne « l’European Telecommunication Standards Institute ». Il sert à créer des normes et à veiller à ce que l’argent investi dans la préparation et l’adoption de ces normes ne soit pas perdu par la non disponibilité de leur propriété industrielle. A cet effet, il cherche à trouver un équilibre entre la normalisation des technologies, aux fins de l’usage public, et le respect des droits des titulaires de titres de propriété intellectuelle.

Lorsqu’un brevet lui est notifié, a priori par son titulaire, l’ETSI permet à ce brevet d’acquérir ce caractère d’ « essentiel à une norme ». A partir de ce moment, personne ne peut donc commercialiser de produit conforme à ladite norme sans être potentiellement contrefacteur de ce brevet. En échange de l’obtention du caractère « essentiel à la norme », le titulaire du brevet s’engage à octroyer des licences d’exploitation de ce brevet à des conditions dites « FRAND » (« fair, reasonable, and non-discriminatory » pour « équitable, raisonnable et non discriminatoire »).

Si le titulaire du brevet refuse d’accorder des licences à des conditions « FRAND », les travaux d’adoption de la norme sont arrêtés par l’ETSI. Il s’agit donc d’un accord donnant-donnant.

Il est important de noter que l’ETSI ne contrôle ni la validité du brevet ni son caractère « essentiel à la norme ».

Le litige Huawei vs ZTE

Voici un bref historique du litige à l’origine de la question posée à la Cour.

  • Huawei est titulaire d’un brevet européen ayant pour titre « Procédé et appareil d’établissement d’un signal de synchronisation dans un système de communication » et étant enregistré sous les références EP 2 090 050 B 1.
  • Ce brevet est notifié le 4 mars 2009 à l’ETSI en tant que « brevet essentiel à une norme », en l’espèce la norme dénommée « long term evolution ».
  • En contrepartie de l’obtention de ce qualificatif « d’essentiel à la norme », Huawei s’engage auprès de l’ETSI à octroyer des licences à des tiers à des conditions « FRAND ».
  • L’entreprise ZTE commercialise un produit que Huawei juge conforme à ce brevet et donc comme engendrant une situation de contrefaçon.
  • Entre novembre 2010 et mars 2011, Huawei et ZTE entament donc des négociations en vue de signer un contrat de licence d’exploitation du brevet concerné, mais ils ne parviennent pas à un accord.
  • ZTE continue alors à commercialiser son produit.
  • En avril 2011, Huawei introduit une action en contrefaçon contre ZTE, afin notamment de faire cesser la commercialisation de son produit.

La juridiction de renvoi allemande affirme que la position dominante de Huawei n’est pas contestée. Elle se demande en revanche si le fait d’introduire une action en contrefaçon ne constitue pas un abus de cette position dominante. Elle énonce divers critères qui pourraient être pris en compte pour répondre à cette question. Par exemple, est-ce que ZTE a répondu avec diligence à l’offre de Huawei ? Est-ce que ZTE a au contraire décliné l’offre sans envoyer de contre-offre ?

Elle renvoie alors à la Cour de justice de l’Union européenne une série de questions, qu’on peut résumer en une seule :

Dans quelles conditions peut-on considérer que le détenteur d’un brevet essentiel à une norme abuse de sa position dominante lorsqu’il introduit une action en contrefaçon ?

Les réponses de la Cour

La Cour de justice de l’Union européenne rappelle, dans le cheminement qui la mène à sa décision, que le droit d’introduire une action en contrefaçon, alors même qu’il serait le fait d’une entreprise en position dominante, ne saurait constituer en lui-même un abus de celle-ci.

Mais elle indique qu’il s’agit ici d’un cas présentant des particularités : L’acteur ayant introduit l’action est titulaire d’un brevet essentiel à une norme, et il s’est donc engagé à octroyer des licences aux tiers à des conditions dites « FRAND ».

La Cour affirme : « Dans ces circonstances et eu égard au fait qu’un engagement de délivrer des conditions FRAND crée des attentes légitimes auprès des tiers que le titulaire du [brevet essentiel à une norme] leur octroie effectivement des licences à de telles conditions, un refus du titulaire du [brevet essentiel à une norme] d’octroyer une licence à ces mêmes conditions peut constituer, en principe, un abus […]. Ce caractère abusif, peut, en principe, être opposé à des actions en contrefaçon. »

La Cour débat ensuite des critères permettant de répondre à la question. Elle reprend notamment ceux déjà énoncés par la juridiction allemande, qui traitent globalement de la bonne foi des acteurs ayant négocié la licence.

Et elle parvient à une conclusion.

Ainsi, « un titulaire d’un brevet essentiel à une norme établie par un organisme de normalisation, qui s’est engagé à octroyer aux tiers une licence à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, n’abuse pas de sa position dominante s’il introduit une action en contrefaçon », dès lors que :

  1. a) Du côté du titulaire :
  • En amont de l’introduction de l’action en contrefaçon, il a averti le contrefacteur allégué en désignant le brevet essentiel à la norme et la façon dont il est contrefait.
  • Il lui a transmis une offre à des conditions « FRAND »
  1. b) Du côté du contrefacteur :
  • Le contrefacteur n’a pas donné suite avec diligence à l’offre du titulaire. Par exemple, il n’a pas formulé de contre-offre concrète par écrit rapidement avec des conditions « FRAND »
  • Il n’a pas mis en place toute sûreté appropriée en vue de dédommager ou rémunérer éventuellement le titulaire par la suite, par exemple en tenant une comptabilité spécifique de la commercialisation des produits potentiellement contrefacteurs du brevet.

En outre, La Cour rappelle que le contrefacteur peut contester la validité brevet ou le caractère essentiel à la norme.

Dans le cas présent, ZTE n’ayant pas donné suite avec diligence à l’offre de Huawei, l’abus de position dominante n’a pas été reconnu.

Huawei a donc gagné le face à face contre ZTE, pour cette fois du moins.

Article rédigé par Etienne GABELLA, du cabinet LLRllr_new