Brevetabilité en Chine, assouplissements imminents !

Du logiciel aux méthodes commerciales en passant par la chimie,

les Directives changent…

Voici du nouveau qui pourrait faire jaser dans les chaumières de la propriété intellectuelle chinoise : l’Office chinois des brevets (SIPO) a décidé d’assouplir certaines règles de brevetabilité, notamment pour breveter des programmes d’ordinateur, de quoi faire plaisir aux acteurs des TIC (technologies de l’information et de la communication). Et il ne s’arrête pas aux logiciels et s’apprête à donner du mou par la même occasion aux inventions liées aux méthodes commerciales. D’autres assouplissements sont prévus, notamment la possibilité de fournir des données expérimentales en chimie après le dépôt de la demande de brevet, etc. Nous présentons ici ces changements.

brevetabilité des programmes d'ordinateurCe 1er avril, de nouvelles Directives d’examen de l’Office chinois des brevets (SIPO) vont entrer en vigueur. Depuis la fin 2015, le SIPO avait lancé en interne le projet de modification des Directives d’examen afin de coller plus à l’évolution de la protection de la PI dans différents domaines. Des recherches, des discussions internes et publiques ont suivi, et se sont conclues par l’annonce par le SIPO début mars que les modifications entreront en vigueur très prochainement.

Ces nouvelles Directives présentent des modifications sur divers aspects de la brevetabilité, elles concernent les six sujets suivants :

1) Méthodes commerciales

2) Programmes d’ordinateur

3) Inventions dans le domaine de la chimie

4) Accès au dossier de procédure

5) Limitation des revendications lors d’une procédure d’invalidation

6) Délai de suspension de procédure

1) Brevetabilité des méthodes commerciales

Une première modification significative est que les revendications portant sur les méthodes commerciales ne sont plus systématiquement exclues des objets brevetables… à condition toutefois que la méthode commerciale inclue une caractéristique technique. Plus précisément, il est indiqué : « Une revendication relative aux méthodes commerciales comprenant à la fois des règles et méthodes commerciales et des caractéristiques techniques n’est pas exclue de la possibilité de brevetabilité selon l’Article 25 de la loi de brevet » (II.I – 4.2).

Selon les explications du SIPO, avec le développement de la technologie d’Internet, de nouvelles méthodes commerciales apparaissent dans divers domaines. Elles ont des effets sur le marché et améliorent l’expérience de l’utilisateur, et permettent ainsi d’élever l’efficacité de la distribution des ressources et de diminuer les coûts sociaux. Il est donc considéré comme opportun d’encourager et de protéger les solutions techniques existantes dans ces innovations de méthodes commerciales.

Relevons toutefois que, bien qu’en apparence l’office chinois ouvre la porte à la brevetabilité des méthodes commerciales, il restreint néanmoins ces méthodes à des cas dans lesquels des caractéristiques techniques sont mises en œuvre.

2) Brevetabilité des programmes d’ordinateurs

Jusqu’à présent, un programme d’ordinateur n’était pas brevetable dans la loi chinoise dans le sens où ce n’était pas acceptable en tant qu’objet d’une revendication. La seule voie qui était acceptée pour viser une protection de cette technologie était de rédiger des revendications sous forme de procédé, ou encore sous forme de moyens + fonction. Une conséquence de cela était que l’on protégeait les étapes permises par le logiciel, souvent mises en œuvre par un utilisateur, mais pas le logiciel en tant que tel, dont la réalisation ou la mise en vente était effectuée par des sociétés mettant ces logiciels à disposition des utilisateurs. La lutte contre la contrefaçon devenait difficile puisqu’une action contre ces sociétés était rarement possible.

Dans les nouvelles Directives d’examen, le procédé n’est plus le passage obligé et il est désormais autorisé de rédiger des revendications de support pour programme d’ordinateur. En effet, les nouvelles Directives d’examen distinguent de façon plus claire la notion de « programme d’ordinateur per se », qui n’est pas brevetable selon l’Article 25 de la loi de brevet, et une invention relative au programme d’ordinateur. Ainsi, les Directives permettent désormais de rédiger une revendication de la forme « média + processus d’un programme d’ordinateur » (II.IX – 2).

Par exemple, une revendication telle qu’un « support lisible par une machine », un « produit programme d’ordinateur », un « appareil comprenant un processeur configuré pour mettre en œuvre les instructions sur un support pour programme d’ordinateur afin de mettre en œuvre les étapes de… » serait désormais acceptable.

De plus, il est clarifié que dans une revendication de dispositif d’une invention relative au programme d’ordinateur, le programme pourrait faire partie des composants du dispositif, tout comme le matériel (hardware) (II.IX – 5.2).

3) Inventions dans le domaine de la chimie

Grâce aux nouvelles Directives, les données expérimentales concernant les inventions dans la chimie pourront être fournies après le dépôt de la demande de brevet, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent, à condition toutefois que l’effet technique prouvé par ces données puisse être obtenu par l’homme du métier à partir de la divulgation de la demande (II.X – 3.5).

Relevons néanmoins que, même avant ces modifications, les examinateurs pratiquaient cela, selon les règlements internes. Par cette modification, elle est mise en avant de façon plus explicite.

4) Accès au dossier de procédure

Selon les nouvelles Directives, davantage de documents de la procédure d’examen seront accessibles au public pour les demandes en cours d’examen. En effet, les lettres officielles émises lors de l’examen de fond, le rapport de recherche et la décision seront désormais accessibles pour le public, en plus des seules pièces d’examen préliminaire (correspondant à l’examen de forme ayant lieu avant la publication de la demande) qui étaient accessibles jusqu’à présent.

Retenons donc que pour les demandes non délivrées, le public aura globalement accès aux pièces de l’examen de fond, hormis les réponses déposées.

Pour les demandes déjà délivrées, les nouveaux types de documents accessibles comprennent le document de priorité, le rapport de recherche et les réponses complètes de la demanderesse, c’est-à-dire incluant la demande modifiée, alors que jusqu’à présent seuls les arguments de la demanderesse étaient visibles (pas les pièces modifiées) (V.IV – 5.2).

5) Limitation des revendications lors d’une procédure d’invalidation

Une autre évolution apportée dans les nouvelles Directives concerne les procédures d’invalidation, et plus précisément les modifications que l’on peut faire au cours de ces procédures d’invalidation. Alors que jusqu’à présent le titulaire pouvait uniquement supprimer ou combiner des revendications dans leur intégralité, il est désormais possible d’incorporer une ou plusieurs caractéristiques issues des autres revendications. Par ailleurs, il sera également possible de corriger des erreurs évidentes dans le jeu des revendications (IV.III – 4.6.2).

En pratique, relevons que le titulaire souhaite souvent limiter les revendications délivrées avec des caractéristiques se trouvant dans d’autres revendications ou même dans la description. Concernant le fait de puiser des caractéristiques dans la description, le SIPO considère que cette possibilité n’est pas juste pour le public, parce que la portée de protection est définie uniquement par les revendications.

Ainsi, les modifications des Directives ne laissent toujours pas la possibilité de puiser une caractéristique dans la description. La pratique du SIPO sur ce point se distingue clairement de la pratique de l’OEB (Office européen des brevets) ou de l’USPTO (Office américain des brevets) et nous invitons les déposants étrangers à être vigilants sur cet aspect.

Relevons par ailleurs que, suite aux modifications des Directives, la définition des « erreurs évidentes » pourrait être un nouveau champ de bataille, laissé à la discrétion du jury d’invalidation.

En outre, il semble que le droit de l’adversaire (demandeur d’invalidation) devienne un peu plus limité. Selon la Règle 67 d’implémentation actuelle, l’adversaire a le droit d’ajouter des motifs d’invalidation et de compléter les preuves dans un délai d’un mois après le dépôt de la requête d’invalidation, délai en dehors duquel le jury peut refuser un tel ajout. En outre, si le titulaire modifie les revendications par la suite, l’adversaire peut ajouter des motifs ou preuves dans un délai donné par le jury. Selon les nouvelles Directives, il est désormais précisé que les motifs ou preuves ajoutés après le dépôt de la requête d’invalidation doivent viser (uniquement) les modifications faites par le titulaire (IV. III – 4.2, 4.3.1). En d’autres termes, alors que l’on pouvait jusqu’à présent compléter les preuves (par exemple fournir des documents d’art antérieur vis-à-vis de la combinaison de revendications), il n’est plus possible de déposer de telles preuves complémentaires après le dépôt de la requête en invalidation, hormis si c’est en lien direct avec les modifications faites par le titulaire. Cette pratique se rapproche, selon nous, de la procédure d’opposition en Europe, au cours de laquelle il est très délicat de faire accepter de nouvelles preuves ou de nouveaux motifs après le délai de 9 mois.

6) Délai de suspension de procédure

Enfin, les Directives concernant la suspension de procédure sont mise en conformité avec le changement de la loi civile en termes de délai. Plus précisément, le SIPO respectera le délai de conservation de propriété donné par la Cour, au lieu d’avoir un délai maximum d’un an ou six mois selon les cas (V. VII – 7.4 ; 7.5).

***

En conclusion, les nouvelles Directives devraient satisfaire les brevetés, dont les droits semblent s’assouplir.

Concernant la brevetabilité des programmes d’ordinateur ou des méthodes commerciales, très regardée par la communauté internationale, nous pouvons nous demander si les assouplissements apportés par la loi chinoise pourraient constituer petit à petit un rapprochement vers certains critères appliqués par l’OEB (Office européen des brevets) : on évalue dans un premier temps si la revendication inclut un moyen technique (physique), dans ce cas on considère qu’il y a invention, puis l’on apprécie les critères de nouveauté et d’activité inventive, en ne prenant en compte que les moyens techniques à cet effet. Ainsi à l’OEB, il y a beaucoup moins de rejets liés au seul fait que l’on revendique un programme d’ordinateur ou une méthode commerciale en soi, mais le débat se déplace souvent vers des questions d’activité inventive, dans lesquelles seules les caractéristiques techniques sont prises en compte, menant souvent à une décision d’absence d’activité inventive. Néanmoins, nous ne savons pas à ce stade si c’est vers cette approche que s’oriente le SIPO.

Article rédigé par Jing ZHAO et Clémence VALLEE, du cabinet LLRllr_new