Affaire Uniqlo ou comment la Chine lutte contre les dépôts frauduleux

Uniqlo, trademark squatting & preuves d'usage

L’affaire Uniqlo nous donne un exemple du sort donné aux dépôts frauduleux de marques en Chine, notamment grâce aux changements de la loi des marques de 2013 : pas d’indemnités pour un titulaire de marque qui ne parviendrait pas à prouver un usage de la marque dans les trois dernières années.

Contrairement aux Etats-Unis où une déclaration d’intention d’usage doit être jointe à toute demande d’enregistrement de marque, il n’est pas nécessaire de prouver son intention d’utiliser une marque en Chine pour obtenir son enregistrement, tout comme il n’est demandé aucune preuve d’usage une fois la marque enregistrée pour la maintenir ou la renouveler, sauf s’il y a une action en déchéance.

Cette absence d’intention d’usage, facilitant de ce fait l’essor d’un grand nombre de marques enregistrées en Chine, pose toutefois un problème.

L’aspect positif est que rien n’empêchera ceux que l’on pourrait appeler les « vrais » titulaires d’enregistrer leurs marques pour d’autres classes de produits et services que celles qui représentent réellement leur activité. Cela leur permettra d’empêcher tout tiers d’utiliser des marques identiques ou similaires en obtenant une exclusivité sur leur signe. Nous pouvons citer l’exemple de Starbucks qui dépose ses marques pour les 45 classes de produits et services.

Mais le côté plus négatif est que cette souplesse permet également l’émergence de comportements mal intentionnés de ceux que l’on appelle les « trademark squatters ». Ceux-ci vont profiter des avantages du système « first-to-file » (= le droit revient au premier déposant) pour déposer des demandes d’enregistrement de marques, souvent enregistrées dans d’autres pays par leur réel titulaire mais pas en Chine, sans intention de les utiliser mais dans le but d’en tirer profit par la suite, grâce par exemple à leur revente.

Ces « trademark squatters » peuvent cependant être identifiés grâce à certains indices comme un nombre élevé de marques enregistrées pour un même titulaire, l’enregistrement de marques connues ou encore la vente publique de marques.

Illustration : L’affaire Uniqlo

Dernièrement, la Cour de Shanghai a eu à se prononcer sur un comportement de ce type.

En l’espèce, deux sociétés chinoises ont attaqué la société Uniqlo, célèbre enseigne de prêt-à-porter japonaise, en contrefaçon pour obtenir la cessation de l’utilisation de leur marque par Uniqlo et compensation du préjudice subi.

Les sociétés chinoises étaient effectivement titulaires d’une marque enregistrée visant les vêtements en classe 25, alors même qu’ils avaient pour activité principale l’organisation d’expositions.

La marque en question était similaire à celle qu’Uniqlo apposait sur certains de ses vêtements.

En première instance, la contrefaçon a été reconnue par les juges.

Cependant, la demande en compensation a été rejetée par les juges étant donné que la marque des plaignants était enregistrée sans intention d’usage mais dans le but de réaliser des profits grâce à sa vente, comme ses titulaires avaient l’habitude de faire puisqu’ils avaient enregistré pas moins de 2600 marques et réalisé de nombreux transferts sur celles-ci. Il n’y a donc eu aucun dommage reconnu par les juges à l’encontre de la marque des plaignants.

Les plaignants ont donc formé appel de cette décision.

Les juges de la seconde instance ont rejeté l’appel formé et maintenu le jugement rendu en première instance. Ils ont en effet retenu que le comportement d’Uniqlo était constitutif de contrefaçon à l’égard de la marque contestée.

En revanche, pour la demande en compensation, les juges ont retenu qu’aucun dommage n’avait été causé à l’encontre des plaignants, qui n’ont pas été en mesure de prouver l’usage de la marque avant les actes soi-disant contrefaisants de la part d’Uniqlo.

En fait, la Cour a appliqué une nouvelle règle introduite dans la loi chinoise des marques en 2013 selon laquelle la demande de dommages-intérêts doit être refusée si la marque du plaignant n’a pas été exploitée pendant les trois années précédant l’action en contrefaçon. C’est une mesure permettant de lutter contre les dépôts frauduleux en refusant d’octroyer des indemnités aux « trademark squatters » qui n’ont pas d’intention d’utiliser la marque mais de faire du chantage via une action en contrefaçon contre les victimes.

Conclusion sur les actions possibles en cas de dépôt frauduleux

Malgré cette mesure favorable aux victimes des dépôts frauduleux, la meilleure stratégie pour éviter de se retrouver dans ce cas est de se protéger le plus rapidement possible en Chine si vous prévoyiez d’étendre votre activité dans ce pays, afin d’éviter qu’un tiers ne dépose votre marque avant vous.

S’il est trop tard et que la marque a été déposée, les victimes de déposants de mauvaise foi disposent tout de même de moyens d’action afin de tenter de faire annuler ces marques.

Tout d’abord, il reste possible de demander l’annulation de la marque pour dépôt de mauvaise foi par un « trademark squatter », mais la charge de la preuve de la mauvaise foi du titulaire appartient (bien sûr) à l’attaquant.

Ensuite, trois ans après enregistrement de la marque, il est possible pour les tiers d’intenter une action en annulation pour non usage. Dans ce cas de figure, le titulaire de la marque sera contraint d’apporter des preuves de son usage sur ces 3 dernières années.

Les preuves apportées devront alors répondre à certaines exigences.
Seront acceptés les documents tels que les emballages, étiquettes, publicité, enseignes … prouvant l’usage de la marque en Chine pour les produits et services visés.

La question peut toutefois se révéler plus compliquée lorsqu’il s’agit de produits fabriqués pour l’exportation. L’Office chinois des marques (CTMO pour Chinese Trademark Office) accepte dans ce cas les factures, documents d’envoi, rapports d’inspection de qualité ou encore les déclarations douanières d’exportation.

Des photos peuvent également être jointes mais ne suffiraient pas à elles seules à prouver l’usage de la marque en Chine.

Article rédigé par Anne-Sophie Pillot du cabinet LLR Logo LLR