Nous vous proposons cette semaine un article sur les technologies propres et la PI en Chine. Cet article que nous traduisons en français a été initialement rédigé en anglais par le IPR Helpdesk.
Les technologies propres en Chine – les stratégies en matière de PI pour un marché en forte croissance
Le marché chinois de la production d’énergie éolienne et nucléaire est celui présentant la croissance la plus rapide, et la Chine investit lourdement dans la recherche de sources d’énergie renouvelable alternatives pour satisfaire ses considérables besoins en énergie. Avec un potentiel important marché des technologies propres (« cleantech » en anglais) et un soutien fort du gouvernement pour développer et adopter de nouvelles technologies propres, la Chine apporte de grandes opportunités pour les PME européennes des technologies propres.
L’existence de ce potentiel important marché chinois signifie pour les entreprises de technologies propres qu’elles ne peuvent pas se permettre d’attendre, au risque de rater l’occasion d’effectuer une percée stratégique en Chine. Toutefois, les entreprises de technologies propres qui entrent sur le marché chinois doivent comprendre que même si une bonne exécution, un management efficace et un accès à des financements sont critiques pour maintenir un avantage compétitif, la protection de la bonne technologie est tout aussi importante. Bien que le transfert de technologie puisse être organisé de manière à minimiser les risques en matière de propriété industrielle (PI), une préparation supplémentaire et des mesures prenant en compte l’environnement PI en Chine doivent également être envisagés.
La manière dont la propriété industrielle se positionne dans une stratégie d’entreprise globale dépendra du fait que l’entreprise soit une start-up ou une entreprise à forte croissance, mais aussi du fait que la technologie elle-même soit nouvelle et non testée sur le marché, ou bien mature et « off-patent » (qui n’est plus protégée par brevet). Des entreprises différentes utiliseront la PI pour atteindre des objectifs différents, tels que la maximisation de la génération de revenus en monétisant leur portefeuille PI par la concession de licences, l’augmentation du nombre d’opportunités de partenariats et d’établissements de licences croisées, ou le blocage de l’arrivée de nouveaux acteurs sur le marché.
Par exemple, un fabricant de composants d’éoliennes pourrait envisager de concentrer ses efforts et ses ressources vers l’obtention d’une protection par brevet du design de ses composants car la violation du brevet par la contrefaçon des composants peut facilement être démontrée devant le juge. L’on peut également cibler des investissements suffisants pour des campagnes de défense afin d’identifier activement des contrefacteurs. En revanche, une entreprise des technologies propres qui a développé un système de génération d’énergie sur-place par biomasse destiné aux fermes d’élevage, et qui recherche à concéder des licences sur cette technologie aux fermes chinoises, peut vouloir obtenir une protection par brevet et trouver une façon de faire des parties essentielles de cette technologie une « boîte noire » (c’est-à-dire de les cacher ou de les garder secrètes en fragmentant la production). Cela pourrait être effectué en fournissant de l’équipement spécialisé ou en envoyant un sous-traitant de confiance effectuer l’installation car la technologie devra être apprise et pratiquée par le licencié.
Développer un portefeuille de brevets en technologies propres valorisé
La protection par brevet est peut-être la forme de protection PI la plus répandue dans le domaine des technologies propres. Cela est dû au fait que la plupart des technologies propres nécessitent un important apport en capital et mettent du temps avant d’être acceptées sur le marché, notamment pour celles qui sont actuellement trop onéreuses pour être commercialement viables. De ce fait, les investisseurs en technologies propres exigent souvent une protection par brevet de manière à sécuriser les profits liés au monopole. Posséder un portefeuille de brevets en technologies propres peut aussi apporter d’autres avantages commerciaux tangibles tels que la stabilité, la crédibilité, une meilleure valeur commerciale, un accès à des investissements et des financements, la possibilité de mettre en place des stratégies de défense de brevet (à savoir la stratégie consistant à déposer des brevets dans le but de les utiliser principalement pour empêcher des concurrents d’utiliser une technologie similaire), des opportunités de partenariats et/ou d’établissement de licences croisées. Être capable de faire valoir des droits exclusifs peut influencer des décisions stratégiques et la direction de l’investissement. Ainsi, pour beaucoup d’entreprises de technologies propres, investir dans le développement d’un portefeuille de brevets valorisé peut être une décision intelligente si elle permet l’atteinte d’objectifs commerciaux spécifiques.
Les entreprises des technologies propres devront décider entre la protection des inventions par brevets ou bien leur rétention en tant que secrets et savoir-faire. Les inventions protégées par brevets sont divulguées au public, ce qui peut permettre aux concurrents de perfectionner, de contourner ou de réinventer la technologie de sorte qu’elle n’est plus protégée par le brevet. Les inventions de technologies propres ayant une durée de vie bien supérieure à 20 ans devraient être protégées par le secret, mais seulement si l’entreprise est confiante dans sa capacité à maintenir le secret (c’est-à-dire si elle a suffisamment de savoir-faire, de droits en matière de propriété industrielle, de ressources informatiques, humaines et juridiques dédiées au maintien du secret et à la sécurité des informations confidentielles).
Développer un portefeuille brevet en technologies propres utile requiert une quantité importante de ressources financières et managériales. Les approches « Shot gun » (c’est-à-dire consistant à fixer un certain nombre de brevets et allouer un certain budget pour chaque brevet) pour déposer et défendre les brevets sont intéressantes pour les entreprises à budget limité, mais dans la majorité des cas ne parviennent pas à obtenir des brevets de qualité. Au lieu de cela, de nouvelles inventions doivent être évaluées de manière qualitative selon leurs mérites pour déterminer dans quelle mesure les ressources limitées d’une entreprise doivent être dédiées à des tâches telles que la rédaction de revendications et le dépôt d’une demande afin d’obtenir un droit de brevet solide.
Une question plus fondamentale s’agissant des entreprises de technologies propres est quand déposer une demande de brevet. Lorsqu’une nouvelle invention est développée, il peut souvent être difficile de prévoir la direction dans laquelle la technologie se développera, ainsi que les changements dans les tendances du marché. Déposer trop tôt peut engendrer l’obtention d’un brevet qui ne couvre pas la technologie telle qu’elle s’est développée plusieurs années après. En revanche, déposer trop tard revient à courir le risque qu’un tiers dépose une demande de brevet pour la même invention, ou le risque de perdre la brevetabilité de l’invention si le secret de l’invention est révélé. Cette question est encore plus critique en Chine, où s’applique le système du « premier déposant », rendant plus facile pour les tiers de vous empêcher d’utiliser votre propre droit de PI en Chine en le protégeant avant vous. Il est également important de noter que le processus de délivrance peut être très long, et vos inventions ne peuvent être protégées en Chine qu’une fois le processus de délivrance terminé. Autrement, vous pouvez envisager de combiner des brevets d’invention et des modèles d’utilité pour obtenir davantage de flexibilité.
L’option du modèle d’utilité
Bien que certaines des technologies propres soient de pointe, la plupart sont basées sur des technologies qui existent depuis des années (appelées des « anciennes technologies »). De ce fait, dans de nombreux domaines, les technologies propres sont caractérisées par une innovation par incréments et une convergence des technologies existantes. Il est important de reconnaître que de telles technologies nouvelles peuvent être protégées, avec un modèle d’utilité si ce n’est avec un brevet, et ne devraient pas être négligées par les équipes de développement et considérées comme des innovations insignifiantes.
La Chine diffère de beaucoup de juridictions occidentales en proposant une protection par modèle d’utilité, qui permet de protéger la forme, la structure, ou la combinaison de la forme et de la structure d’un produit physique (les procédés et les compositions ne peuvent être protégés que par brevet d’invention) pour un délai de 10 ans (à la différence des 20 ans des brevets). Obtenir un modèle d’utilité requiert parfois un niveau moindre d’ « inventivité » (c’est-à-dire le niveau d’innovation par rapport aux technologies connues) par rapport à celui requis pour obtenir un brevet d’invention. Les modèles d’utilité sont peu onéreux et rapides à obtenir, en moyenne entre 9 et 12 mois, et sont plus adaptés pour protéger des produits à courte durée de vie.
Les modèles d’utilité sont souvent considérés comme un droit de PI faible car les demandes de modèle d’utilité ne sont pas examinées sur le fond en terme de brevetabilité, et sont souvent écartés par les entreprises étrangères parce qu’elles ne sont pas familières avec eux. En revanche, les entreprises chinoises tirent les avantages des modèles d’utilité depuis des années et les ont utilisés avec succès pour bloquer les concurrents étrangers et obtenir d’ importants retours sur investissement.
Combiner les modèles d’utilité avec les brevets d’invention peut aussi est une manière intelligente de traiter les technologies propres basées sur d’anciennes technologies.
La concession de licence et la cession
La concession d’une licence et la cession d’un droit de PI peut être une potentielle source d’entrée d’argent pour les entreprises de technologies propres d’importante valeur en matière de PI. Cependant, la décision de monétiser les droits de PI par la licence ou la cession doit être prise après une appréciation attentive d’un certain nombre de facteurs importants. En terme de licence de brevet, un accord tombe généralement dans deux catégories, la licence « carotte » et la licence « bâton ».
La licence « carotte »
Cela se réfère à une licence prise volontairement par le licencié en cause sans que le titulaire du brevet n’intente un procès. Amener des licenciés potentiels autour de la table de négociation requiert en grande partie d’invoquer des droits solides sur une technologie crédible qui nécessite un savoir-faire spécifique pour la réaliser pleinement. Une entreprise de technologies propres peut utiliser avec succès cette approche lorsqu’une licence de brevet est couplée avec une licence de savoir-faire de ladite entreprise de technologies propres relative à l’implémentation ou l’utilisation de la technologie. Une fois que l’intérêt est éveillé, des négociations de licence devraient être conduites sous couvert d’un accord de confidentialité qui prévoit la promesse du licencié en cause de ne pas demander un jugement déclaratoire (un litige engagé par le licencié en cause au cours duquel il déclare que le titulaire du droit de PI n’utilise pas des droits et enfreint les droits sur la technologie) pendant les négociations.
Licence « bâton »
La licence « bâton » est une option nécessaire lorsqu’un tiers utilise déjà une technologie sans posséder de licence concédée par le titulaire du droit de PI, et donc enfreint les droits du titulaire. Une entreprise peut intenter une action et exiger le versement de royalties en démontrant que, 1) la technologie est couverte par ses propres droits de PI, 2) le droit de PI est valide, et 3) l’entreprise est déterminée à intenter un procès et faire valoir ses droits de PI. Souvent, les licenciés en cause n’envisageront pas sérieusement de verser des redevances tant que ces trois points ne seront pas démontrés ; toutefois, tester l’opposabilité d’un droit de PI lors d’un litige peut être risqué. Dans tous les cas, la validité du droit de PI sera mise à l’épreuve, et le droit pourra être perdue et invalidé. Pour cette raison, de nombreuses entreprises choisissent de ne pas concéder de licence sur leurs droits de PI fondamentaux à moins qu’elles ne soient confiantes dans l’opposabilité de leurs innovations. De plus, si une entreprise estime qu’elle tiendra la distance si elle intente une action, communiquer avec le potentiel licencié en cause au plus tôt et fréquemment peut être une bonne manière d’augmenter les chances de trouver un accord.
Cession d’un droit de PI
Lorsqu’un droit de PI n’est plus attaché à un produit ou à un aspect fondamental d’une entreprise, il peut être avantageux de vendre la technologie à travers la cession d’un droit de PI pour éviter de garder à sa charge les coûts liés à son maintien dans le portefeuille. Un grand avantage de la cession est qu’une entreprise peut obtenir une entrée d’argent immédiate, alors que les redevances issues de licences prennent généralement 2 à 3 années avant de se matérialiser une fois que le produit arrive sur le marché. Lorsqu’il s’agit de décider s’il faut céder un droit de PI, une bonne idée peut être d’engager un consultant externe pour déterminer la valeur du droit de PI, car des acheteurs potentiels peuvent donner des estimations de prix différentes. Une façon de réduire le risque d’une mauvaise estimation est de coupler une cession avec une rétrocession de licence. Par cet accord, l’acheteur concède une licence au vendeur pour exploiter la technologie après la cession. Il vaut mieux également négocier le droit de concéder des sous-licences avec la licence rétrocédée, de manière à garder un maximum d’options à disposition.
Etude du cas d’une PME
Perpetual Motion est une petite entreprise allemande spécialisée dans la fabrication de moteurs intelligents qui réduisent la consommation en énergie d’une machine industrielle de plus de 80%. L’entreprise possède plusieurs brevets couvrant le design du moteur en Chine, mais la plupart des procédés d’ingénierie de précision nécessaires pour fabriquer les moteurs de manière économique sont sous la forme de savoir-faire, de potentiels secrets d’affaire. De plus, Perpetual Motion utilise un logiciel spécial pour contrôler et améliorer l’efficacité des moteurs intelligents.
En vue d’obtenir une entrée d’argent rapide pour couvrir les imminents besoins financiers, Perpetual Motion choisit de tenter de concéder des licences sur la technologie à des fabricants de machines industrielles en Chine. Après avoir rencontré plusieurs fabricants, Guangdong Green Machinery Co., Ltd. (GGM) montre un intérêt dans l’obtention d’une licence exclusive. Perpetual Motion exprime son accord et les parties signent un accord de confidentialité. Dans cet accord, Perpetual Motion propose d’octroyer une licence exclusive à GGM pour les brevets et le savoir-faire de Perpetual Motion en Chine. Pendant les négociations, GGM se conduit de manière diligente au sujet des brevets de Perpetual Motion. Toutefois, les négociations trainent car les parties ne parviennent pas à s’entendre au sujet des redevances.
Découragé, Perpetual Motion décide alors de chercher un partenaire chinois pour vendre ses produits en Chine. Ils trouvent M. Liang, à qui appartient Zhejiang Components Co., Ltd (ZCC), une entreprise de fabrication de composants de précision qui possède elle aussi des brevets pour des procédés de fabrication. Perpetual Motion et ZCC signent un accord de confidentialité et un accord de service de fabrication. M. Liang est d’accord pour fabriquer les moteurs intelligents conformément au cahier des charges du client. Perpetual Motion décide de garder son activité de conception à la carte en Allemagne, et M. Liang est d’accord pour mettre en place une zone sécurisée dans son usine. Par les termes de l’accord, Perpetual Motion met en place un serveur sécurisé par lequel M. Liang peut accéder à des documents confidentiels concernant les procédés d’ingénierie de pointe nécessaires pour fabriquer les moteurs intelligents. Perpetual Motion envoie également plusieurs techniciens managers à l’usine pour former des employés autorisés sur les procédés de fabrication. Chacun des employés signe un accord de confidentialité et un accord de non concurrence, et n’est formé que sur les procédés sur lesquels ils travailleront spécifiquement.
Après six mois de coopération fructueuse, M. Liang informe Perpetual Motion que GGM propose des moteurs intelligents similaires à bas prix mais qui ne permettent pas les mêmes économies d’énergie que celles plus poussées des moteurs intelligents de Perpetual Motion. Après des investigations, Perpetual Motion suspecte GGM de porter atteinte à ses brevets protégeant le design du moteur. Bien que Perpetual Motion ait les fonds nécessaires pour engager une action, Perpetual Motion décide de ne pas poursuivre GGM et risquer de voir ses brevets invalidés. Au lieu de cela, l’entreprise utilise les ressources qu’elle aurait utilisées pour le litige pour réinvestir dans la recherche et le développement. Six mois plus tard, Perpetual Motion a développé un nouveau procédé de fabrication qui réduit le coût de fabrication des moteurs intelligents et un nouveau logiciel qui améliore l’efficacité des moteurs intelligents.
Messages à retenir
Les PME européennes des technologies propres doivent être proactives dans la compréhension et la prise de décisions afin de minimiser les risques en matière de PI lorsqu’elles font affaires en Chine. Souvent, les PME sont engrangées par des opportunités volatiles et ne considèrent pas de manière adéquate les problèmes en matière de PI. Les entreprises de technologies propres peuvent éviter des pertes progressives en compétitivité en réfléchissant stratégiquement sur la PI, notamment sur la manière de développer un portefeuille brevet solide et en s’assurant qu’aucun tiers ne puisse exploiter pleinement la technologie en séparant les procédés et composants fondamentaux. Il est également important de se souvenir que la protection juridique est possible pour des innovations incrémentales via des modèles d’utilité, fournissant une hausse du niveau de protection et une position plus forte sur le marché dans un secteur où la rapide évolution des technologies est une norme.
Leçons en matière de PI
- Développer une stratégie PI pour le moyen-terme et le long-terme, et déterminer comment la PI se positionnera dans la stratégie globale en Chine.
- Il peut être difficile de mettre en place une licence et des redevances avec un licencié potentiel à moins qu’il puisse être clairement démontré que le savoir-faire non breveté est essentiel pour rendre le produit commercialement viable.
- La décision d’intenter une action et de faire valoir ses droits de PI suppose d’apprécier l’opposabilité des brevets, des ressources nécessaires pour continuer le litige jusqu’à son dénouement et de se défendre contre de probables actions d’invalidation des brevets, ainsi que la protection des aspects fondamentaux de l’avantage compétitif de l’entreprise.
- Documenter et utiliser des procédures et politiques spécifiques, notamment des accords de confidentialité lorsque des informations confidentielles sont divulguées.
- Chercher des bons partenaires exempts de conflit d’intérêt direct et qui semblent respecter les règles de la PI.
Article rédigé par le IPR Helpdesk
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Traduit de l’anglais vers le français par Aurélien BARETY, du cabinet LLR