Le « Trademark squatting » ou comment se faire prendre sa marque

Parmi les dépôts frauduleux de marque se trouve, nous l’avons vu, le « marque squattage » (ou « trademark squatting »). Il s’agit du dépôt par un tiers d’une marque ayant une certaine renommée, alors que vous n’avez pas forcément de lien avec lui.

Les déposants pratiquant de tels dépôts sont souvent des spéculateurs qui visent à s’approprier des marques qui ne sont pas encore déposées, mais déjà exploitées et disposant d’une certaine renommée en Chine.

Ce phénomène est souvent dû à la négligence des sociétés qui commencent à se développer sur le marché chinois : elles concentrent au début toute leur énergie à essayer de percer sur le marché et ne se soucient pas à ce stade de déposer leurs marques. Il arrive même de croiser des sociétés étrangères qui souhaiteraient être copiées ( !), se faisant la réflexion que le fait d’être copiées est le signe que l’on a fait un grand chemin, le marché chinois étant connu pour sa difficulté d’accès.

Malheureusement pour les marques comme pour les brevets, c’est souvent avant toute commercialisation qu’il faut procéder aux dépôts. Après, il est souvent trop tard.

Certes, il est possible de former une opposition contre un tel dépôt frauduleux.  Néanmoins d’une part il faut en avoir connaissance à temps (dans les trois mois de la publication de la marque frauduleuse), d’autre part il faut parvenir à prouver qu’il s’agit d’un « marque squattage ». La charge de la preuve incombe au titulaire réel. En général, il suffit de prouver que la marque a été exploitée de manière raisonnable dans certaines régions du continent chinois et que le déposant frauduleux se trouve ou a ses activités dans la région.

Plus particulièrement dans le cas de « marque squattage », les spéculateurs s’empressent souvent de déposer la translittération chinoise d’une marque en lettres latines.

En effet, la majorité des consommateurs chinois ne sont pas familiarisés avec les langues étrangères et les caractères latins, il s’avère donc important, voire nécessaire, de déterminer et protéger l’équivalent en caractères chinois d’une marque en lettres latines. Toutefois, les titulaires occidentaux négligent souvent cette précaution importante, et cela laisse le champ libre à des spéculateurs pour déposer des translittérations chinoises avant eux. Afin de pouvoir s’opposer à cet agissement, le titulaire doit apporter des preuves abondantes pour établir l’existence d’un lien unique entre la translittération chinoise et sa marque occidentale antérieure, et ce avant la date du dépôt frauduleux, alors que cette condition est en pratique difficile à remplir.

Aussi il est important qu’une société qui souhaite protéger sa marque en Chine pense à protéger les différentes translittérations possibles de la marque. Car toute marque qui ne sera pas déposée en amont pourra être déposée par un concurrent. Or, un concurrent qui aura choisi une translittération plus vendeuse pour les consommateurs aura peut-être plus de succès avec sa translittération que la vôtre, et vous n’aurez pas la possibilité de l’empêcher de l’utiliser. Des marques célèbres ont fait cette expérience.

Ainsi, la loi chinoise prévoit certes des dispositions pour lutter contre les dépôts frauduleux, néanmoins le moyen le plus efficace pour les éviter est d’anticiper en déposant votre marque, y compris dans différentes versions en caractères chinois, et de prendre date dès le début de votre projet.

 

Article rédigé par Qiang CEN, du cabinet LLRlogo LLR ChinePI

Dépôt frauduleux de marque par un partenaire

Nous avons vu qu’il était possible de former une opposition contre une marque déposée de façon frauduleuse. Voici quelques éléments sur le cas dans lequel le dépôt frauduleux est effectué par une personne avec laquelle vous avez noué un lien préalable.

Dans ce cas, le scénario le plus récurrent en Chine est lorsque votre distributeur dépose votre marque à son nom. Il s’agit là d’un dépôt frauduleux en sens strict, et vous avez la possibilité de former opposition à l’encontre de ce dépôt frauduleux, en démontrant l’existence d’un contrat de distribution pour les produits de votre marque.

Une opposition est également envisageable si le dépôt est effectué, sans votre accord, par votre fournisseur (fabricant), votre sous-traitant, ou toutes autres personnes avec lesquelles vous avez noué un lien et ayant eu connaissance de votre marque, par exemple : un employé, ou bien les prétendus collaborateurs.

Afin de disposer de preuves, il est fortement recommandé de garder des traces écrites des liens que vous établissez avec vos (potentiels) partenaires.

Pour prouver ce lien, une solution relativement efficace est de fournir un exemplaire d’un contrat de distribution, de prestation, de travail etc. Néanmoins, d’autres documents tels que des échanges par courriels peuvent être utilisés.

Article rédigé par Qiang CEN, du cabinet LLRlogo LLR ChinePI

Marques en Chine, attention aux dépôts frauduleux

Les dépôts frauduleux de marques sont un piège dans lequel il n’est pas rare que des sociétés étrangères tombent lors de leur implantation en Chine. Voici quelques éléments pour comprendre et lutter contre ce phénomène.

En matière de marque, la Chine s’aligne sur la plupart des pays du monde dont la France, et adopte le système de « premier arrivé, premier servi » : la protection de marque est accordée en principe à celui qui la dépose en premier.

frauduleuxDe ce principe sont nés des dépôts effectués de manière frauduleuse, par des personnes autres que les auteurs véritables de la marque. Lorsque de tels dépôts sont faits, l’auteur de la marque peut se voir interdire l’utilisation de sa marque sur le territoire chinois.

Face à ces dépôts frauduleux, la Chine a mis en place quelques exceptions au principe « premier arrivé, premier servi ». Ces exceptions permettent à la personne qui estime avoir un droit sur la marque, mais qui l’a déposée « avec du retard », de s’opposer à des dépôts frauduleux.

En général, les dépôts frauduleux se présentent dans deux cas :

  • Dépôt d’une marque par une personne avec laquelle vous avez noué un lien préalable (voir cet article)
  • Dépôt par un tiers d’une marque ayant une certaine renommée, alors que vous n’avez pas forcément de lien avec lui, il s’agit de ce que l’on appelle la « marque squattage», ou « trademark squatting » (voir cet article)

Ainsi lorsque l’auteur initial de la marque parvient à prouver qu’il se trouve dans l’une de ces deux situations, il a la possibilité de former une opposition contre la marque déposée frauduleusement. Si l’opposition formée est acceptée par l’Office chinois des marques, le dépôt frauduleux sera rejeté par l’Office chinois. Mais afin de pouvoir « récupérer » la propriété de la marque, il faut penser à la déposer à votre nom dès que possible, nous recommandons souvent de le faire en même temps que l’opposition.

Notons toutefois que l’opposition doit être formée dans les trois mois à compter de la publication de la marque frauduleuse.

Dans le cas où un dépôt frauduleux est constaté trop tardivement pour pouvoir former l’opposition, d’autres solutions sont possibles, mais elles sont en général plus coûteuses et plus compliquées. Il sera en particulier possible de demander l’annulation d’enregistrement de la marque frauduleuse, ou encore de racheter la marque.

En tout état de cause, le moyen le plus efficace pour éviter de telles difficultés est d’anticiper un dépôt frauduleux en déposant sa marque le plus tôt possible, dès le début de votre projet. Pour ce faire, il convient de bien déterminer le périmètre de votre projet : les activités envisagées et l’étendue géographique, puis de mettre en place une stratégie de dépôt, si nécessaire, internationale.

 

Article rédigé par Qiang CEN, du cabinet LLRlogo LLR ChinePI