Enregistrement de marque en caractères chinois, le cas New Balance

Toute entreprise étrangère souhaitant s’implanter en Chine doit procéder en amont au dépôt de sa marque – en caractères latins, cela va sans dire – mais surtout en caractères chinois puisque c’est cette marque qui va être utilisée par les consommateurs chinois. L’entreprise Castel, le sportif Michael Jordan et encore plus récemment l’entreprise New Balance l’ont d’ailleurs appris à leurs dépens.

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Une importation parallèle est-elle une contrefaçon en Chine ?

Si un tiers achète des produits authentiques (à savoir légitimement commercialisés par le titulaire de la marque à l’étranger), et qu’il les importe ensuite et les revend en Chine, mais sans autorisation préalable de ce même titulaire qui détient également des droits dans ce pays, il s’agit d’une importation parallèle.

Cette pratique pourrait entrainer des conséquences lourdes et importantes pour le titulaire de marque ayant un réseau de distribution exclusive en Chine, car les produits issus de l’importation parallèle bénéficient d’un prix souvent inférieur à celui du marché local.

Toutefois, les titulaires peuvent-ils reprocher à cette pratique d’être un acte de contrefaçon de leurs marques ?

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Disney attaque trois sociétés chinoises en contrefaçon de son film Cars

La société américaine Walt Disney poursuit son intégration dans le marché chinois et s’attaque à une contrefaçon locale de son film « Cars » intitulée « Autobots ».

Sans titre

Sorti le 4 juillet 2015, le film « Autobots » (dont le titre est également « inspiré » du nom des véhicules de la saga Transformers) avait fait l’objet de critiques virulentes de la part du public chinois qui avait relevé la ressemblance portant à confusion entre les affiches promotionnelles du film et celles du film Cars réalisé par les studios Pixar.

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Smartphones et stratégies chinoises : Huawei attaque, Xiaomi rachète

La Chine est encore considérée par certains comme « l’usine du monde »,  notamment dans le domaine des smartphones et de leur conception.

En fait, la Chine a longtemps été cantonnée au rôle de terre de fabrication pour des acteurs étrangers précurseurs dans le domaine et, par conséquent, détenteurs de la majorité de la propriété industrielle y afférant.

Cependant, cette situation a dernièrement pris du plomb dans l’aile avec la montée en puissance des sociétés chinoises conceptrices et fabricantes de smartphones et leurs forts investissements en matière de recherche et développement. La société Huawei est une illustration claire de cette dynamique dans laquelle les sociétés chinoises utilisent leurs armes en propriété industrielle et n’hésitent plus à attaquer. La société Xiaomi donne un autre exemple d’action offensive, par rachat de portefeuille de brevets.

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Quels dommages et intérêts lors d’une contrefaçon de brevet en Chine ?

La question nous est souvent posée concernant le montant des dommages et intérêts en cas de contrefaçon de brevet avérée par un tribunal en Chine. Voici quelques indications sur le sujet.

De manière générale, la Chine a la réputation d’allouer des dommages et intérêts d’un montant relativement faible. La moyenne est en effet de l’ordre de 80k RMB (11k €) par affaire, toutefois ce faible montant est fortement lié au manque de preuves utilisables par les tribunaux pour déterminer le montant des dommages et intérêts. Ainsi si l’on parvient à fournir des preuves pertinentes, l’obtention de montants conséquents est possible.

Au cours du  PIAC en septembre 2015, des juges des nouvelles Cours spécialisées en propriété intellectuelle, notamment un juge de la Cour de Canton, M. Tan, ont présenté les facteurs les plus significatifs pour les juges chinois pour déterminer les dommages et intérêts. Nous vous proposons ci-dessous une synthèse. Rappelons que trois nouveaux tribunaux spécialisés en propriété intellectuelle ont été créés en 2014 à Pékin, Shanghai et Canton.

Nous pouvons regrouper les 13 facteurs mentionnés par le juge en différentes catégories.

I – Dommages et intérêts liés au brevet concerné

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Litiges brevets en Chine : neutres ou pro-chinois ?

En Chine, un paramètre crucial à prendre en compte par les sociétés étrangères dans leur stratégie de dépôt de demandes de brevets est la capacité à faire valoir leurs droits et à obtenir gain de cause en cas de litige. Cette capacité dépend en grande partie de l’attitude des tribunaux chinois. Une étude récente par des universitaires américains publiée dans le Vanderbilt J. Ent. & Tech. Law (« Patent litigation in China : Protecting rights or the local economy ? ») a fait l’objet de nombreux commentaires car elle conclut que le système judiciaire chinois est parvenu à maturité, au sens où les jugements sont désormais sensiblement impartiaux envers les étrangers.

Une analyse de cette étude révèle que, si l’on constate effectivement des améliorations sur ce point, cette conclusion mérite d’être nuancée.

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Brevets essentiels : les Chinois s’affrontent en Europe

Les entreprises chinoises sont de plus en plus actives sur le terrain des brevets en Europe. Nous savions déjà qu’elles figurent depuis quelque temps parmi les principaux déposants de brevets auprès de l’OEB (+18,2% en 2014). Nouveauté : elles s’affrontent désormais devant les juridictions en Europe.

Huawei, entreprise chinoise spécialisée en technologies de l’information et de la communication (TIC), est de plus en plus connue en Europe entre autres pour ses smartphones, et est devenue le 1er déposant mondial de demandes PCT en 2014. Elle a récemment agi en justice en Allemagne contre ZTE, une autre société chinoise dont les smartphones sont également reconnus, et qui est quant-à-elle le 3ème déposant mondial de demandes PCT.

Cette affaire a fait parler d’elle puisque le renvoi de la justice allemande à la Cour de justice de l’Union européenne a permis à cette dernière de se prononcer sur l’abus de position dans la gestion des brevets essentiels (rappelons que la Chine avait été amenée à se prononcer sur la question également).

Voici un article présentant tout d’abord la question complète à laquelle la Cour a répondu, avant de donner quelques définitions en vue de comprendre le litige qui est à l’origine de cette question et en quoi consistent les réponses apportées par la Cour.

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Faut-il enregistrer ses marques lorsque l’on ne prévoit pas de les exploiter ?

Faut-il enregistrer ses marques dans des pays où l’on ne prévoit pas de les exploiter ?

C’est une question qu’il est légitime de se poser au vu de la récente mésaventure rencontrée par St-Hubert, chaîne de rôtisserie québécoise. Elle a appris que son logo est apposé sur des paquets de biscuits fabriqués par une entreprise en Chine, pays dans lequel le logo n’a pas été enregistré en tant que marque puisque la chaîne n’y est pas présente.

Les restaurants de la chaîne St-Hubert sont pour la plupart établis au Québec, c’est la raison pour laquelle le logo de l’entreprise a fait l’objet de l’enregistrement de marques au Canada comme en atteste cette interrogation de la base de données sur les marques de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Ces marques concernent principalement les classes 29 (viande, poisson, volaille et gibier), 30 (café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café) et 43 (services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire).

Comme le rapporte cet article du site internet du journal « Les Affaires », St-Hubert a récemment constaté qu’une entreprise chinoise, dont l’identité n’a pas été révélée, utilisait son logo. Ce dernier serait apposé sur des paquets de biscuits destinés aux consommateurs chinois. Cette utilisation se faisant sans l’autorisation de la chaîne de restauration, cette dernière a demandé à cette entreprise chinoise la cessation de cette pratique pouvant nuire à son image.

Mais l’entreprise chinoise devait-elle demander à St-Hubert l’autorisation d’utiliser ce logo pour commercialiser des biscuits en Chine ? Ce que l’on peut dire, c’est que l’entreprise québécoise ne peut pas utiliser ses marques canadiennes pour s’opposer à cette utilisation. On rappelle à cet effet qu’une marque a une portée territoriale, ce qui signifie qu’elle procure des effets uniquement sur les territoires dans lesquels elle a été enregistrée.

Au surplus, la commercialisation des paquets de biscuits en Chine ne parait pas avoir d’effet négatif direct sur l’activité du restaurateur québécois. Aussi, sauf à ce que cette société chinoise exporte ses produits sur un territoire où St-Hubert dispose de droits de propriété intellectuelle, ce dernier dispose de peu d’armes en Chine qui pourraient dissuader l’entreprise chinoise de continuer à utiliser le logo arborant un poulet paré d’un nœud-papillon.

Comment St-Hubert aurait-il pu se prémunir de ce désagrément ? A posteriori, si le logo avait fait l’objet de l’enregistrement d’une marque en Chine pour les mêmes classes qu’au Canada et visant en particulier les biscuits ou des produits similaires, le restaurateur aurait pu faire valoir ce titre en arguant que la commercialisation des paquets de biscuits constitue une contrefaçon de la marque. D’ailleurs, la marque en elle-même aurait pu dissuader l’entreprise chinoise de lancer ses paquets de biscuits si elle avait été portée à sa connaissance.

Mais avant cette mésaventure, il était difficile de prévoir que le logo serait utilisé dans un pays où aucun restaurant St-Hubert n’est implanté. Et enregistrer toutes ses marques dans un maximum de pays ne semble pas être une solution intéressante, puisque la gestion d’un portefeuille de marques dans un grand nombre de pays s’avère très onéreuse. Enfin, et surtout, une marque est un signe distinctif qui a vocation à être exploité. En effet, à défaut d’exploitation par son titulaire pendant une période consécutive de 3 ans en Chine (5 ans en France et en Europe), un tiers intéressé pourra engager une action en déchéance de la marque. En l’espèce, St-Hubert, qui n’est pas implanté en Chine, n’aurait pas pu se prévaloir de sa marque sans risquer la déchéance de ses droits sur celle-ci.

Pour répondre à la question posée dans le titre de cet article, plusieurs paramètres entrent en jeu. Cela revient notamment à trouver un compromis entre l’importance du budget alloué à la gestion de son portefeuille de marques et l’importance de l’image que l’on souhaite donner à ses marques.

Une stratégie peut être d’enregistrer au moins sa marque « phare » dans un grand nombre de pays, tout particulièrement en Chine. Toutefois, cette stratégie a ses limites compte tenu de l’obligation d’usage de la marque que nous décrivions précédemment. Une telle stratégie n’a donc qu’un intérêt à court terme, pour anticiper son implantation dans un nouveau territoire par exemple.

 Article rédigé par Aurélien BARETY, du cabinet LLRllr_new

Litiges brevets en Chine : précisions par la Cour Suprême

La Cour Suprême de Chine a apporté début 2015 quelques précisions concernant les litiges de brevets, notamment la contrefaçon de dessins, l’équivalence, ou encore les indemnités des contrefaçon. Ces précisions, présentées dans le présent article, confirment et clarifient des changements apportés par la modification substantielle de la loi des brevets en 2008.

Plus précisément, le 29 janvier 2015, la Cour Suprême de Chine (ou SPC, « Supreme People’s Court ») a publié une décision visant à réviser le « Règlement » ou « Interprétation Judiciaire«  (« Judicial interpretation ») concernant les litiges de brevet. Relevons qu’il s’agit ici d’un type particulier d’interprétation de la loi par la Cour Suprême et qu’il existe un autre type d’interprétation judiciaire. Cette nouvelle Interprétation Judiciaire a pris effet à partir du 1er février 2015.

Le type d’Interprétation Judiciaire sur les litiges de brevet dont il est question ici a été créée en 2001 et a eu sa première mise à jour en 2013. Ainsi la révision de janvier 2015 est la deuxième en deux ans, elle comprend principalement des modifications selon deux aspects : des adaptations en raison des modifications apportées sur la loi des brevets en 2008, intégrant notamment des clarifications concernant des numéros des articles et des formulations ; ainsi que des changements de règles sur le rapport d’évaluation sur la brevetabilité et sur le calcul des indemnités de contrefaçon, afin de se conformer à la loi de brevet actuellement en vigueur et à ses interprétations judiciaires.

Voici ci-dessous quelques explications sur ce qui peut être retenu de cette révision.

1) Offre en vente pour les cas de dessin (« design patent »)

Désormais dans la présente révision, l’acte d’offre en vente est ajouté parmi les actes de contrefaçon pour un brevet du type « dessin », de façon à se conformer à la loi de brevet actuellement en vigueur. Rappelons ici qu’en Chine, les titres permettant de protéger les formes de créations esthétiques sont mentionnées parmi les types de brevets, il s’agit des « design patents ».

Ceci signifie que le titulaire d’un brevet de dessin (« design patent ») dispose désormais d’un plus grand nombre de juridictions compétentes pour juger un cas de contrefaçon, puisqu’il peut poursuivre un contrefacteur présumé sur le lieu de la contrefaçon, qui inclut désormais les lieux d’offre en vente. Ceci permet en particulier de sélectionner des tribunaux ayant une expérience reconnue dans la propriété intellectuelle.

2) Rapport d’évaluation sur la brevetabilité

La révision permet d’acter les changements intervenus lors de la nouvelle loi des brevets en 2008 concernant les actions basées sur les modèles d’utilité. Ainsi :

  • Pour un modèle d’utilité (« utility model patent ») déposé avant le 1er octobre 2009 (non-inclus), le titulaire peut fournir en cas de litige un « rapport de recherche » réalisé par l’Office National de la Propriété Intellectuelle (SIPO).
  • Pour  un modèle d’utilité ou un dessin (« design patent ») déposé après le 1er octobre 2009, le titulaire peut fournir en cas de litige un « rapport d’évaluation sur la brevetabilité » réalisé par le SIPO.

En d’autres termes, pour les titres déposés après 2009, non seulement on remplace le « rapport de recherche » par un « rapport d’évaluation sur brevetabilité », mais on peut par ailleurs fournir un tel rapport également pour les litiges basés sur un dessin.

Par ailleurs, la révision précise la conséquence juridique lorsque le titulaire ne soumet pas le rapport de recherche ou un rapport d’évaluation sur brevetabilité malgré la demande des tribunaux, impliquant généralement un sursis à statuer.

3) Equivalence – Principe de couverture complète

Concernant la contrefaçon de brevet, la révision confirme l’adoption, depuis 2008, du principe de couverture complète, qui consiste à examiner toutes les caractéristiques techniques mentionnées dans les revendications et ne plus distinguer les caractéristiques essentielles de celles considérées comme non-essentielles. En conséquence, la révision modifie l’article concernant la définition de la portée de la protection d’un droit de brevet, en précisant que la portée de la protection doit être définie par toutes les caractéristiques techniques citées dans les revendications revendiquées, en intégrant la portée définie par les caractéristiques équivalentes d’une ou des caractéristiques techniques.

Par ailleurs, il est indiqué que les caractéristiques équivalentes correspondent à des caractéristiques

  • remplissant substantiellement la même fonction,
  • substantiellement de la même façon,
  • produisant substantiellement le même effet que les caractéristiques revendiquées, et
  • qui peuvent être envisagées facilement par un homme du métier sans effort inventif au moment où les actes de contrefaçon ont lieu.

C’est ce dernier point concernant la date de l’appréciation de l’évidence qui est nouveau.

4) Calcul des indemnités de contrefaçon

Concernant les dommages & intérêts en cas de contrefaçon, les textes anciennement en vigueur indiquaient que « le montant des indemnités est généralement déterminé en allant de 5 000 CNY à 300 000 CNY, et ne peut pas dépasser 500 000 CNY ». La nouvelle loi des brevets de 2008, entrée en vigueur en 2009, a changé ce type de montant en indiquant que, s’il est difficile d’estimer les dommages, des dommages statutaires peuvent être alloués par les tribunaux, dont le montant varie entre 10 000 CNY et 1 000 000 CNY.

Ainsi, la règle qui figurait dans l’Interprétation Judiciaire est supprimée pour être mise en conformité avec la loi des brevets de 2008, elle est remplacée par « le montant des indemnités est déterminé au titre de l’Article 65 Para. 2 de la loi des brevets, en fonction de facteurs tels que le type de brevet [entre brevet d’invention, de modèle d’utilité, de dessin], la nature et les circonstances des actes de contrefaçon ainsi que la nature, la portée et la durée de licences existantes sur le brevet etc. ».

Relevons que le montant des indemnités doit prendre en compte les pertes subies par le breveté en raison de la contrefaçon, en considérant le nombre de ventes perdues multiplié par le bénéfice raisonnable réalisé sur chaque produit breveté. Lorsqu’il est difficile d’estimer le nombre de ventes perdues par le breveté, il est possible de considérer que les ventes perdues correspondent au nombre de produits contrefaisants vendus.

Par ailleurs, il est prévu que le tribunal puisse allouer, en plus des dommages calculés, les dépenses raisonnables faites par le breveté pour stopper les actes de contrefaçon. Ceci implique des indemnités qui peuvent être supérieures aux montants précédents.

 

En conclusion, la révision de la présente Interprétation Judiciaire sur les litiges de brevets permet de confirmer les modifications apportées par le changement de loi des brevets en 2008, en apportant en outre quelques précisions concernant la contrefaçon de dessins, qui se rapproche davantage de celle des modèles d’utilité ; l’appréciation de l’équivalence ; ou le calcul des indemnités de contrefaçon.

Sources :

[1] La Cour Suprême du Peuple en Chine. La décision sur modifier « Certains règlements de la Cour Suprême du Peuple sur les lois applicables au jugement de dispute de brevet » (最高人民法院关于修改《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》的决定). 2015-01-29.

[2] Shuzhen Luo. La Cour Suprême du Peuple publie l’Interprétation Judiciaire sur dispute de brevet modifiée (最高法院公布修改后的专利纠纷司法解释) [N]. Journal Quotidien de Cour du Peule, 2015-01-30 (1).

Article rédigé par Li LIANG du cabinet LLRllr_new

Pour des preuves solides, faire des actes notariés

Un rapport du Ministère de la Justice chinois réaffirme l’utilité de se munir d’actes notariés devant les juges chinois dans les procédures de propriété intellectuelle en Chine. Ceci est d’autant plus important pour les étrangers, alors que ces derniers le font peu en pratique.

Précisons avant tout que le SIPO (Office National de la Propriété Intellectuelle chinois) a intégré explicitement la certification notariale comme faisant partie des stratégies de la propriété intellectuelle en Chine. En d’autres termes, pour fournir des preuves dans des affaires de propriété intellectuelle en Chine, le SIPO recommande officiellement d’utiliser des actes notariés (ceci se retrouve en particulier dans ses publications de 2014 s’intitulant « Plan de promotion pour mettre en œuvre les stratégies de la propriété intellectuelle nationale de 2014 » et « Plan d’action pour mettre en œuvre en profondeur les stratégies de la propriété intellectuelle nationale entre 2014 et 2020 »).

Il se trouve que le Ministère de la Justice chinois et la Chambre des Notaires chinoise ont récemment publié conjointement un « Rapport sur la situation du développement des services de certification notariale en Propriété Intellectuelle en Chine ». Ce rapport vient illustrer les recommandations du SIPO sur les effets positifs des actes notariés dans la protection de la propriété intellectuelle chinoise et dans la prévention des infractions.

Voici quelques éléments qui ressortent de ce rapport.

Pour quels types de titres de propriété intellectuelle sont utilisés les actes notariés ?

Selon le rapport, la propriété intellectuelle comptait 591 654 actes notariés entre 2006 et 2013 selon les statistiques de 25 services notariaux, répartis de la façon suivante :

actes notariés  1

Ainsi, plus de la moitié des actes notariés fournis dans des affaires de propriété intellectuelle concernent les marques, environ un cinquième portaient sur les droits d’auteur et un peu plus d’un cinquième sont relatifs aux brevets.

En 2013, les services notariaux ont délivré 108 732 actes notariés dans le domaine de la propriété intellectuelle, ce qui représente 0.93% du nombre total d’actes notariés délivrés. Le rapport mentionne que, bien que le nombre total d’actes notariés établis dans la propriété intellectuelle soit encore faible, son évolution est très rapide et promet un grand potentiel dans l’ensemble.

Comment sont utilisés les actes notariés dans les affaires de propriété intellectuelle ?

actes notariés 2

Toujours selon le rapport et comme on peut le constater sur le diagramme ci-dessus, entre 2006 et 2013, plus de la moitié des actes notariés concerne la préservation des preuves, environ 40% des contrats ou des déclarations et un nombre beaucoup plus faible porte sur la propriété, les autorisations et autres.

Une utilisation des actes notariés qui diffère selon les régions et la nationalité des parties

Dans l’analyse de ces statistiques, le rapport constate que les effets des actes notariés augmentent avec le degré de développement et la maturité du système légal des régions.

Par exemple, plus de 65% des dossiers de propriété intellectuelle dans la province de Zhejiang (au sud de Shanghai, l’une des plus riches provinces chinoises, dont la capitale est Hangzhou) impliquent des documents notariés. Par ailleurs en 2009, un dossier présente en moyenne 1,79 document notarié, ce qui est relativement important. On retrouve sensiblement les mêmes moyennes dans les régions économiquement développées comme la région du Shandong (villes de Qingdao, Yantai), de Guangzhou (Canton) ou encore de Chongqing.

Pour ce qui concerne la région de Pékin, nous pouvons relever que seulement 35% des dossiers de propriété intellectuelle impliquent des actes notariés, ces derniers étant acceptés comme preuve dans plus de 83% des cas. Ce chiffre relativement faible est probablement dû au fait que le tribunal de Pékin s’occupe d’un nombre élevé de dossiers administratifs, qui reposent sur des documents officiels n’ayant pas besoin d’être certifiés, ou encore en raison d’un taux élevé de dossiers étrangers, les actes notariés étant moins familiers des étrangers.

Ainsi, force est de constater que les étrangers utilisent peu d’actes notariés, alors même que de tels actes seraient plus pertinents pour eux. En effet, les documents de preuve que les étrangers utilisent sont généralement obtenus dans un pays étranger et sont donc davantage susceptibles d’être considérés comme insuffisants par les juges chinois. Or, la solidité de la preuve s’accroît avec la présence d’actes notariés, d’où l’importance de recourir à la certification notariale en Chine.

Il convient de relever qu’une telle certification notariale peut paraître relativement complexe pour les documents étrangers, car elle nécessite tout d’abord une traduction certifiée, puis elle doit être légalisée par l’ambassade ou le consulat chinois du pays où la preuve a été recueillie. Néanmoins, il est possible qu’à l’avenir, le gouvernement chinois facilite la certification et la légalisation des documents étrangers, voire accepte les témoignages comme source de preuve.

Source :

Journal quotidien de loi (« Legal daily »),
http://www.legaldaily.com.cn/index_article/content/2015-05/25/content_6094993.htm?node=6148

Article rédigé par Yifan ZHANG, du cabinet LLRllr_new