Faut-il enregistrer ses marques lorsque l’on ne prévoit pas de les exploiter ?

Faut-il enregistrer ses marques dans des pays où l’on ne prévoit pas de les exploiter ?

C’est une question qu’il est légitime de se poser au vu de la récente mésaventure rencontrée par St-Hubert, chaîne de rôtisserie québécoise. Elle a appris que son logo est apposé sur des paquets de biscuits fabriqués par une entreprise en Chine, pays dans lequel le logo n’a pas été enregistré en tant que marque puisque la chaîne n’y est pas présente.

Les restaurants de la chaîne St-Hubert sont pour la plupart établis au Québec, c’est la raison pour laquelle le logo de l’entreprise a fait l’objet de l’enregistrement de marques au Canada comme en atteste cette interrogation de la base de données sur les marques de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Ces marques concernent principalement les classes 29 (viande, poisson, volaille et gibier), 30 (café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café) et 43 (services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire).

Comme le rapporte cet article du site internet du journal « Les Affaires », St-Hubert a récemment constaté qu’une entreprise chinoise, dont l’identité n’a pas été révélée, utilisait son logo. Ce dernier serait apposé sur des paquets de biscuits destinés aux consommateurs chinois. Cette utilisation se faisant sans l’autorisation de la chaîne de restauration, cette dernière a demandé à cette entreprise chinoise la cessation de cette pratique pouvant nuire à son image.

Mais l’entreprise chinoise devait-elle demander à St-Hubert l’autorisation d’utiliser ce logo pour commercialiser des biscuits en Chine ? Ce que l’on peut dire, c’est que l’entreprise québécoise ne peut pas utiliser ses marques canadiennes pour s’opposer à cette utilisation. On rappelle à cet effet qu’une marque a une portée territoriale, ce qui signifie qu’elle procure des effets uniquement sur les territoires dans lesquels elle a été enregistrée.

Au surplus, la commercialisation des paquets de biscuits en Chine ne parait pas avoir d’effet négatif direct sur l’activité du restaurateur québécois. Aussi, sauf à ce que cette société chinoise exporte ses produits sur un territoire où St-Hubert dispose de droits de propriété intellectuelle, ce dernier dispose de peu d’armes en Chine qui pourraient dissuader l’entreprise chinoise de continuer à utiliser le logo arborant un poulet paré d’un nœud-papillon.

Comment St-Hubert aurait-il pu se prémunir de ce désagrément ? A posteriori, si le logo avait fait l’objet de l’enregistrement d’une marque en Chine pour les mêmes classes qu’au Canada et visant en particulier les biscuits ou des produits similaires, le restaurateur aurait pu faire valoir ce titre en arguant que la commercialisation des paquets de biscuits constitue une contrefaçon de la marque. D’ailleurs, la marque en elle-même aurait pu dissuader l’entreprise chinoise de lancer ses paquets de biscuits si elle avait été portée à sa connaissance.

Mais avant cette mésaventure, il était difficile de prévoir que le logo serait utilisé dans un pays où aucun restaurant St-Hubert n’est implanté. Et enregistrer toutes ses marques dans un maximum de pays ne semble pas être une solution intéressante, puisque la gestion d’un portefeuille de marques dans un grand nombre de pays s’avère très onéreuse. Enfin, et surtout, une marque est un signe distinctif qui a vocation à être exploité. En effet, à défaut d’exploitation par son titulaire pendant une période consécutive de 3 ans en Chine (5 ans en France et en Europe), un tiers intéressé pourra engager une action en déchéance de la marque. En l’espèce, St-Hubert, qui n’est pas implanté en Chine, n’aurait pas pu se prévaloir de sa marque sans risquer la déchéance de ses droits sur celle-ci.

Pour répondre à la question posée dans le titre de cet article, plusieurs paramètres entrent en jeu. Cela revient notamment à trouver un compromis entre l’importance du budget alloué à la gestion de son portefeuille de marques et l’importance de l’image que l’on souhaite donner à ses marques.

Une stratégie peut être d’enregistrer au moins sa marque « phare » dans un grand nombre de pays, tout particulièrement en Chine. Toutefois, cette stratégie a ses limites compte tenu de l’obligation d’usage de la marque que nous décrivions précédemment. Une telle stratégie n’a donc qu’un intérêt à court terme, pour anticiper son implantation dans un nouveau territoire par exemple.

 Article rédigé par Aurélien BARETY, du cabinet LLRllr_new